1

Tatbestand

2

Die Klägerin lässt unter der Marke „LA MARTINA“ u.a. Bekleidungsstücke entwerfen, herstellen und von Lizenznehmern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes vertreiben, so auch in Deutschland. Sie ist unter anderem Inhaberin der Unions- Bildmarke (Klagemarke) unter der Registernummer #####/#### mit Priorität vom 30.10.2003, die u.a. für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ Schutz beansprucht. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage K 1 Bezug genommen. Die Klagemarke befindet sich auf den von der Klägerin bzw. mit ihrer Zustimmung vertriebenen Oberteilen, wie Polos, Shirts und Jacken.

3

Der Beklagte zu 2) vertreibt als Einzelhandelskaufmann der Firma „De Ruitershop“ mit Sitz in den Niederlanden Bekleidungsartikel. Er vertreibt darüber hinaus auch unter seinem weiteren Handelsnamen „LV Sports“ Bekleidungsstücke unter der Herstellermarke „LA VALENCIO“. Diese bewirbt er auf der niederländischen Internetseite unter www.lvsports.nl. Er beliefert Einzelhändler in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich. Die Beklagte zu 1), die unter der Bezeichnung „Ma Belle Sport Mode“ in Deutschland bis zur Gewerbeabmeldung im Jahr 2015 selbstständig im Einzelhandel mit Mode und Reitsportzubehör tätig war, war eine gewerbliche Abnehmerin des Beklagten zu 2).

4

Der Beklagte zu 2) vertreibt unter anderem verschiedene Bekleidungsstücke, auf welchen folgendes Logo angebracht ist:

5

6

Wegen der Einzelheiten der Gestaltung der vertriebenen Bekleidungsstücke wird auf die Abbildungen auf S. 8 f. der Klageschrift (Bl. 8 f. der GA) Bezug genommen. Darüber hinaus verwendet er das Logo auch auf seiner Internetseite unter www.lvsports.nl, wie auf den Screenshots auf S. 9 f. der Klageschrift (Bl. 9 f. der GA) ersichtlich.

7

Die Beklagte zu 1) bot entsprechend gekennzeichnete Bekleidungsstücke über ihre Internetseite unter www.mabelle-sport-mode.de an. Die Klägerin mahnte sie daher mit anwaltlichem Schreiben vom 27.06.2012 ab, woraufhin diese mit E-Mail vom 01.07.2012 (Anl. B 1) und 14.07.2012 (Anl. B 2) angab, die vertriebenen Bekleidungsstücke von dem Beklagten zu 2) auf der sogenannten „spoga horse“, einer internationalen Fachmesse für den Pferdesport, die regelmäßig in Köln stattfinde, bezogen zu haben und dass sich keine Exemplare mehr in ihrem Besitz befänden. Sie lehnte die im Übrigen geltend gemachten Ansprüche unter dem 23.07.2012 ab.

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Die Klägerin erwirkte am 16.08.2012 vor der hiesigen Kammer bereits eine einstweilige Verfügung (Az. 2a O 189/12) gegen den Beklagten zu 2), die am 02.09.2012 auf der Messe in Köln vollzogen wurde, wo der Beklagte zu 2) einen Stand unterhielt. Verschiedene Bekleidungsstücke mit dem streitgegenständlichen Zeichen wurden dort beschlagnahmt. Er gab im Anschluss jedoch weder eine Abschlusserklärung ab, noch erteilte er Auskunft.

9

Die Klägerin ist der Ansicht, die internationale und örtliche Zuständigkeit der Kammer hinsichtlich des Beklagten zu 2) folge aus Art. 8 Nr. 1 der Verordnung Nr. #####/#### des Europäischen Parlaments und Rates vom 12.12.2012 (EuGVVO) aus dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft. Sie meint weiter, es bestehe Verwechslungsgefahr. Insbesondere weise die Klagemarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Insoweit behauptet sie, was die Beklagten mit Nichtwissen bestreiten, dass die Marke „La Martina“ in den vergangenen Jahren eine erheblichen Bekanntheitsgrad in den Medien und der breiten Bevölkerung erzielt habe und viele Prominente die Marke gern und häufig trügen.

10

Die Beklagte zu 1) hat über die von dem Beklagten zu 2) bezogenen Waren und deren Vertriebsweg während des Rechtsstreits Angaben gemacht. Insoweit wird auf die Ausführungen in der Klageerwiderung vom 07.03.2016 (Bl. 48 f. der GA) und den Schriftsatz vom 09.03.2016 nebst Anlagen (Bl. 59 ff. der GA) Bezug genommen.

11

Die Klage ist beim Landgericht Düsseldorf am 29.12.2015 eingegangen. Die Vorschussrechnung für die Verfahrenskosten datiert vom 04.01.2016. Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben am 25.01.2016 die Haftungsübernahme für den Vorschuss erklärt. Daraufhin ist die Zustellung der Klage an die Beklagten mit Verfügung vom 27.01.2016 veranlasst worden. Unter dem 16.02.2016 sind die Prozessbevollmächtigten der Klägerin erneut zur Vorschusseinzahlung aufgefordert worden, woraufhin diese am 19.04.2016 erfolgt ist. Die Klage ist der Beklagten zu 1) am 01.02.2016, dem Prozessbevollmächtigten beider Beklagten schließlich am 27.04.2016 zugestellt worden. Am 01.02.2016 ist die Klage einem Herrn C auf dem Messestand des Beklagten zu 2) auf der internationalen Fachmesse für Pferdesport „spoga horse“ in Köln übergeben worden (vgl. ZU Bl. 38 der GA).

12

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 26.09.2017 die Folgeansprüche auf das Inland beschränkt. Sie beantragt im Wege der Stufenklage nunmehr,

13

• 14

  I.      die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union das nachfolgend eingeblendete Zeichen für Bekleidungsstücke zu benutzen

15

,

16

insbesondere das Zeichen auf derartige Waren aufzubringen, unter dem Zeichen derartige Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, derartige Waren unter dem Zeichen ein- oder auszuführen, sowie das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für derartige Waren zu benutzen;

17

• 18

  II.   die Beklagten zu verurteilen, in die Vernichtung der unter Ziff. I. bezeichneten und im Inland befindlichen Waren durch einen von ihr zu beauftragenden Gerichtsvollzieher einzuwilligen;

• 19

  III. den Beklagten zu 2) zu verurteilen, die unter Ziff. I. bezeichneten Waren durch Rückruf gegenüber seinen im Inland befindlichen Abnehmern endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen;

• 20

  IV. die Beklagten zu verurteilen, über die im Inland begangenen Handlungen hinsichtlich der in Ziff. I bezeichneten Waren unter Vorlage von Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und sonstigen Handelsunterlagen Auskunft zu erteilen, und zwar über die Herkunft und den Vertriebsweg von Waren und unter Angabe des Namens und der Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und etwaiger Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer und der Auftraggeber, sowie der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Ware und Preise, die für die Waren bezahlt wurden;

• 21

  V.   die Beklagten zu verurteilen, über den Umfang der in Ziff. I. bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, beschränkt auf das Inland, und zwar unter Angabe der jeweiligen Herstellungs-, Bestell- und Lieferdaten, sowie der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren, der mit Waren gemäß Ziff. I erzielten Verkaufserlöse und des Gewinns, jeweils durch Vorlage von Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen;

• 22

  VI. die Beklagten zu verurteilen, an sie Schadensersatz für die Benutzungshandlungen gemäß Ziff. I., jedoch beschränkt auf das Inland, in einer nach Erteilung der Auskünfte gemäß Ziff. IV. und V. noch zu bestimmenden Höhe nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB seit dem 29.06.2012 in Bezug auf die Beklagte zu 1) und seit dem 17.07.2012 in Bezug auf den Beklagten zu 2) zu zahlen;

• 23

  VII. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, ihr allen weiteren Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Ziff. I. bezeichneten Handlungen im Inland entstanden ist und künftig entstehen wird;

• 24

  VIII.                   

25

a)                   die Beklagte zu 1) zu verurteilen, sie von den Ansprüchen der Rechtsanwälte Q, H-Platz 5-7, G i.H.v. 2.080,50 €, resultierend aus der Abmahnung vom 27.06.2012, durch unmittelbare Zahlung an die genannten Rechtsanwälte freizustellen;

26

b)                   den Beklagten zu 2) zu verurteilen, sie von den Ansprüchen der Rechtsanwälte Q, H-Platz 5-7, G i.H.v. 4.161,00 €, resultierend aus der Abmahnung vom 17.07.2012 und dem Abschlussschreiben vom 18.09.2012, durch unmittelbare Zahlung an die genannten Rechtsanwälte freizustellen;

27

Die Beklagten beantragen,

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              die Klage abzuweisen.

29

Der Beklagte zu 2) rügt die internationale Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf. Die erforderliche Konnexität sei hinsichtlich des geltend gemachten Schadensersatzanspruches nicht gegeben. Insoweit sei der gegen die Beklagten gerichtete Schadensersatzanspruch jeweils verschuldensabhängig und könne daher nicht einheitlich festgestellt werden. Weiterhin rügt er die Unwirksamkeit der Klagezustellung an ihn auf der Messe „spoga horse“ am 01.02.2016. Insoweit sei der Herr C, an den die Klage ausgehändigt worden sei, selbstständig tätig sowie nicht bei ihm angestellt und daher keine zum Empfang berechtigte Person gewesen.

30

Die Beklagte zu 1) ist ferner der Ansicht, sie habe den Unterlassungsanspruch bereits mit der an die Bevollmächtigten der Klägerin gerichteten E-Mail vom 01.07.2012 (Anlage B 1) anerkannt, so dass der Unterlassungsanspruch nicht bestehe. Eine Wiederholungsgefahr scheitere im Übrigen an der Gewerbeabmeldung im Jahr 2015. Der Vernichtungs- und Rückrufanspruch gehe ins Leere. Insoweit behauptet sie, sie habe keinerlei rechtsverletzende Ware mehr in ihrem Besitz. Sie meint, der Auskunftsanspruch sei hinsichtlich Menge, Herkunft und Vertriebsweg der Waren durch die Angaben in der E-Mail vom 01.07.2012 bereits teilweise erfüllt worden. Darüber hinaus treffe sie kein Verschulden, da sie die Produkte des Beklagten zu 2) gutgläubig auf der Fachsportmesse erworben habe. Der Beklagte zu 2) meint, wegen der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts der Verletzungshandlung bestehe ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 1) lediglich im Inland, so dass auch ein Unterlassungsanspruch gegen ihn nicht weiter reiche.

31

Die Beklagten erheben die Einrede der Verjährung. Sie meinen weiterhin, es fehle an einer Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei wegen des Vorliegens einer Reihe weiterer Marken im Ähnlichkeitsbereich, die stilisierte Pferde beinhalteten, auf dem Markt von Bekleidungsartikeln im Pferdesport- und Freizeitbereich herabgesetzt. Die prägenden Elemente der Klagemarke, nämlich zwei sich in Bewegung befindliche Polospieler mit erhobenen Schlägern zu Pferde, seien in dem angegriffenen Zeichen nicht zu finden. Vielmehr stünden die Pferde sowie die Polospieler dort still.

32

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

33

Entscheidungsgründe

34

Die Klage ist zulässig und nach Beschränkung der geltend gemachten Annexansprüche auf das Inland auch begründet.

35

I.

36

Die internationale, sachliche und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts hinsichtlich der Beklagten zu 1) folgt aus Art. 124 lit. a, 125 Abs. 1, Art. 129 Abs. 3 UMV n.F. i.V.m. §§ 125g, 140 MarkenG i.V.m. §§ 12, 13 ZPO. Die Beklagte zu 1) hat ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, für dessen Gebiet das Landgericht Düsseldorf gemäß § 1 der Verordnung über die Zuweisung von Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Patent, Sortenschutz, Gebrauchsmusterstreitsachen und Topographieschutzsachen vom 30.08.2011 (GV. NRW. 2011 S. 468) das zuständige Unionsmarkengericht im Sinne von Art. 123 UMV n.F. ist. Es ist daher gemäß Art. 126 Abs. 1 UMV n.F. für alle in der Gemeinschaft begangenen und drohenden Benutzungshandlungen zuständig, so dass sich ein ausgesprochenes Unterlassungsgebot grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt (Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage, UMV, 5. Auflage 2017, Art. 98 a.F., Rn. 3). Gründe, aufgrund derer eine Beeinträchtigung der Markenfunktionen für die Mitgliedsstaaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausscheiden könnte, so dass die Reichweite des Verbots ausnahmsweise zu begrenzen wäre (vgl. Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage., a.a.O., Rn. 3), sind nicht ersichtlich.

37

Die internationale, sachliche und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts hinsichtlich des Beklagten zu 2), der seinen Sitz in den Niederlanden hat, folgt aus Art. 8 Nr. 1 EuGVVO (Gerichtsstand des Sachzusammenhangs).

38

Art. 8 der EuGVVO ist insoweit neben der UMV anwendbar (Eisenführ/Schennen, a.a.O., Art. 94 a.F. Rn. 9). Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, auch vor dem Gericht des Ortes verklagt werden, an dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Dabei können Entscheidungen nicht schon deswegen als einander widersprechend betrachtet werden, weil es zu einer abweichenden Entscheidung des Rechtsstreits kommt, sondern diese Abweichung muss außerdem bei derselben Sach- und Rechtslage auftreten (EuGH GRUR Int. 2015, 1176, Rz. 20, m.w.N.). An die erforderliche Konnexität sind insoweit strenge Anforderungen zu stellen. Allerdings wurde es vom BGH bereits als ausreichend angesehen, wenn Konzernunternehmen in sog. Verletzerketten (Hersteller, Lieferanten, Vertreiber usw.) zusammenwirken (Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage, a.a.O., Art. 97 a.F. Rn. 14, BGH GRUR Int 2007, 864, 866 – K/JALAIR).

39

Die erforderliche Konnexität liegt vor. Hier besteht in Anbetracht der Einheitlichkeit des Schutzrechts die Gefahr divergierender Entscheidungen. Denn gegenüber beiden Beklagten müsste zur Begründung eines Unterlassungsanspruchs eine Unionsmarkenverletzung festgestellt werden, die auf einer identischen Zeichenverwendung und damit auf derselben Rechtslage beruht. Da es sich um eine einheitliches Geschehen im Wege einer sog. Verletzerkette – hier Lieferant und Vertreiber – handelt, bezieht sich das Klagebegehren im Wesentlichen auch auf die identische Sachlage (vgl. BGH GRUR Int 2007, 864, Rz. 17 ff. – K/JALAIR). Auch die geltend gemachten Annexansprüche gegen beide Beklagte resultieren jeweils aus einer Verletzung der streitgegenständlichen Unionsmarke. Insoweit erstreckt sich die Anwendbarkeit der EuGVVO nicht nur auf solche in der UMV geregelten Sanktionen, wie die Unterlassung, sondern auch auf sämtliche Folgeansprüche i.S.d. Art. 130 Abs. 2 UMV n.F. (Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage, a.a.O., Art. 97 a.F. Rn. 14, m.w.N.). Bei einer Entscheidung durch verschiedene Unionsgerichte in verschiedenen Mitgliedsstaaten besteht die Gefahr, dass die Verletzung der Marke als zwingende Voraussetzung dieser Annexansprüche unterschiedlich beurteilt wird. Zwar ist bei dem Schadensersatzanspruch auch das Verschulden für jeden Verletzer bzw. Beklagten voneinander unabhängig festzustellen. Dies ist jedoch von der Frage der Markenverletzung zu trennen und stellt eine Anspruchsvoraussetzung dar, die auch von dem einheitlich angerufenen Unionsmarkengericht naturgemäß für jeden Beklagten gesondert zu prüfen ist.

40

Auch hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs gegen den Beklagten zu 2) ist das angerufene Unionsmarkengericht gemäß Art. 126 Abs. 1 UMV n.F. für alle in der Gemeinschaft begangenen und drohenden Benutzungshandlungen zuständig. Denn der Gerichtsstand des Art. 8 Nr. 1 EuGVVO schafft einen Gerichtsstand für den Zweitbeklagten, abgeleitet von dem Erstbeklagten. Die Einschränkung des Art. 126 Abs. 2 UMV n.F. gilt daher für den Zweitbeklagten nicht, wenn sie – wie hier – nicht für den Erstbeklagten gilt (Eisenführ/Schennen, a.a.O., Art. 94 a.F. Rn. 9). Dies ergibt sich auch daraus, dass der Art. 126 Abs. 1 UMV n.F. auf die Zuständigkeitsbegründung durch Art. 125 Abs. 1 bis 4 UMV n.F. abstellt, wobei Art. 125 Abs. 1 UMV n.F. wiederum ausdrücklich auf Art. 122 UMV n.F. und dieser auf die Vorschriften der EuGVVO Bezug nimmt.

41

II.

42

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. b UMV wegen der Verwendung des angegriffenen Zeichens.

43

Danach ist es dem Inhaber einer Marke gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Unionsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Unionsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

44

1.

45

Die Klägerin ist Inhaberin der Klagemarke, die u.a. in der Klasse 25 u.a. für „Bekleidungsstücke“ Schutz genießt.

46

2.

47

Die Beklagte zu 1) benutzte die angegriffene Kennzeichnung ohne Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin im geschäftlichen Verkehr, indem sie die auf der Internationalen Fachmesse für Pferdesport, sog. „spoga horse“, erworbenen Bekleidungsstücke (Sweatjacken und Fleecejacken) über ihr Einzelhandelsgeschäft „Ma Belle Sport Mode“ weiterverkaufte sowie indem sie diese Ware über ihre Homepage www.mabelle-sport-mode.de zum Kauf anbot. Der Beklagte zu 2) nutzte das angegriffene Zeichen im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der von ihm unter anderem an die Beklagte zu 1) vertriebenen Bekleidungsstücke.

48

Die Zeichenbenutzung erfolgte auch markenmäßig.

49

Eine markenmäßige Verwendung liegt dann vor, wenn das Zeichen im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn. 132 m.w.N.).

50

In der Abbildung der angegriffenen Kennzeichnung auf der Rückseite der streitgegenständlichen Bekleidungsstücke, wie auf den Bildern auf S. 8 f. der Klageschrift (Bl. 8 ff. der GA) ersichtlich, erkennt der angesprochene Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware. Unschädlich ist, dass in der großflächigen Aufmachung des Logos zugleich eine Dekoration der Rückseite der Jacken liegt, weil ein Zeichen für die Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs nicht ausschließlich, sondern nur auch markenmäßig benutzt werden muss.

51

3.

52

Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Zeichen.

53

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der verwendeten Kennzeichen, der Ähnlichkeit der mit ihnen bezeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringer Grad an Ähnlichkeit der Waren kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Kennzeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rn. 370 ff. und 430 ff. m.w.N.).

54

a.

55

Die jeweils gekennzeichneten Waren sind identisch. Die Klagemarke ist u.a. in der Klasse 25 für „Bekleidungsstücke“ geschützt. Das angegriffene Kennzeichen wird genau für solche Waren, nämlich unter anderem für Sweat- und Fleecejacken, benutzt.

56

b.

57

Die zu vergleichenden Zeichen sind jedenfalls durchschnittlich ähnlich.

58

Bei dem Zeichenvergleich sind die Klagemarke auf der einen und auf der Seite der Beklagten das angegriffene Zeichen in der konkreten Gestalt, in der es von ihr tatsächlich benutzt wurde, gegenüberzustellen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 826, m.w.N.).

59

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, GRUR Int 2010, 129 Rn. 60 – La Espahola/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 – airdsl). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 772 – Augsburger Puppenkiste, Tz. 51).

60

Die grundsätzliche Beurteilung der Zeichenähnlichkeit anhand des Gesamteindrucks schließt es allerdings nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (BGH NJW-RR 2004, 1491 – Mustang).

61

Die Klagemarke besteht aus dem Bildelement der zwei sich in Bewegung befindenden Polospieler zu Pferde, während das angegriffene Zeichen ebenfalls einen Bildbestandteil in Gestalt von zwei still stehenden Polospielern zu Pferde aufweist. Das angegriffene Zeichen der Beklagten wird jedoch nicht durch den Bildbestandteil allein geprägt, so dass es für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht maßgeblich auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit dieses Zeichenbestandteils ankommen kann. Denn das angegriffene Zeichen wird durch das mit Balken umrahmte Wortzeichen „LA VALENCIO" zumindest mitgeprägt. Zu vernachlässigen sind dagegen in der angegriffenen Kennzeichnung der Schriftzug „International Polo Argentina“ sowie die zwischen den beiden Pferden positionierte Jahreszahl-Angabe „1975“. Dabei handelt es sich nur um beschreibende Angaben im Hinblick auf die Art des Sportes und dessen Herkunft.

62

Allerdings liegt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens vor, da die prägenden Bestandteile der Klagemarke in dem angegriffenen Zeichen bestehend aus Bild- und Wortzeichen zumindest eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten.

63

Die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks bei der Verwechslungsprüfung schließt es nicht aus, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2006, 859, Rz. 18 – Malteserkreuz; vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859, Rz. 18 – Malteserkreuz; vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON LIFE). Es ist zudem nicht notwendige Voraussetzung, dass die ältere Marke identisch in das angegriffene Kennzeichen übernommen wird, solange der übernommene Zeichenbestandteil der älteren Marke diese dominiert oder prägt (vgl. BGH GRUR 2009, 1055, Rz. 31 – airdsl; BGH, GRUR 2008, 903 Rdnr. 34 = WRP 2008, 1342 – SIERRA ANTIGUO; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 1131, 1135, m.w.N.).

64

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die die Klagemarke prägenden Elemente wurden vollständig übernommen. Denn in beiden Bildelementen erkennt der angesprochene Verkehr zwei Polospieler auf Pferden, die Poloschläger in die Höhe halten. Die Pferde sind jeweils gespiegelt dargestellt, sodass sie sich voneinander abwenden, wobei sich ihre Hinterteile zur Bildmitte hin einander annähern und schließlich berühren. Unerheblich ist, dass die Pferde in der Klagemarke dynamisch dargestellt werden und im angegriffenen Zeichen dagegen statisch. Die dynamische Darstellung prägt die Klagemarke nicht. Denn diese wird dem Verkehr, der sich auf seinen unzuverlässigen Erinnerungseindruck verlassen muss, nicht in Erinnerung bleiben. Im Übrigen wird auf die Ausführungen des OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 05.01.2017 unter Ziff. 1. lit. a (Bl. 130 ff. der GA) Bezug genommen.

65

c.

66

Es kann dahinstehen, ob der Klagemarke aufgrund ihrer Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, da aufgrund der Warenidentität und der durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auch bei unterstellter normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr besteht. Eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist nicht ausreichend dargelegt worden. Insoweit wird auf die Ausführungen des OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 05.01.2017 unter Ziff. 1. lit. a (Bl. 130 ff. der GA) Bezug genommen.

67

4.

68

Der Anspruch gegen die Beklagten ist auch nicht mangels Wiederholungsgefahr ausgeschlossen; insbesondere konnte die E-Mail der Beklagten zu 1) vom 01.07.2012 (Anlage B 1) eine solche nicht ausräumen.

69

Nur die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt die Wiederholungsgefahr entfallen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., Vor §§ 14-19d, Rn. 86 m.w.N.). Entscheidend ist, dass der Anspruchsinhaber die Ernsthaftigkeit der abgegebenen Erklärung sieht und daran erkennt, dass künftig keine Zuwiderhandlungen begangen werden sollen. Ein solcher Inhalt ist der E-Mail der Beklagten zu 1) vom 01.07.2012 (Anlage B 1) nicht zu entnehmen. Darin schildert sie nur die internen Vorgänge im Hinblick auf die streitgegenständlich gekennzeichneten Bekleidungsstücke und ihre Hoffnung, dass sich die Angelegenheit erledigt habe. Dagegen kommt nicht zum Ausdruck, dass sie die Ansprüche der Klägerin anerkennt. Die Wiederholungsgefahr entfällt auch nicht durch die Gewerbeabmeldung, weil allein dadurch nicht ausgeschlossen ist, dass die Beklagte zu 1) ein neues Gewerbe anmeldet und dieselben Kennzeichen erneut benutzt. Im Übrigen ist auf die Ausführungen des OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 05.01.2017 (Bl. 131 der GA) zu verweisen. Auch der Beklagte zu 2) hat die angeforderte Abschlusserklärung nicht abgegeben.

70

5.

71

Der Anspruch besteht auch unionsweit. Die Reichweite eines von einem nach den Art. 125 Abs. 1  bis Abs. 4 UMV n.F. zuständigen Unionsmarkengericht ausgesprochenen Unterlassungsgebots erstreckt sich grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union (vgl. auch Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage, a.a.O., Art. 98 a.F. Rn. 3, m.w.N. zur Rspr. des EuGH). Allein in den Fällen, in denen die potentielle Beeinträchtigung der Markenfunktionen durch die Verletzungshandlungen für bestimmte Mitgliedstaaten ausscheidet, kommt eine Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbotes auf einen Mitgliedsstaat oder einen Teil der Union in Betracht (Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Overhage, a.a.O., m.w.N.). Dass die Benutzungshandlungen der Beklagten die Markenfunktionen außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere aus sprachlichen Gründen, nicht zu beeinträchtigen vermögen, haben die Beklagten nicht dargelegt (vgl. EuGH GRUR 2011, 518, Rz. 48 – DHL Express France SAS/Chronopost). Insbesondere handelt es sich vorliegend um eine Bildmarke, so dass im Rahmen der Verletzungsprüfung durch das angegriffene Zeichen bzw. Prüfung der Zeichenähnlichkeit die jeweilige Landessprache keine Rolle spielen dürfte.

72

6.

73

Der Anspruch ist nicht bereits verjährt. Denn die Klagezustellung hat den Ablauf der Verjährungsfrist gehemmt, weil sie demnächst i.S.d. § 167 ZPO erfolgt ist.

74

Die markenrechtlichen Klageansprüche unterliegen gemäß Art. 129 Abs. 2 UMV n.F. i.V.m. § 20 MarkenG den allgemeinen Verjährungsvorschriften der §§ 195 ff. BGB. Unstreitig erlangte die Klägerin im Juli 2012 von den durch die Beklagte zu 1) begangenen Rechtsverletzungen in Gestalt der hiesigen Zeichenbenutzungen Kenntnis. Die Verjährung begann damit gem. § 199 Abs. 1 BGB Ende des Jahres 2012 zu laufen und endete mit Ablauf des 31.12.2015.

75

Zwar erfolgte die Zustellung der Klage an die Beklagten erst nach Ablauf dieser Frist, nämlich frühestens am 01.02.2016. Die Klagezustellung ist jedoch dann nicht als verspätet und die Ansprüche nicht als verjährt anzusehen, wenn sie gem. § 167 ZPO „demnächst“ erfolgte und dadurch die Verjährung durch Klageerhebung gehemmt worden ist, § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB.

76

Eine Zustellung ist dann „demnächst“ erfolgt, wenn keine dem Kläger vorwerfbaren Verzögerungen von mehr als 14 Tagen gegenüber dem gewöhnlichen Ablauf vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juli 2015 – V ZR 154/14 –, juris, Rn. 5 m.w.N.). Der Kläger muss alles ihm Zumutbare vornehmen, dass die Zustellung vom Gericht alsbald veranlasst werden kann. Im Falle einer Klageeinreichung gehört zu den für die Zustellung erforderlichen Voraussetzungen die Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses bei der Gerichtskasse gem. § 12 GKG.

77

Dies ist hier der Fall. Die Zustellung erfolgte „demnächst“ in diesem Sinne, weil sie unmittelbar nach der Haftungszusage der Prozessbevollmächtigten der Klägerin stattfand und keine über 14 Tage hinausgehende Zustellungsverzögerung vorlag.

78

Die Klägerin ist mit Gerichtsschreiben vom 04.01.2016 zur Zahlung der Gerichtskosten aufgefordert worden. Nach gewöhnlichem Geschäftsgang darf der Kläger die Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses nicht unangemessen verzögern, insbesondere dann nicht, wenn er vom Gericht zur Zahlung aufgefordert wurde (vgl. BGH, Urteil vom 12. November 2009 – III ZR 113/09 –, juris, Rn. 21). Bei einem unterstellten Postlauf von drei Tagen erhielt die Klägerin die Vorschussrechnung am 07.01.2016. Bei einer unmittelbar am nächsten Tag ausgeführten Überweisung und unterstelltem Eingang des Geldes bei der Gerichtskasse nach drei weiteren Tagen (11.01.2016) sind der Klägerin vorwerfbare Verzögerungen bis zum 25.01.2016 nicht schädlich. Die erst mit Schreiben vom 25.01.2016 erklärte Haftungsübernahme für den Vorschuss durch die Prozessbevollmächtigten der Klägerin war damit zwar spät, aber noch rechtzeitig. Darin liegt zwar keine Zahlung der angeforderten Gerichtskosten. Diese Haftungserklärung ist aber als ausreichende Zusage angesehen worden, der eine baldige Deckung der Kosten nachfolgen würde. Auf den tatsächlichen Eingang des Vorschusses kam es für die Zustellung daher nicht mehr an.

79

Unerheblich ist, dass die Gerichtskosten tatsächlich erst im April 2016 gezahlt worden sind und den Beklagten zunächst eine unbefristete und schließlich eine neue Klageerwiderungsfrist gesetzt worden ist. Denn wie oben erläutert, genügte die Haftungszusage der Prozessbevollmächtigten, um die Zustellung zu veranlassen; das Verhalten seiner Prozessbevollmächtigten ist der Partei gem. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen.

80

Unerheblich ist für die Beurteilung der Zustellung als „demnächst“ auch, ob die Zustellung an den Herrn C auf dem Messestand des Beklagten zu 2) am 01.02.2016 wirksam gewesen ist oder eine wirksame Zustellung der Klage erst mit der Zustellung an den Prozessbevollmächtigten des Beklagten zu 2) am 27.04.2016 anzunehmen ist. Denn selbst falls eine Zustellung nicht wirksam gewesen sein sollte, beruht die Verzögerung durch eine erneute Zustellung nicht auf einem Fehler der Klägerin; die weitere Verzögerung ist ihr mithin nicht vorzuwerfen. Insbesondere hat die Klägerin die Zustelladresse des Beklagten zu 2) – den Messestand auf der Pferdesportmesse – richtig angegeben. Die Zustellung erfolgte sodann von Amts wegen. Eine fehlerhafte Zustellung an eine nicht empfangsberechtigte Person und die damit einhergehende Verzögerung läge daher in der Sphäre des Gerichts und nicht in der der Klägerin.

81

Im Übrigen ist die sich in den Akten befindliche Zustellungsurkunde (Bl. 38 der GA) in Verbindung mit dem Vermerk des zustellenden Beamten (Bl. 47 der GA) als Indiz bzw. wesentliches Beweisanzeichen für die Empfangsberechtigung des Herrn C und damit die Wirksamkeit der Zustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 2 ZPO heranzuziehen. Die indizielle Wirkung kann der Adressat nur durch Tatsachen entkräften, aus denen zwingend folgt, dass der Zustellungsempfänger nicht zum Kreis der Ersatzpersonen gehört (MüKoZPO/Häublein, ZPO, 5. Auflage 2016, § 182 Rn. 16). Der Vortrag, der Herr C sei bei dem Beklagten zu 2) nicht angestellt oder zum Empfang berechtigt gewesen bzw. er stehe zu dem Beklagten zu 2) nicht in einem Arbeits- oder Weisungsverhältnis, reicht allein nicht aus. Denn es ist weiterhin die Möglichkeit offen, dass Herr C, ohne bei dem Beklagten zu 2) angestellt zu sein, befugt war, für ihn eingehende Sendungen in Empfang zu nehmen (vgl. BGH NJW 2004, 2386). Er hat nicht aufgeklärt, in welchem Verhältnis der Herr C stattdessen zu ihm stand und warum er an seinem Messestand überhaupt Post in Empfang nahm. Dies geht auch nicht aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn C (Bl. 78 der GA) hervor. Denn abgesehen davon, dass die Ausführungen in gebrochenen Deutsch nur schwer verständlich sind, hat er unter anderem ausgeführt, er „habe für Messestand vorbereitet“ und nur dafür die Messe als Unternehmer besucht. Dass er an dem Messestand des Beklagten zu 2) lediglich als unbeteiligter Messebesucher zufällig stand, geht daraus gerade nicht hervor.

82

Darüber hinaus ist aufgrund der Aussage des Herrn U einer zeitnahen Weitergabe des zuzustellenden Schriftstückes an den Beklagten zu 2) und damit von einem tatsächlichen Zugang der Klage auszugehen, der gemäß § 189 ZPO ohnehin zu einer Heilung eines etwaigen Zustellungsmangels geführt hätte.

83

II.

84

Die Klägerin hat gem. Art. 129 Abs. 2 UMV n. F. i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 19 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 242 BGB einen Anspruch gegen die Beklagten auf Auskunft und Rechnungslegung, beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wird auf die Ausführungen des OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 05.01.2017 (Rückseite des Bl. 131 der GA) ergänzend Bezug genommen. Die Beklagte zu 1) hat den Auskunftsanspruch nicht bereits erfüllt. Insoweit hat sie zwar bereits in der Klageerwiderung über den Umfang der Verletzungshandlungen teilweise Auskunft erteilt. Allerdings ist die Vorlage der entsprechenden Belege zu den getätigten Verkäufen unterblieben.

85

III.

86

Ebenso besteht der Schadensersatzfeststellunganspruch gegen die Beklagten als Folgeanspruch gem. Art. 129 Abs. 2 UMV n.F. i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG, ebenfalls nur hinsichtlich der Bundesrepublik Deutschland. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden resultiert daraus, dass die Beklagten unstreitig keine Markenrecherche vor Aufnahme der Zeichenbenutzung bzw. des Vertriebs der streitgegenständlichen Bekleidungsstücke durchgeführt haben, obwohl ihnen das möglich war. Das nach § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben, weil der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schäden bereits entstanden sein können oder erst künftig noch entstehen, die derzeit noch nicht bezifferbar sind.

87

IV.

88

Die Klägerin hat weiter gegen die Beklagten einen Anspruch darauf, dass diese in die Vernichtung der rechtsverletzend gekennzeichneten Waren durch einen von ihr zu beauftragenden Gerichtsvollzieher einwilligen sowie einen Anspruch gegen den Beklagten zu 2) auf Rückruf dieser Waren aus Art. 130 Abs. 2 UMV n.F. i.V.m. §§ 125b Nr. 2, 18 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG. Für eine Unverhältnismäßigkeit ist nichts ersichtlich. Dass die Beklagte zu 1) sich darauf beruft, dass sie keinerlei rechtsverletzende Ware im Besitz hat, ist unerheblich. Insoweit muss sich der Gläubiger des Herausgabeanspruchs im Wege der Zwangsvollstreckung über den Verbleib der Ware vergewissern können (vgl. Fezer, MarkenG, 4. Auflage 2009, § 18 Rn. 51).

89

V.

90

Die Beklagten haben die Klägerin auch von den außergerichtlich entstandenen Abmahnkosten in Höhe von jeweils 2.080,50 € gem. §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB freizustellen. Der Beklagte zu 2) hat die Klägerin zudem von den Kosten des Abschlussschreibens in entsprechender Höhe freizustellen.

91

Im Kennzeichenrecht sind Abmahnkosten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag erstattungsfähig, wenn die Abmahnung begründet und berechtigt ist. Begründet ist eine Abmahnung, wenn die geltend gemachten Ansprüche bestehen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., Vor §§ 14-19d, Rn. 296 ff. m.w.N.). Berechtigt ist sie, wenn die Abmahnung erforderlich war, um dem Verletzer einen Weg zu weisen, den Verletzen ohne Gerichtsverfahren klaglos zu stellen (vgl. BGH GRUR 2009 502, 503 – pcb; GRUR 2010, 354, 355 – Kräutertee). Das Schreiben eines Rechtsanwalts zur Anforderung einer Abschlusserklärung gehört hinsichtlich der Anwaltsgebühren nicht mehr zum Eilverfahren, sondern zur angedrohten Hauptklage und ist demnach als verschiedene Angelegenheit gemäß § 17 Nr. 4 lit. b RVG zu vergüten (ständige Rspr. vgl. BGH GRUR 2010, 1038; BGH, GRUR-RR 2008, 368 = NJW 2008, 1744 – Gebühren für Abschlussschreiben; BGH NJW 2009, 2068; BGH GRUR 1973, 384 – Goldene Armbänder).

92

Die Abmahnungen vom 27.06.2012 und vom 17.07.2015 waren begründet, da – wie oben festgestellt – der Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten besteht. Berechtigt war die Abmahnung, weil sie den Beklagten außergerichtlich einen Weg gewiesen hat, die Klägerin klaglos zu stellen. Das Abschlussschreiben vom 18.09.2012 war erforderlich, um die Kostenfolge des § 93 ZPO nach Erhebung der Hauptsacheklage zu vermeiden.

93

Die geltend gemachten Kosten sind der Höhe nach nicht zu beanstanden. Der angesetzte Streitwert von 150.000,00 € ist angemessen.

94

Gemäß § 51 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO wird der Streitwert vom Gericht grundsätzlich nach billigem Ermessen auf der Grundlage des objektiven Interesses des Klägers an der Erlangung des von ihm begehrten Rechtsschutzes festgesetzt. Das wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Kennzeichenverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt, nämlich durch den Wert des verletzten Kennzeichens einerseits und das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzung, den sogenannten Angriffsfaktor andererseits (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 142, Rn. 6). Der Angriffsfaktor kann durch eine Vielzahl von Faktoren des Einzelfalls beeinflusst werden. Im Vordergrund steht der Verletzungsumfang sowie die Intensität der Kennzeichenverletzung selbst, also insbesondere der Grad der Verwechslungsgefahr bzw. Rufausbeutung, Aufmerksamkeitsausbeutung, Rufschädigung oder Verwässerung (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 142, Rn. 8). Dem von der Klägerin angegebenen Streitwert kommt dabei grundsätzlich eine Indizwirkung zu. Der mit 150.000,00 € angesetzte Streitwert bewegt sich am unteren Bereich der regelmäßig in Kennzeichenstreitsachen festzusetzenden Streitwerte und wurde im Übrigen von den Beklagten auch nicht angegriffen.

95

Die Kosten für die Abmahn- und das Abschlussschreiben betragen auf der Grundlage der im Jahre 2012 geltenden Gebührentabelle jeweils 2.080,50 € und ergeben sich jeweils aus einem Gegenstandswert in Höhe von 150.000,00 € aus einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr zzgl. Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 €.

96

VI.

97

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

98

Streitwert:                            250.000,00 €