Gründe

I.

Die Klägerinnen haben ursprünglich Feststellung der Nichtverletzung des Patentes EP A(nachfolgend: Klagepatent, Anlage K10) begehrt.

Die Beklagte ist nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien Inhaberin des deutschen Teils des Klagepatents, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE B geführt wird (Anlage K11). Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 28.09.2005. Mit Schriftsatz vom 03.09.2012 erhob die Klägerin zu 1) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents vor dem Bundespatentgericht (vgl. Anlage K32, K33). Das Klagepatent steht derzeit in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien und der Türkei in Kraft. Daneben bestehen parallele Patente in weiteren zehn Ländern. In seinem gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG führt das Bundespatentgericht aus, dass Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht bestandsfähig ist (vgl. Anlage K32, Seite 6, letzter Absatz).

Das Klagepatent betrifft einen Originalitätsverschluss. Anspruch 1 lautet wie folgt:

„Originalitätsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Verschluss für Behälter für Flüssigkeiten, insbesondere Flaschen, die am Ende eines sich von dem Behälter in Längsrichtung erstreckenden Halses eine Öffnung aufweisen, geeignet ist, mit einem Hülsenelement (5), das einen ersten Bereich (10) aufweist, der vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich (20), der bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird, mit einem zweiten Bereich (15) verbunden ist, Befestigungsmitteln (30), um den ersten Bereich (10) an der Öffnung des Halses des Behälters (3) zu befestigen, sowie einem Verschlusselement (35) für den Behälter, mit dem der zweite Bereich (15) verbunden ist, wobei der erste Bereich (10) und der zweite Bereich (15) benachbart zu dem brechbaren Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80) ausgestattet sind und das Verschlusselement (35) für den Behälter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

vor einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters die umlaufende Kante (75) des ersten Bereichs (10) in Längsrichtung zwischen der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) und der umlaufenden Lippe (65) des Verschlusselement (35) für den Behälter angeordnet ist und

beim Wiederverschließen des Behälters die umlaufende Lippe (65) des Verschlusselements (35) für den Behälter in Längsrichtung derart zwischen der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) angeordnet ist, dass die umlaufenden Kanten (75, 80) dann in einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander angeordnet sind.“

Die Klägerin zu 2) stellt u.a. die Verschlussvorrichtung C (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) in der X her. Die Klägerin zu 1) bietet unter ihrer homepage D die Verschlussvorrichtung „E“ an (vgl. Anlage K23, K24).

Wegen der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform nimmt die Beklagte die „F“ auf Verletzung des türkischen Teils des Klagepatents und des EP G in der X in Anspruch. Dem Rechtsstreit waren Vorverhandlungen zwischen der Beklagten und der „F“ vorausgegangen, die endeten, nachdem die „F“ Einspruch gegen das europäische Patent EP G der Beklagten eingelegt hatte. Daneben wird das parallele Patent in X angegriffen.

Mit Schreiben vom 26.06.2012 (Anlage K1, K1a) teilte die Klägerin zu 1) der Beklagten mit, dass sie den Vertrieb und das Verkaufsangebot der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland vorbereite. Sie bat die Beklagte unter Fristsetzung zu bestätigen, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze und die Beklagte daher davon absehen werde, rechtliche Schritte aufgrund der Nutzung der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland einzuleiten. Mit Schreiben vom 05.07.2012 (Anlage K2, K2a) forderte die Klägerin zu 1) die Beklagte erneut unter Fristsetzung entsprechend auf. Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 26.07.2012 (Anlage K3, K3a). Sie stellte klar, dass sie derzeit keinen Grund sehe, zu möglichen zukünftigen Handlungen Stellung zu nehmen und zur Überprüfung und Einschätzung einer abstrakten Verletzungsfrage in Deutschland viel Zeit und Geld in deutsche Anwälte zu investieren. Dazu bestehe keine Verpflichtung.

Mit Schreiben vom 23.07.2013 (Anlage K27, K28) wandte sich die Klägerin zu 1) erneut an die Beklagte und teilte mit, dass sie nunmehr die angegriffene Ausführungsform auf ihrer deutschen homepage D anbiete. Sie forderte die Beklagte unter Fristsetzung auf, ihr mitzuteilen, ob sie deshalb Ansprüche aus dem deutschen Teil des Klagepatents gegen die Klägerinnen geltend machen werde. Andernfalls solle die Beklagte innerhalb derselben Frist die anliegende Erklärung (Anlage K28) abgeben, mit der sie auf sämtliche Ansprüche aus dem deutschen Teil des Klagepatents hinsichtlich der Verschlussanordnung „H“ verzichte. Die Beklagte ließ die Klägerin zu 1) mit Schreiben vom 29.07.2013 (Anlage K29) wissen, dass eine inhaltliche Stellungnahme zu dem Schreiben vom 23.07.2013 nicht erfolgen werde.

Die Klägerinnen haben behauptet, die Beklagte berühme sich schlüssig eines Anspruchs gegen die Klägerinnen, da sie die angegriffene Ausführungsform aus dem türkischen Teil des Klagepatents in der Türkei angreife. Die Klägerinnen müssten dies als Behauptung der Beklagten auffassen, der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland verletze den deutschen Teil des Klagepatents. Der deutsche Markt sei im Übrigen für die Beklagte wirtschaftlich ebenso bedeutsam wie der türkische Markt.

Ein Feststellungsinteresse sei auch deshalb zu bejahen, da die Beklagte wegen der Klage aus dem türkischen Teil des Klagepatents aus Treu und Glauben die Pflicht treffe, das Rechtsverhältnis bezüglich des deutschen Teils des Klagepatents endgültig und rechtsverbindlich gegenüber den Klägerinnen klarzustellen und ggf. auf Rechte aus dem deutschen Teil des Klagepatents zu verzichten, soweit sie diese nicht geltend machen wolle.

Die Klägerinnen sind – ohne, dass die Beklagte hierzu Stellung genommen hätte – der Meinung, die angegriffene Ausführungsform mache von den Merkmalen des Anspruchs 1 keinen Gebrauch.

Die Klägerin hat - nachdem sie mit Schriftsatz vom 27.07.2012 die Klage im Hinblick auf das EP 1 G zurückgenommen hat - ursprünglich beantragt, festzustellen, dass der Beklagten gegenüber den Klägerinnen keine Ansprüche aus dem deutschen Teil des europäischen Patents EP A wegen der Benutzung von Originalitätsvorrichtungen zustehen, die zur Verwendung in einem Verschluss für einen Behälter für Flüssigkeiten geeignet sind und ein Hülsenelement umfassen, das einen ersten Bereich aufweist, wobei der erste Bereich vor dem erstmaligen Öffnen des Verschlusses mit einem zweiten Bereich durch einen brechbaren Bereich verbunden ist und der brechbare Bereich bei einem erstmaligen Öffnungsvorgang des Behälters zum Brechen oder Zerreißen veranlasst wird; sowie einem Verschlusselement für den Behälter, mit dem der zweite Bereich verbunden ist, wobei das Verschlusselement keine umlaufenden Lippe aufweist; insbesondere wenn die Originalitätsvorrichtung ausgestaltet sind wie auf Bl. 86-88 GA eingeblendet.

Die Beklagte hat „der Klageänderung“ widersprochen und beantragt, die Klage abzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung vom 17.12.2013 hat die Beklagte rechtsverbindlich erklärt, dass sie während der Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegen den deutschen Teil des Klagepatents keine Verletzungsklage basierend auf dem deutschen Teil des Klagepatents gegen eine der I-Gesellschaften in Deutschland erheben werde.

Die Parteien erklären nunmehr den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt.

II.

Da die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, war nach § 91 a ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes über die Kosten des für erledigt erklärten Rechtsstreits zu entscheiden. Dabei entspricht es billigem Ermessen, die Kosten des Rechtsstreits den Klägerinnen aufzuerlegen. Denn ohne den Eintritt des erledigenden Ereignisses in dem Rechtsstreit wären die Klägerinnen aller Voraussicht nach unterlegen.

Die ursprüngliche Klage war unzulässig. Ein Feststellungsinteresse der Klägerinnen war nicht erkennbar. § 256 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses Klage nur dann erhoben werden kann, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird. Das Feststellungsinteresse ist in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen und muss auch am Schluss der letzten mündlichen Verhandlung noch gegeben sein. Das rechtliche Interesse an einer alsbaldigen gerichtlichen Feststellung der Verletzung oder Nichtverletzung eines gewerblichen Schutzrechtes wird durch eine Berühmung des Schutzrechtsinhabers begründet. Eine solche lässt sich nicht feststellen.

Eine ausdrückliche Berühmung lag nicht vor. Aber auch eine konkludente Berühmung war nicht erkennbar. Eine schlüssige Rechtsberühmung des Schutzrechtsinhabers kann regelmäßig darin gesehen werden, dass dieser sowohl aus ausländischen Anteilen eines europäischen Patentes als auch aus seinen dieselbe Erfindung betreffenden nationalen außereuropäischen Patenten einen Gegenstand als schutzrechtsverletzend angreift, auch wenn der deutsche Anteil des europäischen Patentes von den im Ausland anhängigen Verfahren nicht betroffen ist. Das ergibt sich daraus, dass der Schutzbereich eines europäischen Patents in allen Benennungsstaaten grundsätzlich einheitlich nach denselben rechtlichen Regeln, nämlich nach Art. 69 EPÜ und dem hierzu ergangenen Auslegungsprotokoll, bestimmt werden muss, mag es sich auch rechtstechnisch nicht um ein einheitliches Schutzrecht, sondern um ein Bündel nationaler Patente handeln. Ist der als schutzrechtsverletzend angegriffene Gegenstand in allen Vertriebsstaaten gleich beschaffen und ist auch der Schutzbereich des europäischen Patents in keinem der Benennungsstaaten nachträglich beschränkt worden, enthält deshalb die Berühmung, das streitbefangene Erzeugnis verletze die ausländischen Anteile des europäischen Patents, aus der objektivierten Sicht der klagenden Partei zugleich die Behauptung, das Produkt verletze auch den – nach denselben Grundsätzen auszulegenden – Schutzbereich des deutschen Teils (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.05.2005 – 2 U 67/03).

Im Streitfall wäre der Rückschluss aus dem Verhalten der Beklagten in der Türkei und in China auf eine konkludente Berühmung in Deutschland also nur dann möglich gewesen, wenn sich die Rechtslage in Deutschland, in der Türkei und in China durchweg praktisch übereinstimmend darstellte. Das war aber nicht der Fall, da das Bundespatentgericht mit Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG (Anlage K32, Seite 6) deutlich gemacht hat, dass es den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht für bestandsfähig hält. Es war daher nicht anzunehmen, dass die Beklagte aus Patentanspruch 1 einen Unterlassungstitel erwirkt oder Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz geltend gemacht hätte, solange das Bundespatentgericht seine Meinung nicht ausdrücklich geändert bzw. eine abweichende Entscheidung in der Sache durch den BGH vorgelegen hätte. Die Beklagte hat auch tatsächlich in der mündlichen Verhandlung rechtsverbindlich erklärt, dass sie während der Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegen den deutschen Teil des Klagepatents keine Verletzung basierend auf dem deutschen Teil des Klagepatents gegen eine der I-Gesellschaften in Deutschland erheben werde. Spätestens nach dieser Erklärung kann von einer konkludenten Berühmung nicht mehr ausgegangen werden.

Darüber hinaus lässt das Vorgehen der Beklagten den Rückschluss zu, dass lediglich in der Türkei eine Verletzungsklage erhoben werden sollte. Die Beklagte hat (abgesehen von China) in keinem anderen Land Verletzungsklage erhoben, obwohl sie bereits vor drei Jahren die Verletzungsklage in der X eingeleitet hat. Insbesondere in Deutschland ist dies trotz Nichtigkeitsklage nicht geschehen. Die Beklagte hat ihr Verhalten über die Jahre nicht geändert. Sie hat es vielmehr plausibel damit begründet, dass in der X gegen die Herstellerin als „Quelle“ vorgegangen werden sollte und zwar in einem Land, in dem sich eine Verletzungsklage aufgrund eines sehr großen Marktes lohnt. Aus dem Verhalten der Klägerinnen, insbesondere aus den Schreiben vom 26.06.2012, 05.07.2012, 23.07.2013 kann sich keine Berühmung durch die Beklagte ergeben.

Die Urteile des BGH (NJW 1977, 1637; NJW 2010, 1877; GRUR 2009, 83), aus denen die Klägerin eine Pflicht der Beklagten aus Treu und Glauben herleiten möchten, sich zu erklären, helfen nicht weiter. Sie betreffen Einzelfälle, die darüber hinaus nicht dem Patentrecht entstammen. Zwischen den Parteien besteht bereits kein Rechtsverhältnis, aus dem sich eine Treupflicht der Beklagten zur Äußerung ergeben könnte.

Streitwert: Bis zum 17.12.2013: 500.000,00 €, danach Kosten des Rechtsstreits