12

Tatbestand

3

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 792 973 B2 (Klagepatent; Anlage K 1), dessen Anmeldung am 3. September 1997 und dessen Erteilung am 30. Dezember 1998 veröffentlicht wurde.

4

Das Klagepatent, welches ein kalt verlegbares Fugenband betrifft, steht in Kraft. Es war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (EPA), in dessen Rahmen das EPA den Hauptanspruch mit Entscheidung vom 8. Juni 2001 (Anlage K 8) in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten hat. Darüber hinaus war gegen den deutschen Teil des Klagepatents von dritter Seite Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht (4 Ni 34/05 (EU)) erhoben worden, welche infolge eines Vergleichs zurückgenommen wurde. Über die mit Schriftsatz vom 10. März 2010 (Anlagen K 24, K 25) erhobene Nichtigkeitsklage der Klägerin (10 Ni 36/10 (EU)) ist derzeit nicht entschieden.

5

Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der aufrechterhaltenen Fassung des EPA wie folgt:

6

„Kaltverlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.“

7

Im Juli 1997 schlossen die Parteien einen Vertrag (Anlage K 3), in dessen Ziffer 3 die Beklagte ihre Bereitschaft erklärte, der Klägerin die Mitbenutzung des Klagepatents zu gestatten und der Klägerin erlaubt wurde, das „TOK-Band SK“ der Beklagten unter eigenem Warenzeichen an Dritte zu verkaufen. Dies sollte gelten „solange KEBU (sic: Klägerin) das selbstklebende Fugenband bei DENSO (sic: Beklagte) bezieht und nicht selbst produziert.“

8

Im März 2008 informierte die Klägerin die Beklagte unter Übersendung eines Musters von ihrer Absicht, zukünftig nicht mehr das Produkt der Beklagten zu vermarkten, sondern selbst ein selbstklebendes Fugenband zu produzieren und in Deutschland zu vertreiben. Die Beklagte empfahl der Klägerin mit Schreiben vom 8. April 2008 (Anlage K 5), es bei der bislang praktizierten Handhabung zu belassen.

9

Die Klägerin stellte in Kundenkreisen Ende 2008 ein eigenes Fugenband vor, das sich von dem vorherigen Fugenband dadurch unterschied, dass die klebende Seite des Fugenbandes Kolophoniumharzester enthielt. Die Beklagte nahm die Klägerin daraufhin wegen Verletzung des Klagepatents im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes in Anspruch (4b O 19/09). Mit einstweiliger Verfügung vom 12. Februar 2009, bestätigt durch das Urteil der Kammer vom 14. Juli 2009 (Anlage K 8), untersagte die Kammer der Klägerin die Herstellung und den Vertrieb dieses Fugenbandes. Die Klägerin erkannte die Entscheidung durch Abgabe einer Abschlusserklärung als verbindlich an.

10

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 übersandte die Klägerin der Beklagten ein Muster eines selbstklebenden Fugenbandes (Probe Nr. 10 gemäß Anlagen K 10, K 11, im Folgenden: angegriffene Ausführungsform). Die kalt verlegbare angegriffene Ausführungsform wird im Koextrusionsverfahren hergestellt. Der erste der beiden Extrusionsstränge enthält Bitumen und ca. 55 % mineralische Füllstoffe. Er weist eine im Vergleich zu reinem Bitumen und zum anderen Extrusionsstrang reduzierte Klebrigkeit auf. Der zweite Extrusionsstrang enthält Bitumen und ca. 13 % mineralische Füllstoffe. Er ist ausreichend klebrig, um eine Anhaftung des Fugenbandes am Ort der Einbringung zu gewährleisten.

11

Angesichts der Ankündigung der Klägerin, mit der angegriffenen Ausführungsform an den Markt zu gehen, machte die Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 5. Januar 2010 (Anlage K 12) unter Androhung rechtlicher Schritte darauf aufmerksam, dass ihrer Ansicht nach die angegriffene Ausführungsform unter den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Am Ende des Schreibens wies die Beklagte „der Vollständigkeit halber darauf hin“, dass nach Ziffer 3 der Vereinbarung aus Juli 1997 „eine eigene Produktion eines „eigenen“ selbstklebenden Fugenbandes ohnehin nicht gestattet ist.“

12

Den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 22. Januar 2010 betreffend die angegriffene Ausführungsform wies die Kammer mit Urteil vom 10. März 2010, 4b O 6/10 (Anlage K 13), zurück. Auf die Berufung der Beklagten hin erkannte das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 22. Juli 2010, I – 2 U 36/10, (Anlage K 14) auf eine Patentverletzung und erließ die begehrte einstweilige Verfügung.

13

Die Klägerin hat ursprünglich die Feststellung begehrt, dass sie weder auf Grund des Klagepatents (Feststellungsantrag 1.) noch auf Grund des auf das Klagepatent bezogenen Vertrages zwischen den Parteien aus Juli 1997 (Feststellungsantrag 2.) daran gehindert sei, ein kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau herzustellen, anzubieten und zu vertreiben, das auf beiden Seiten aus polymervergütetem Straßenbaubitumen besteht, ohne dass die klebende Seite mindestens einen weiteren Bestandteil enthält, der für eine Klebrigkeit Sorge trägt, die über die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen hinausgeht und die erforderlichen Anforderungen an Haftung und Dichtigkeit des Fugenbandes erfüllt. Die Parteien haben die Feststellungsanträge in der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2011 (Bl. 152 d. GA) übereinstimmend für erledigt erklärt.

14

Die Beklagte nimmt die Klägerin im Wege der Widerklage auf Unterlassung, Auskunft- und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Entschädigung und Schadenersatz wegen Patentverletzung in Anspruch. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verletze Anspruch 1 des Klagepatents in der aufrechterhaltenen Fassung wortsinngemäß. Die angegriffene Ausführungsform bestehe insbesondere aus Bitumen, das im Straßenbau eingesetzt werde, und verfüge zudem mit der Bitumenschicht, die lediglich ca. 13 % Füllstoffe enthalte, über eine erfindungsgemäße gesonderte Kleberschicht. Das Klagepatent verlange nicht den Zusatz eines besonderen Klebers.

15

Widerklagend beantragt die Beklagte,

16

wie zuerkannt.

17

Die Klägerin beantragt,

18

              die Widerklage abzuweisen,

19

hilfsweise, ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden,

20

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren 10 Ni 36/10 (EU) BPatG auszusetzen.

21

Die Klägerin stellt eine Verletzung des Klagepatents in Abrede. Die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent bereits deshalb nicht, weil sie keinen Straßenbaubitumen enthalte, worunter das Klagepatent nur solches Bitumen verstehe, das die DIN 55 546 Teil 1 in Nr. 1. 4 als Straßenbaubitumen qualifiziere. Darüber hinaus fehle es an einer gesonderten Kleberschicht. Das Klagepatent setze insoweit voraus, dass die klebende Seite zusätzlich zu Bitumen mindestens einen weiteren Bestandteil aufweise, der für die Klebrigkeit Sorge trage, die über die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen hinausgehe. Auf einen solchen Stoff verzichte die angegriffene Ausführungsform jedoch unstreitig. Sie nutze für die klebende Seite lediglich die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen, während die Klebrigkeit der anderen Seite durch eine physikalisch-chemische Behandlung, namentlich durch den Zusatz einer ausreichenden Menge an Füllstoff, beschränkt werde.

22

Hilfsweise berufe sich die Klägerin auf den Einwand der Verwirkung. Die angegriffene Ausführungsform weiche in der grundsätzlichen Zusammensetzung nicht von dem im März 2008 vorgestellten Muster ab, es variierten lediglich die Füllstoffanteile. Gleichwohl habe die Beklagte gegen dieses Muster keine rechtlichen Schritte eingeleitet.

23

Die Klägerin ist ferner der Ansicht, das Klagepatent werde sich in dem anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. Sie hebt insbesondere hervor, dass Anspruch 1 des Klagepatents schon nicht neu im Lichte der DE-OS 2 225 358 (Anlage K 6 in Anlage K 25) sei, und es bei weiterer Berücksichtigung des deutschen Gebrauchsmusters 93 13 030.9 (Anlage K 21 in Anlage K 25) jedenfalls an der erfinderischen Tätigkeit fehle. Für eine Nichtigkeit des Klagepatents spreche im Übrigen das Geschehen, dass zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage 4 Ni 34/05 (EU) geführt habe. Aufgrund der eindeutigen negativen Prognose zum Rechtsbestand des Klagepatents in der Einführung der Senatsvorsitzenden in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht sei die Beklagte genötigt gewesen, sich zu vergleichen und der damaligen Nichtigkeitsklägerin eine Lizenz gegen geringfügiges Entgelt zu gewähren. Schließlich ist die Klägerin der Ansicht, das Ermessen der Kammer, den Rechtsstreit auszusetzen, reduziere sich „auf null“, da neben den aufgezeigten Gründen für den fehlenden Rechtsbestand die Beklagte durch den Unterlassungstitel des Oberlandesgerichts Düsseldorf, I – 2 U 36/10, ausreichend gesichert und die angegriffene Ausführungsform nur sehr kurz auf dem Markt gewesen sei und dementsprechend keine spürbaren Umsätze hätten geriert werden können.

24

Wegen des weitergehenden Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

25

Entscheidungsgründe

26

Die zulässige Widerklage ist begründet. Der Beklagten steht gegen die Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Entschädigung und Schadenersatzfeststellung in dem tenorierten Umfang zu. Eine Veranlassung, den Rechtsstreit auszusetzen, besteht nicht.

27

I.

28

Das Klagepatent betrifft ein kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.

29

Der Klagepatentschrift zufolge werden Fugenbänder im Straßenbau zur Herstellung von Nähten (Verbindung von Mischgut mit vergleichbaren Eigenschaften) und Anschlüssen (Verbindung von Mischgut mit unterschiedlichen Eigenschaften) verwendet. Aufgrund der Beanspruchungen aus Verkehr und Klima sind die Anforderungen an die Nähte sehr hoch, wobei diese wasserdicht sein sollen und es gelte, mehr Bitumen als bisher an die Flanke zu bringen. Insbesondere bei Anschlüssen müsse es das Ziel sein, eine Höchstmenge an Bitumen zu platzieren. Dieses Problem sei bisher dadurch gelöst worden, dass vor dem Einbringen der neuen Asphaltdeckschicht die Flanke der alten Asphaltdeckschicht mit einer bitumenhaltigen Grundierung gestrichen wurde und anschließend ein vorgefertigtes Bitumenfugenband an die Flanke angelegt wurde, wobei dieses zum Bewirken einer Haftung zuvor mit einer Propanflamme angewärmt und danach angedrückt worden sei.

30

Als Stand der Technik greift das Klagepatent die DE-U 93 13 030.09 auf und führt dazu aus, das aus ihr bekannte Material zur Herstellung von Fugenbändern sei aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt. Sodann findet der in Chemical Abstracts 107:238987 CA enthaltene Hinweis auf ein kleberbeschichtetes Bitumenmaterial Erwähnung, welches für vibrationsdämpfende Verkleidungen im Automobilbau verwendet wird. Dieses Bitumenmaterial sei, so das Klagepatent, wegen seines Verwendungszweckes jedoch nicht selbstklebend. Mit Fugenbändern der hier interessierenden Art sei es mithin nicht vergleichbar.

31

Ausgehend von diesem technischen Problem stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein Fugenband und ein Verfahren zu schaffen, das eine kalte Verlegung, d.h. ohne Zuhilfenahme einer Flamme, ermöglicht.

32

Die Lösung des technischen Problems wird erfindungsgemäß durch ein Fugenband mit den Merkmalen des eingeschränkt aufrechterhaltenen Anspruchs 1 erreicht, das den Vorteil hat, dass beim Verlegen an der Nahtflanke auf die Anwendung einer Propanflamme verzichtet werden kann, da bereits durch das Andrücken des Fugenbandes an die Nahtflanke die erforderliche Haftung erzielt wird. Anspruch 1 enthält diesbezüglich die nachfolgenden Merkmale:

33

1. Fugenband zur Verwendung im Straßenbau.

34

2. Das Fugenband ist kalt verlegbar.

35

3. Das Fugenband besteht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen.

36

4. Das Fugenband ist auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden.

37

II.

38

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die technische Lehre des geltend gemachten Anspruchs wortsinngemäß. Dies ist für die Merkmale 1 und 2 zu Recht zwischen den Parteien unstreitig, so dass sich weitere Ausführungen der Kammer hierzu erübrigen. Die angegriffene Ausführungsform ist ein kaltverlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau. Die angegriffene Ausführungsform macht darüber hinaus jedoch auch von den Merkmalen 3 und 4 wortsinngemäß Gebrauch.

39

1)       

40

Die angegriffene Ausführungsform ist ein Fugenband, das aus polymervergütetem Straßenbaubitumen im Wortsinne des Merkmals 3 besteht. Als polymervergütetes Straßenbaubitumen sieht das Klagepatent eine Mischung von Bitumen und Polymeren an, wobei es nicht zwingend voraussetzt, dass es sich um Straßenbaumbitumen gemäß der DIN 55 946 Teil 1 handelt.

41

Merkmal 3 fordert das Vorhandensein von Straßenbaubitumen, ohne dass in dem Anspruch selbst oder in der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung des Klagepatents näher erläutert wird, was das Klagepatent unter Straßenbaubitumen versteht. Eine (Legal-)Definition dieses Begriffes findet sich in der Klagepatentschrift ebenso wenig wie – abgesehen vom Anspruch 1 – bestimmte Anforderungen an die stoffliche Beschaffenheit des Fugenbandes.

42

Stellt der Fachmann sich angesichts dessen die Frage, was Straßenbaubitumen im Sinne des Klagepatents ist, mag er zwar zunächst unter Rückgriff auf sein allgemeines Fachwissen auf den Gedanken kommen, dass sich die Bedeutung des im Klagepatents verwendeten Begriffes mit der Definition 1.4. der DIN 55 946 Teil 1 (Anlage K 21) decken könnte. Bei näherer Betrachtung wird er indes erkennen, dass das Klagepatent nicht auf Straßenbaubitumen entsprechend der dortigen Definition beschränkt ist. In der Klagepatentschrift findet er keinen Hinweis auf die diese DIN-Norm oder darauf, dass es für die technische Lehre des Klagepatents entscheidend sei, für das Fugenband nur „im Asphaltbau verwendetes Bitumen, hergestellt durch Destillation und gegebenenfalls anschließende Oxidation, deren Anforderungen in DIN 1995 festgelegt sind“, zu verwenden und dass es insbesondere außerhalb des Schutzbereichs des Klagepatents liegt, wenn das Fugenband aus Industriebitumen gemäß der Definition 1.5. der DIN 55 946 Teil 1 besteht.

43

Zunächst hebt Merkmal 1 des Klagepatents als Zweckangabe das Einsatzgebiet des Fugenbandes hervor. Es soll im Straßenbau verwendet werden, und zwar – wie die Beschreibung des Klagepatents zu Beginn erhellt – zur Herstellung von Nähten und Anschlüssen (Anlage K 1, S. 1, Z. 1). Diese Verwendungsmöglichkeit ist unabhängig davon gegeben, ob das Fugenband aus Straßenbaubitumen oder aus Industriebitumen gemäß der DIN 55 946 Teil 1 besteht. Die Klägerin hat insoweit nichts Gegenteiliges vorgetragen. Die Aufgabe und das objektive Ziel der Erfindung, ein Fugenband zu schaffen, das eine kalte Verlegung, d.h. ohne Zuhilfenahme einer Flamme, ermöglicht (Anlage K 1, S. 2, Sp. 40 f.), erfordern nicht, dass ausschließlich Straßenbaubitumen entsprechend der Definition 1.4 Bestandteil des Fugenbandes ist. Die Möglichkeit einer kalten Verlegung bietet sich (allein) deshalb, weil das Klagepatent eine gesonderte Kleberschicht im Sinne des Merkmals 4 vorsieht, mit deren Hilfe durch Andrücken des Fugenbandes an die Nahtflanke die erforderliche Haftung und die erforderliche Dichtigkeit erzielt wird (Anlage K 1, S. 2, Sp. 42 ff.), so dass auf den im Stand der Technik bekannten Verlegevorgang, der eine Grundierung der Nahtflanke der bestehenden Asphaltschicht und sodann eine Anwärmung der Nahtflanke des Fugenbandes notwendig machte, verzichtet werden kann. Das Klagepatent grenzt sich demgegenüber nicht vom Stand der Technik dadurch ab, dass eine stoffliche Änderung des zu verlegenden Gegenstandes, dem Fugenband als solchem vorgeschlagen wird. Das Klagepatent kritisiert die stoffliche Zusammensetzung der bekannten Fugenbänder nicht. Die erforderliche Stabilität des Fugenbandes, welches hohen Belastungsanforderungen durch Verkehr und Klima ausgesetzt ist (Anlage K 1, S. 1, Z. 10 ff.), ist ebenso sowohl dann gewährleistet, wenn Straßenbaubitumen als auch dann, wenn Industriebitumen entsprechend der genannten DIN-Norm das Fugenband bildet. Zudem ist das Ausbilden einer erfindungsgemäßen Kleberschicht und eines kaltverlegbaren selbstklebenden Fugenbandes auch dann möglich, wenn das Fugenband aus, wie es in Nr. 1.5 der DIN 55 596 Teil 1 heißt, aus „Oxidationsbitumen, der in definierten Sortengrenzen in der Industrie außerhalb des Straßenbaus eingesetzt wird“ besteht. Dies hat auch die Klägerin nicht in Abrede gestellt.

44

Der Fachmann nimmt überdies zur Kenntnis, wenn er die DIN 55 596 Teil 1 (Anlage K 21) zur Hand nimmt, dass im Anhang A die Unterscheidung von Straßenbaubitumen und Industriebitumen im Hinblick auf den Anwendungsbereich des Bitumens erfolgt. Damit korrespondiert der Hinweis in Nr. 1.4 der Definitionen, Straßenbaubitumen finde „im Asphaltstraßenbau“ Verwendung, sowie der Hinweis in Nr. 1.5 der Definitionen, wonach Industriebitumen „außerhalb des Straßenbaus“ eingesetzt wird.

45

Schließlich wird der Fachmann berücksichtigen, dass das Klagepatent als Stand der Technik die Chemical Abstracts 107:238987 CA würdigt, welches ein Bitumenmaterial für eine vibrationsdämpfende Verkleidung für die Verwendung im Automobilbau offenbart. Das Klagepatent zieht mithin zur Lösung der Probleme, die bei der Verlegung von Fugenbändern im Straßenbau auftreten, grundsätzlich auch Bitumenzusammensetzungen in Betracht, die in anderen Bereichen eingesetzt werden. Das „eigentliche“ Einsatzgebiet des Bitumens ist folglich nicht per se ein Grund dafür, es nicht als Lösungsmöglichkeit in Erwägung zu ziehen. Demzufolge kritisiert das Klagepatent an diesem gewürdigten Stand der Technik nicht das Verwendungsgebietes des offenbarten Materials, sondern dessen Eigenschaften.

46

Da dem Klagepatent keine Beschränkung auf Straßenbaubitumen gemäß der DIN 55 946 Teil 1 zu entnehmen ist, ist die Verwirklichung des Merkmals 3 durch die angegriffene Ausführungsform festzustellen. Das Fugenband beinhaltet Polymere und Bitumen (Anlagen K 9, B&B 8). Es wird im Straßenbau verwendet (Anlage B&B 1). Dass die Klägerin für die Herstellung der angegriffenen Ausführungsführungsform von der Firma BP ausschließlich Bitumen des Typs 160/220 D erhält, und dieses, so die Klägerin, als Industriebitumen zu qualifizieren sei, ist deshalb letztlich unerheblich.

47

2)       

48

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht Merkmal 4 wortsinngemäß. Das Fugenband ist auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden. Die Klebrigkeit dieser Schicht kann auch allein mittels Bitumen erzielt werden.

49

Anspruch 1 sieht lediglich das Vorhandensein einer gesonderten Kleberschicht vor, mit der das Fugenband verbunden sein muss. Zur Art der Verbindung der Kleberschicht mit dem Fugenband und/oder zur stofflichen Beschaffenheit bzw. Zusammensetzung der Kleberschicht schweigt der Anspruch. Wie die Klebrigkeit der gesonderten Kleberschicht erzielt wird und/oder der „Kleber“ beschaffen ist, konkretisiert der Anspruch nicht. Es ist durch den gewählten Begriff, Kleberschicht, allein der technische Zweck der gesonderten Schicht des mehrschichtigen Fugenbandes benannt.

50

Für eine Einschränkung der stofflichen Zusammensetzung der Kleberschicht bzw. einen Ausschluss von Bitumen in der Kleberschicht oder als deren Kleber finden sich keine Anhaltspunkte.

51

Soweit in der Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen, die sich in den Unteransprüchen 3 bis 6 widerspiegeln, Bitumen nicht (positiv) als Inhaltsstoff der Kleberschicht genannt ist, gebietet dies nicht die Sichtweise, die Verwendung von Bitumen in der Kleberschicht sei damit ausgeschlossen. Es ist weder ersichtlich, dass es für eine erfindungsgemäße Kleberschicht unabdingbar ist, die in den Ausführungsbeispielen genannten Kleber zu verwenden, noch ist zu erkennen, dass die technische Lehre des Klagepatents ausschließlich dann verwirklicht werden kann, wenn kein Bitumen in der Kleberschicht vorhanden ist oder dieser jedenfalls nicht die „Klebrigkeit“ der Kleberschicht herbeiführt.

52

Entsprechend der Aufgabenstellung und des objektiven Ziels der Erfindung ist der technische Sinn und Zweck der gesonderten Kleberschicht, für die Anhaftung des Fugenbandes an der Nahtflanke bestehender Asphalt- bzw. Mischgutschichten zu sorgen, ohne dass eine Propanflamme zur Anwärmung verwendet werden muss. Die gesonderte Kleberschicht muss selbstklebend sein, so dass sie beim Andrücken des Fugenbandes an bereits vorhandene Schichten ein Anheften des Bandes bewirkt und das Fugenband bis zum Einbringen des Mischgutes an der vorgesehenen Stelle hält. So wird gewährleistet, dass sich auch bei mechanischen und/oder thermisch induzierten Spannungen (später) keine Öffnungen bilden, die zu einer Undichtigkeit führen können (Anlage K 1, S. 1, Z. 25 ff, Z. 40 ff.). Maßgebliches Kriterium für die gesonderte Kleberschicht ist folglich die ausreichende Haftung verbunden mit der notwendigen Dichtigkeit. Solange diese gewährleistet sind, ist es für die technische Lehre des Klagepatents unerheblich, wie bzw. mittels welchen Bestandteils die erforderlichen Klebeeigenschaften der gesonderten Schicht herbeigeführt werden. Da Bitumen als solches unstreitig grundsätzlich ausreichend klebrig ist, kann es erfindungsgemäß auch als „Kleber“ in der Kleberschicht eingesetzt werden.

53

Dem steht Merkmal 3 nicht entgegen, auch wenn dort – anders als im Merkmal 4 – ausdrücklich Bitumen als Bestandteil des Fugenbandes genannt ist. Da der Anspruch mit Merkmal 4 eine gesonderte Kleberschicht fordert, gelangt der Fachmann zwar zu der Erkenntnis, dass das aus Straßenbaubitumen bestehende Fugenband für sich genommen nicht die notwendige Klebrigkeit aufweist, um eine kalte Verlegung zu ermöglichen. Anderenfalls wäre das Vorsehen einer gesonderten Kleberschicht überflüssig. Der Fachmann weiß jedoch zum einen auch um die Klebrigkeit von Bitumen als solches und zum anderen um den Umstand, dass „reines“ Bitumen nicht zu verarbeiten ist, und dass bei im Straßenbau verwendeten Fugenbändern die erforderliche Stabilität des Bandes jedenfalls auch durch die Zugabe von Füllstoffen erzielt wird bzw. werden kann. Ihm ist ferner bekannt, dass es je nach Art und Menge der Füllstoffe zu einer Reduzierung der Klebrigkeit der Bitumenmasse kommen kann. Aus dem Zusammenspiel von Merkmal 3 und 4 wird der Fachmann deshalb schließen, dass das erfindungsgemäße Fugenband aus Bitumen besteht, dessen „originäre“ Klebrigkeit reduziert ist, und zwar in einem Umfang, der dazu führt, dass das Fugenband für sich genommen nicht mehr selbstklebend und kaltverlegbar ist, so dass eine gesonderte Kleberschicht erforderlich ist. Aufgrund welcher Maßnahmen die Stabilität des Fugenbandes erzielt wird und die Klebrigkeit des Fugenbandes reduziert ist, ist für die technische Lehre des Klagepatents ohne Belang.

54

Einen Anhalt für einen Ausschluss von Bitumen kann der Fachmann auch nicht dem gewürdigten Stand der Technik, insbesondere der DE 93 13 030.9 (Anlage K 20) entnehmen. Zwar beschreibt das Klagepatent diesen Stand der Technik, bei dem die Klebrigkeit der Fugenbandmasse allein mittels Bitumens erreicht wird, als mit dem Nachteil behaftet, dass die offenbarten Fugenbänder aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse bestünden. Mit dieser Kritik gibt das Klagepatent indes nicht zu erkennen, dass es bei einem erfindungsgemäßen mehrschichtigen Fugenband darauf ankommt, in der gesonderten Klebeschicht gerade kein Bitumen zum Zwecke der Erzielung einer ausreichenden Klebrigkeit zu verwenden. Aus welchem Grund das Klagepatent die Klebrigkeit der offenbarten Fugenbandmasse als nicht ausreichend klebefähig ansieht, wird in der Nachteilbeschreibung nicht weiter vertieft. Es findet sich insbesondere kein Hinweis dahingehend, dass die für die Zwecke des Klagepatents zu fordernde Klebefähigkeit gerade deshalb als nicht gegeben gesehen wird, weil in der offenbarten Fugenbandmasse nur Bitumen (und nicht ein anderer Stoff) die Klebrigkeit herbeiführt. Auch die grundsätzliche Klebrigkeit von Bitumen wird nicht als nicht ausreichend angesprochen. Die Kritik am Stand der Technik lässt demnach nicht den Schluss zu, dass Merkmal 4 den Einsatz von Bitumen als „Kleber“ verbietet.

55

Ob es möglicherweise im Stand der Technik schon Fugenbänder gab, die trotz Zugabe von Füllstoffen oder anderen Stoffen eine ausreichende Formstabilität und eine ausreichende Klebrigkeit aufwiesen, wie die Klägerin es für das aus der Schweiz stammende Fugenband IGAS ® - Profile R (Anlagen K 16, 17) vorträgt, ist letztlich ohne Ausschlag. Hierbei handelt es sich nicht um gewürdigten Stand der Technik; der Fachmann wird diese Fugenbänder zur Auslegung der im Klagepatent unter Schutz gestellten technischen Lehre folglich nicht heranziehen.

56

Ausgehend von diesem Verständnis verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine klagepatentgemäße gesonderte Kleberschicht. Ihre (selbst)klebende Seite besteht aus Bitumen und ca. 13 % mineralischen Füllstoffen. Die vorhandene Klebrigkeit von Bitumen reicht unstreitig aus, um ohne Flamme eine ausreichende Anhaftung und Dichtigkeit des Fugenbandes zu erzeugen. Die angegriffene Ausführungsform ist kalt verlegbar.

57

IV.

58

Aus der wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatents ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

59

1)       

60

Da die Klägerin das Klagepatent widerrechtlich benutzt hat, ist sie gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet.

61

Die von der Klägerin hilfsweise erhobene Einrede der Verwirkung bleibt ohne Erfolg. Beim Unterlassungsanspruch kommt Verwirkung gemäß dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht, wenn der Rechtsinhaber über einen längeren Zeitraum (Zeitmoment) untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen musste, so dass der Verletzer mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte (Umstandsmoment) und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat (BGH GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter; BGH GRUR 1981, 60 - Sitex; BGH GRUR 1985, 72 – Consilia; BGH NJW-RR 1989, 808 – Maritim). Vorliegend lassen sich weder Tatsachen feststellen, die das Zeitmoment begründen, noch Tatsachen, die für das Vorliegen des Umstandsmoments sprechen.

62

Da jede neue Verletzungshandlung einen eigenen Unterlassungsanspruch begründet, ist allein die Situation bezüglich der hier streitgegenständlichen Ausführungsform maßgeblich. Die angegriffene Ausführungsform ist – unstreitig – nicht identisch mit dem Fugenband, welches die Klägerin der Beklagten im März 2008 übersandte, auch wenn sie, wie die Klägerin anführt, in der „grundsätzlichen Zusammensetzung“ übereinstimmen. Die Abweichungen der angegriffenen Ausführungsform von dem im März 2008 übersandten Muster sind solche, die für die Frage, ob die technische Lehre des Klagepatents benutzt wird, maßgeblich sind.

63

Die angegriffene Ausführungsform erhielt die Beklagte mit Schreiben vom 18. Dezember 2009. Bereits mit Schreiben vom 5. Januar 2010 wies die Beklagte darauf hin, dass sie die angegriffene Ausführungsform als Verletzung des Klagepatents betrachte. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2010 beantragte die Beklagte den Erlass einer einstweiligen Verfügung. Eine Untätigkeit der Beklagten über einen längeren Zeitraum hinweg, kann angesichts dessen nicht festgestellt werden. Die Beklagte hat auch kein Verhalten an den Tag gelegt, aus dem die Klägerin schließen konnte oder hätte schließen dürfen, dass die Beklagte ihre Rechte aus dem Klagepatent nicht verfolgen würde. Überdies ist seitens der Klägerin nicht konkret vorgetragen, wie sie sich tatsächlich auf die von ihr angenommene Nichtgeltendmachung der Rechte eingerichtet hat.

64

Im Übrigen wäre selbst dann, wenn auf das im März 2008 übersandte Muster abzustellen wäre, keine Verwirkung anzunehmen. Das schlichte Zuwarten von ca. 1 Jahr und 10 Monaten bis zur Geltendmachung von Ansprüchen würde für sich genommen nicht reichen, um die genannten Momente feststellen zu können.

65

2)

66

Die Klägerin trifft ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Als Fachunternehmen hätte sie bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für die Zeit nach Patenterteilung schuldet die Klägerin daher Ersatz des Schadens, welcher der Beklagten entstanden ist und noch entstehen wird, Artikel 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG. Aus demselben Grunde kann die Beklagte für die Zeit zwischen der Veröffentlichung der Anmeldung des Klagepatents und der Patenterteilung von der Klägerin gemäß Art. II § 1 IntPatÜG eine angemessene Entschädigung verlangen.

67

3)

68

Da die genaue Schadensersatzhöhe sowie der Umfang der angemessenen Entschädigung derzeit noch nicht feststehen, die Beklagte nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Klägerin hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Klägerin dem Grunde nach festgestellt wird. Um die Beklagte in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz und die ihr zustehende angemessene Entschädigung zu beziffern, ist die Klägerin verpflichtet, im zuerkannten Umfange über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen. Eine Rechnungspflicht besteht auch, wenn die Klägerin selbst Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform ist, hinsichtlich der Mengen der erhaltenen und bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und andere Vorbesitzer. Es ist nämlich weder ersichtlich noch dargetan, dass der Bezug weiterer Teile von Dritten ausgeschlossen ist. Im Rahmen der gemäß § 140 b PatG bestehenden Auskunftspflicht hat die Klägerin außerdem die betreffenden Belege zu überlassen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 5, 249 – Faltenbalg). Hinsichtlich der Angebotsempfänger war ihr ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rn. 783).

69

4)

70

Der Vernichtungsanspruch findet seine Grundlage in § 140a Abs. 1 PatG. Dass die Vernichtung der patentverletzenden Erzeugnisse unverhältnismäßig wäre, macht die Klägerin nicht geltend.

71

5)

72

Die Klägerin ist des Weiteren verpflichtet, die durch Benutzungshandlungen seit dem 30. April 2006 in die Vertriebswege gelangten und dort noch vorhandenen patentverletzenden Erzeugnisse zurückzurufen. Der Rückrufanspruch folgt für die Zeit ab Umsetzung der Enforcement-Richtlinie am 01. September 2008 unmittelbar aus § 140 a Abs. 3 PatG. Für die Zeit davor basiert er auf §§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog i. V. m. Art. 10 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie. Nach Art. 10 der Enforcement-Richtlinie, welche bis zum 29. April 2006 in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen, sollen die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsordnungen vorsehen, dass dem Verletzten eine Möglichkeit gegeben wird, den Rückruf der patentverletzenden Ware aus den Vertriebswegen zu erreichen. Diese Rechtsfolge lässt sich im Wege richtlinienkonformer Auslegung aus § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog herleiten, denn diese Vorschrift berechtigt den Verletzten dazu, die „Beseitigung“ der Beeinträchtigung zu verlangen, worunter sich der Rückruf patentverletzender Ware aus den Vertriebswegen subsumieren lässt (OLG Düsseldorf, I – 2 U 18/09, Urteil vom 27.01.2011; Hoge Raad, GRUR-Int. 2008, 955, 958 – De Endstra Tapes).

73

Dass der Rückruf der patentverletzenden Erzeugnisse unverhältnismäßig wäre, ist seitens der Klägerin nicht vorgebracht.

74

V.

75

Anlass, den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO auszusetzen, besteht nicht. Auch dann nicht, wenn wegen der vom Oberlandesgericht Düsseldorf erlassenen einstweiligen Verfügung vom 22. Juli 2010, I-2 U 36/10, betreffend die angegriffene Ausführungsform derselbe Maßstab anzuwenden wäre, wie bei Vorliegen einer vollstreckbaren erstinstanzlichen Hauptsacheentscheidung.

76

Bei der Aussetzung eines Patentverletzungsrechtsstreits ist wegen eines gegen das Klagepatent ergriffenen Rechtsbehelfs Zurückhaltung geboten. Eine zu großzügige Aussetzung hätte zur Folge, dass das ohnehin zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers praktisch suspendiert und Rechtsbehelfe gegen erteilte Patente geradezu herausgefordert würden. Sie stünde überdies im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass Rechtsbehelfen gegen Patente kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt. Deshalb ist im Allgemeinen – auch bei Vorliegen einer Entscheidung 1. Instanz – nur dann eine Aussetzung veranlasst, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des Klagepatents nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, zum Beispiel, weil das Klagepatent im Stand der Technik entweder neuheitsschädlich vorweggenommen oder die Erfindungshöhe so fragwürdig geworden ist, dass sich für ihre Zuerkennung kein vernünftiges Argument finden lässt (OLG Düsseldorf InstGE 7, 139 – Thermocycler; OLG Düsseldorf Mitt 1997, 257 – Steinknacker).

77

Gemessen an diesem Maßstab ist eine Aussetzung des Rechtsstreits nicht gerechtfertigt. Eine hinreichend sichere Prognose dahingehend, dass die Vernichtung des Klagepatents aufgrund der von der Klägerin erhobenen Nichtigkeitsklage 10 Ni 36/10 (EU) (Anlagen K 24, K 25) wahrscheinlich ist, lässt sich nicht treffen.

78

Das Klagepatent hat ein kontradiktorisches Einspruchsverfahren durchlaufen, es wurde in dem hier geltend gemachten Umfang vom EPA mit Entscheidung vom 08. Juni 2011 (Anlage K 8 zu Anlage K 25) aufrecht erhalten. Die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents wurde mithin durch eine hierfür zuständige und sachkundig besetzte Stelle bestätigt.

79

Gegen eine neuheitsschädliche Vorwegnahme des Klagepatents durch die DE OS 2 225 358 (Anlage K 6 zu Anlage K 25), welche ein vorgefertigtes bogen- oder bahnförmiges Material betrifft, spricht, dass diese Schrift Gegenstand des erwähnten Einspruchsverfahrens gewesen ist. Das EPA hat in Ansehung dieser Entgegenhaltung eine Neuheit des hier geltend gemachten Anspruchs konstatiert, weil die DE OS 2 225 358 keine Fugenbänder im Sinne des Merkmals 1 offenbare. Dass die nachvollziehbare Begründung des EPA unter keinem Gesichtspunkt mehr vertretbar erscheint, vermag die Kammer nicht festzustellen. Angesichts des Umstandes, dass die Entgegenhaltung ein bogen- oder bahnförmiges Material betrifft, welches nach der dortigen Beschreibung auf Flächen, insbesondere Oberflächen flacher Betondächer, oder Brücken zu Abdichtungszwecken aufgebracht wird, erscheint es jedenfalls vertretbar, davon auszugehen, dass es sich bei dem offenbarten Material nicht um ein Fugenband zur Verwendung im Straßenbau handelt. Deshalb reicht es für die anzustellende Prognose nicht aus, den Inhalt der Entgegenhaltung (lediglich) anders als das EPA zu bewerten. Dies gilt auch insoweit, als die Klägerin auf die Bedeutung von Zweckangaben in Patentansprüchen verweist. Es ist zwar zutreffend, dass diese den durch das Patent geschützten Gegenstand dahingehend definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch benannten räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, das er für den im Patentanspruch angegeben Zweck verwendbar ist. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der DE OS 2 225 358 entnommen werden können müsste, dass sie zur Verwendung im Straßenbau geeignet ist. Dies hat das EPA jedoch gerade mit vertretbarer Argumentation verneint.

80

Eine Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit scheint gleichfalls nicht wahrscheinlich. Die DE 93 13 030.9 (Anlage K 2 zu Anlage K 25) ist gewürdigter Stand der Technik; sie wurde mithin im Erteilungsverfahren berücksichtigt. Im Einspruchsverfahren führte sie nach den Ausführungen des EPA im Zusammenspiel mit der DE OS 2 225 358 (Anlage K 6 zu Anlage K 25) nicht zu durchgreifenden Zweifeln an der Erfindungshöhe. Auch diese Ansicht ist zumindest vertretbar, da nicht ersichtlich ist, inwieweit der Fachmann ausgehend von der K 6, die kein Fugenband betreffen dürfte, mit Hilfe der K 2 zur Lösung der Aufgabe des Klagepatents angeregt wird. Ein irgendwie gearteter Anlass findet sich in der Entgegenhaltung hierfür nicht (BGH GRUR 2010, 407 – einteilige Öse). Überdies erscheint zweifelhaft, ob das in der K 2 beschriebene geformte, trägerlose, bitumenhaltige Dichtungsmaterial ein Fugenband ist, das an Nahtflanken und Anschlüssen von Deckschichten anzubringen ist.

81

Eine unzulässige Erweiterung ist anhand der Ausführungen der Klägerin nicht zu erkennen. Die Anmeldung offenbart, dass die Kleberschicht auf eine Flächenseite des Bandes heiß oder kalt aufgebracht werden kann. Da die Kleberschicht der Fixierung des Fugenbandes insgesamt dient, ist dem Fachmann klar, dass die Kleberschicht mit dem Fugenband verbunden sein muss.

82

Angesichts dessen vermag auch der von der Klägerin unwidersprochen vorgetragenen Umstand, dass aufgrund der einstweiligen Verfügung des Oberlandesgerichts Düsseldorf die angegriffene Ausführungsform nur sehr kurz auf dem Markt gewesen ist und dementsprechend keine spürbaren Umsätze hätten geriert werden können, nicht zu einer Aussetzung des Rechtsstreits führen.

83

Schließlich gebietet das Geschehen um die von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage, 4 Ni 34/05 (EU)), keine Aussetzung. Selbst dann, wenn der streitige Vortrag der Klägerin zur Einführung der Senatsvorsitzenden zutreffen würde, ändert dies nichts daran, dass diese Nichtigkeitsklage zurückgenommen wurde. Aufgrund dieser Nichtigkeitsklage kann das Klagepatent nicht mehr vernichtet werden; allein maßgeblich ist die derzeit anhängige Nichtigkeitsklage. Deren Erfolgsaussichten hängen nicht von der Einschätzung eines anderen Senats zu einer anderen Nichtigkeitsklage ab. Auch dann nicht, wenn sich die Nichtigkeitsklagen in Wesentlichen Punkten überschneiden. Überdies handelt es sich bei einer Einführung in den Sach- und Streitstand um eine vorläufige Einschätzung, die sich im Laufe einer mündlichen Verhandlung ändern kann.

84

VI.

85

Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der Widerklage auf § 91 Abs. 1 ZPO, hinsichtlich der übereinstimmend für erledigt erklärten Feststellungsklage auf § 91 a ZPO. Ohne die übereinstimmende Erledigung wäre die Klägerin im Rechtsstreit voraussichtlich unterlegen, so dass ihr die Kosten hierfür zur Last fallen. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht, wie ausgeführt, die technische Lehre des Klagepatents, so dass der Feststellungsantrag 1. abzuweisen gewesen wäre. Gleiches hätte für den Feststellungsantrag 2. gegolten. Ziffer 3 des Schreibens der Beklagten vom 5. Januar 2010 (Anlage K 12) ist auf der Grundlage eines objektiven Empfängerhorizonts nicht so zu verstehen, dass sich die Beklagte eines eigenen, vom Klagepatent unabhängigen Unterlassungsanspruchs aufgrund der Vereinbarung aus Juli 1997 (Anlage K 3) berühmt hat. In dem Schreiben wird lediglich auf die Ziffer 3 der genannten Vereinbarung hingewiesen, welche – wovon die Parteien zu Recht übereinstimmend ausgehen – nur klarstellende Bedeutung hat. Das Verbot der eigenen Produktion bezieht sich allein auf klagepatentgemäße Fugenbänder. Es wird kein eigenständiger Unterlassungsanspruch für patentfreie Fugenbänder begründet. Ziffer 3 der Vereinbarung beschreibt nur die getroffene Lizenzvereinbarung.

86

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit basiert auf § 709 S. 1 ZPO. Dem Hilfsantrag der Klägerin auf Abwendung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung ist nicht zu entsprechen. Eine Abwendungsbefugnis gemäß § 711 ZPO wäre nur möglich in den Fällen des § 708 Nr. 11 ZPO. Für einen Schutzantrag gemäß § 712 ZPO fehlt es an der Darlegung und Glaubhaftmachung eines etwaigen nicht zu ersetzenden Nachteils, der der Klägerin bei Vollstreckung drohen könnte.

87

Voߠ                                                                                   Dr. Fehre                                                        Müller

88

Vorsitzende Richterin                                                         Richterin am                                                         Richterin

89

am Landgericht                                                                      Landgericht