1

Tatbestand:

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus dem europäischen Patent X (im Folgenden: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Rechnungslegung, Feststellung der Schadenersatzpflicht sowie Rückruf und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch. Das Klagepatent wurde am 28.05.1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Patentschrift vom 11.06.1998 in englischer Verfahrenssprache angemeldet, wobei die Veröffentlichung der Anmeldung des Klagepatents am 15.12.1999 erfolgte. Die Erteilung des Klagepatents wurde am 07.04.2004 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents (X) ist in Kraft. Mit Schriftsatz vom 24.04.2009 hat die Beklagte Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben, über die noch nicht entschieden wurde. Darüber hinaus hat auch die XGmbH in Bezug auf das Klagepatent mit Schriftsatz vom 25.03.2009 Nichtigkeitsklage erhoben. Eine Entscheidung steht auch hier noch aus.

3

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung "Polyester resin blends with high-level gas barrier properties" ("Polyesterabmischungen mit guten Gasbarriereeigen-schaften"). Die für den vorliegenden Rechtsstreit allein maßgeblichen Patentansprüche 9 und 12 lauten in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

4

"9. Polymeres Material, das ein aromatisches Polyesterharz und ein von einer Dicarbonsäure und einem Arylendiamin abgeleitetes Polyamid enthält, bei dem das Polyamid in einer Polymerharzmatrix dispergiert ist, wobei die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen weniger als 1 Mikron beträgt.

5

12. Aus dem polymeren Material nach den Ansprüchen 1 – 11 erhaltene biaxial orientierte Folien und Behälter."

6

In den gegen das Klagepatent eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren hat die Klägerin Patentanspruch 9 mit der Maßgabe verteidigt, dass die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von 0,2 bis weniger als 1 Mikron beträgt, wobei sie Patentanspruch 9 nunmehr auch im Verletzungsverfahren nur noch in diesem Umfang geltend macht.

7

Die Beklagte stellt in X aus einer Zusammensetzung aus einem aromatischen Polyester und einem Polyamid bestehende Vorformen und Getränkeflaschen aus diesen Vorformen her. Die so erhaltenen Getränkeflaschen werden von der XGmbH, X befüllt und anschließend in Deutschland angeboten und vertrieben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Flaschen zur Verpackung des Getränks "X" (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform), ein kohlensäurehaltiges fermentiertes Teegetränk, welche wie folgt gestaltet sind:

8

Nach Auffassung der Klägerin macht die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Insbesondere hätten durch die Klägerin veranlasste Untersuchungen ergeben, dass die Größe der Domänen bei einer der durch sie untersuchten Flaschen durchschnittlich 205,706 nm (0,205 Mikron) betrage, so dass die durchschnittliche Domängröße bei der angegriffenen Ausführungsform innerhalb des beanspruchten Bereichs liege.

9

Mit Schriftsatz vom 12.01.2010 hat die Klägerin die Klage, soweit diese zunächst auch gegen die X GmbH, X, gerichtet war, zurückgenommen, wobei die X GmbH keinen Kostenantrag gestellt hat.

10

Die Klägerin beantragt daher zuletzt,

11

zu erkennen wie geschehen.

12

Im Hinblick auf die durch die Klägerin in Form von "insbesondere, wenn"-Anträgen geltend gemachten Hilfsanträge wird auf die Klageschrift Bezug genommen.

13

Die Beklagte beantragt,

14

die Klage abzuweisen;

15

hilfsweise: die Verhandlung bis zur Erledigung der gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen.

16

Sie trägt im Wesentlichen vor, die Klägerin habe bereits den Verletzungsvorwurf nicht hinreichend dargelegt. Die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen betrage bei der angegriffenen Ausführungsform nicht von 0,2 bis weniger als 1 Mikron. Bei der Bestimmung der Domängröße sei nicht nur die Länge der Domäne, sondern auch deren Breite zu berücksichtigen. Des Weiteren komme es bei der Ermittlung der durchschnittlichen Größe aufgrund der lognormalen Verteilung der Domänen nicht auf das arithmetische Mittel an. Vielmehr sei der Median d50 zu ermitteln, das heißt der Wert, bei dem 50 Prozent der Werte darüber und 50 Prozent der Werte darunter liegen. Selbst wenn man der Berechnung die in den durch die Klägerin vorgelegten Privatgutachten ermittelten Werte zugrunde lege, ergebe sich danach eine durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von unter 0,2 Mikron. Schließlich seien bei der Bestimmung der Domängröße die Randbereiche der Domäne nicht zu berücksichtigen, weil es sich hierbei um einen Kamm handele, der sich am Rand der Domäne beim Verätzen des Polyamids bilde.

17

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Zunächst seien die elliptischen Domänen im Verhältnis zu den kugelförmigen Domänen nur in geringem Umfang vorhanden, so dass diese die Berechnung der durchschnittlichen Größe nur unwesentlich beeinflussen würden. Des Weiteren finde sich im Klagepatent kein Anhaltspunkt, dass patentgemäß mit der durchschnittlichen Größe nicht das arithmetische Mittel, sondern der Median d50 gemeint sei. Es entspreche der zum Prioritätszeitpunkt gängigen Praxis, den Durchschnitt als arithmetisches Mittel zu bestimmen. Soweit etwas anderes, etwa wie der Median d50, gemeint sei, werde darauf – wie die durch die Beklagte zitierten Schriften zeigen würden – ausdrücklich hingewiesen. Im Übrigen würden insbesondere die als Anlagen HE 19 und HE 20 vorgelegten Messergebnisse zeigen, dass die durchschnittliche Domängröße auch dann, wenn lediglich die Breite der Domänen ohne deren Randbereiche gemessen würde, im beanspruchten Bereich liege.

18

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

19

Entscheidungsgründe:

20

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Schadenersatz sowie Rückruf und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu, da die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch macht.

21

I.

22

Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft biaxial orientierte Folien und Behälter mit hoher Gasundurchlässigkeit und die polymeren Materialien, die verwendet werden, um die Behälter und Folien herzustellen.

23

Bei der Herstellung von Getränkebehältern und Folien finden zunehmend aromatische Polyesterharze Verwendung. An diesen Polyesterharzen bezeichnet es das Klagepatent jedoch als nachteilig, dass diese eher begrenzte Sperreigenschaften aufweisen, so dass die Einsatzmöglichkeiten zur Herstellung von Behältern für kohlensäurehaltige Getränke begrenzt sind.

24

Nach der Patentbeschreibung können die aromatischen Polyesterharze mit Polyamidharzen gemischt verwendet werden, um die mechanischen Eigenschaften der aromatischen Polyesterharze zu verbessern, wobei das Polyesterharz in der Mischung die Tendenz der Polyamidharze zur Feuchtigkeitsaufnahme reduziert.

25

Wie das Klagepatent weiter ausführt, ist ein aus einem m-Xylylendiamin und einer Adipinsäure (Poly-m-xylylenadipamid, Poly-MXD-6) erhaltenes Polyamid dafür bekannt, dass es beachtenswerte Gassperreigenschaften in Bezug auf Sauerstoff und Kohlendioxid aufweist, welche merklich besser als jene von Polyethylenterephthalat (PET, ein aromatisiertes Polymerharz) sind, weshalb dieses Polyamid in einer Mischung mit PET oder COPET verwendet wird, um deren Sperreigenschaften zu verbessern.

26

Dem Klagepatent liegt die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, die Sperreigenschaften biaxial orientierter Folien und Behälter weiter zu verbessern, die aus Polyesterharzen erhalten und in einer Mischung mit einem Polyamid verwendet werden.

27

Dies geschieht nach Patentanspruch 9 in der nunmehr durch die Klägerin geltend gemachten eingeschränkten Fassung durch eine Kombination folgender Merkmale:

28

9.1. Polymeres Material, das

29

9.2. ein aromatisches Polyesterharz und

30

9.3. ein von einer Dicarbonsäure und einem Arylendiamin abgeleitetes Polyamid enthält, bei dem

31

9.4. das Polyamid in einer Polymerharzmatrix dispergiert ist,

32

9.5. wobei die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von 0,2 bis weniger als 1 Mikron beträgt.

33

Patentanspruch 12 beansprucht aus dem polymeren Material nach den Ansprüchen 1 bis 11 erhaltene biaxial orientierte Folien und Behälter.

34

III.

35

Entgegen der Auffassung der Beklagten macht die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Zu Recht gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass die angegriffene Ausführungsform von den Merkmalen 9.1. bis 9.4. wortsinngemäß Gebrauch macht, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf. Darüber hinaus beträgt die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen bei der angegriffenen Ausführungsform auch von 0,2 bis weniger als 1 Mikron (Merkmal 9.5.).

36

1.

37

Für die Verwirklichung von Merkmal 9.5. kommt es zunächst nicht darauf an, welche Größe die Domänen nach dem Streckblasen des spritzgegossenen Formlings zur Flasche aufweisen. Wie der Fachmann bereits dem Wortlaut von Patentanspruch 9 entnimmt, beansprucht dieser ein im Einzelnen näher beschriebenes polymeres Material. Bei diesem polymeren Material muss die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von 0,2 bis weniger als 1 Mikron betragen, so dass für die Bestimmung der Domängröße auf das noch keinem Blasvorgang unterworfene Material abzustellen ist. Erst die auf Patentanspruch 9 rückbezogenen Unteransprüche 12 – 16 beanspruchen sodann aus diesem Material hergestellte Behälter und Flaschen, wobei Unteranspruch 12 bereits nach seinem Wortlaut ausdrücklich klarstellt, dass die Behälter und Folien aus dem in Patentanspruch 9 beschriebenen Material erhalten werden. Anhaltspunkte dafür, gleichwohl für die Bestimmung der Eigenschaften des Materials gemäß Patentanspruch 9 auf die Verhältnisse am Endprodukt, das heißt auf die Verhältnisse nach dem Spritzblasvorgang abzustellen, bietet die Patentschrift demgegenüber nicht.

38

2.

39

Die Klägerin hat hinreichend dargelegt, dass die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen bei der angegriffenen Ausführungsform tatsächlich von 0,2 bis weniger als 1 Mikron beträgt.

40

a)

41

Nach dem durch die Klägerin als Anlagen HE 7 und HE 7a vorgelegten Privatgutachten von X betrug bei den durchgeführten Versuchen, bei denen der Gewindebereich einer verstreckten blasgeformten Flasche untersucht wurde, die mittlere Größe der dispergierten Domänen in dem Spritzgussteil der Flasche, bezogen auf alle Flaschen, 209,3 nm, so dass danach die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen tatsächlich von 0,2 bis weniger als 1 Mikron betrug. Dabei liegt diesem Privatgutachten das Untersuchungsverfahren, wie es in Abschnitt [0031] der deutschen Übersetzung des Klagepatents beschrieben ist, zugrunde. Dass die Messungen tatsächlich am Gewindebereich einer verstreckten blasgeformten Flasche vorgenommen werden können, räumt letztlich auch der durch die Beklagte beauftragte Privatsachverständige Scantlebury ein, da diese die Domänen-Morphologie dieses Bereiches einer Vorform widerspiegeln und als Alternative genutzt würden, um die Mikrostruktur von Spritzgussstäbchen zu bestimmen, sofern die Größe der Ellipsoiden zu derjenigen entsprechender Sphäroide zurückgerechnet werden könne (vgl. Anlage B 8, S. 5, Punkt 18). Die Messung an derartigen Spritzgussstäbchen wird im Klagepatent jedoch ausdrücklich als Messmethode genannt (vgl. Anlage HE 2, Abschnitt [0031]).

42

Im Rahmen seiner Untersuchung gemäß Anlagen HE 7 und HE 7a hat der durch die Klägerin beauftragte Privatgutachter die Länge von rund 400 Domänen vermessen und anschließend das arithmetische Mittel gebildet. Bei der Bestimmung der Länge der Domänen hat der Privatgutachter dabei nicht nur den schwarzen Kernbereich der Domänen, sondern auch die hellen Randbereiche in seine Messung einbezogen.

43

b)

44

Ergänzend zu diesen zunächst vorgelegten Untersuchungen hat die Klägerin als Anlagen HE 8 und HE 8.1 eine statistische Analyse vorgelegt, nach welcher mit 95-%iger Sicherheit gesagt werden kann, dass die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen größer als 0,2 µm (200 nm) ist (vgl. Anlage H 8.1, S. 10 unten).

45

c)

46

Darüber hinaus hat die Klägerin als Anlagen HE 17 und HE 18 sowie als Anlagen HE 19 und HE 20 weitere Messergebnisse vorgelegt, wobei sie insbesondere bei den Messungen gemäß Anlagen HE 19 und HE 20 – bis auf zwei Domänen auf Seite 50 der Anlage HE 19, oben rechts – jeweils nur die Breite und nicht die Länge der Domänen vermessen hat. Im Rahmen der Vermessung hat der durch die Klägerin beauftragte private Sachverständige, was der Prozessbevollmächtigte der Klägerin bereits in der mündlichen Verhandlung ausführlich erläutert hat, die elektronischen Bilder zwecks Durchführung der Messungen auf 400 Prozent vergrößert. Wie die als Anlagen HE 19 und HE 20 vorgelegten Messprotokolle weiter erkennen lassen, hat der durch die Klägerin beauftragte Sachverständige im Rahmen der Messungen nur den innerhalb des sichtbaren weißen Rings befindlichen Bereich der Domänen vermessen und versucht, alle auf den Abbildungen sichtbaren Domänen zu vermessen. Demgegenüber hat die Klägerin – zugunsten der Beklagten – solche Domänen im Rahmen ihrer Messungen unberücksichtigt gelassen, die deutlich größer sind als die sonst erkennbaren Domänen. Soweit sich in den Abbildungen gemäß Anlage B 15 die Messmarkierungen der Klägerin innerhalb bestimmter Domänen befinden (vgl. etwa Anlage B 15, S. 50 unten oder S. 56, links in der Mitte), würde eine vollständige Berücksichtigung der Größe dieser Domänen den Gesamtdurchschnitt erhöhen, so dass es sich um eine Abweichung zugunsten der Beklagten handelt.

47

Aufgrund seiner Messungen gemäß Anlagen HE 19 und HE 20 ist der durch die Klägerin beauftragte Privatsachverständige zu der Überzeugung gelangt, dass das arithmetische Mittel der Breite der vermessenen 542 Domänen 205,706 nm beträgt. Zu einem vergleichbaren Ergebnis ist, worauf die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 23.02.2010 ausdrücklich hinweist, auch der durch sie beauftragte Sachverständige X anhand der in der Anlage HE 20 dargestellten Messwerte gelangt.

48

4.

49

Die Beklagte hat nicht hinreichend substantiiert bestritten, dass der Durchmesser der Domänen nicht, wie durch die Klägerin anhand der als Anlagen HE 19 und HE 20 vorgelegten Messungen vorgetragen, mehr als 0,2 Mikron beträgt.

50

a)

51

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Durchschnittsgröße der Domänen – unabhängig davon, ob die Domänen bei der angegriffenen Ausführungsform lognormal verteilt sind – als arithmetisches Mittel und nicht als Median d50 zu bestimmen. Es mag sein, dass die ISO 9276-5 den Median d50 zur Bestimmung durchschnittlicher Partikelgrößen bei lognormaler Verteilung standardisiert hat. Jedoch wurde diese ISO-Norm erst am 01.08.2005 veröffentlicht. Selbst unter Berücksichtigung des weiteren Vortrags der Beklagten, die Erarbeitung einer ISO-Norm nehme regelmäßig eine Zeitdauer von 36 Monaten in Anspruch, sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Ermittlung des Durchschnitts bei einer lognormalen Verteilung der Domängrößen über den Median d50 im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents, dem 11.06.1998, bereits dem allgemeinen Fachwissen entsprach. Der bloße Hinweis der Beklagten, im Fall eines Antrages zur Erarbeitung einer Norm sei ein solcher Standard faktisch bereits allgemeine Übung, die sich über mehrere Jahre entwickelt habe, so dass davon auszugehen sei, dass dem Fachmann bereits im Anmeldezeitpunkt des Klagepatents bekannt gewesen sei, dass der Median d50 zur Ermittlung der durchschnittlichen Partikelgröße heranzuziehen sei, genügt hierfür jedenfalls nicht.

52

Auch dem Klagepatent, welches für die Auslegung sein eigenes Lexikon darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube), entnimmt der Fachmann keinen Hinweis, dass dort unter einer durchschnittlichen Größe nicht entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch das arithmetische Mittel, sondern der Median d50 zu verstehen sein soll. Vielmehr deuten sowohl der Wortlaut der englischen Fassung des Patentanspruchs ("average size") als auch der eingetragenen deutschen Übersetzung ("durchschnittliche Größe") darauf hin, dass das Klagepatent damit dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend das arithmetische Mittel und nicht den Median d50 meint. Wie insbesondere auch die durch die Beklagte als Anlagen B 11 – B 13 vorgelegten Schriften zeigen, wird dort, wo nicht das arithmetische Mittel als Durchschnitt gemeint ist, ausdrücklich auf den Median d50 Bezug genommen (vgl. etwa Anlage B 11, S. 5 oben "eine mittlere Teilchengröße (d50); Anlage B 12, S. 8 unten "…als der Durchmesser, der dem d50-Wert entspricht"; Anlage B 13, S. 5, Z. 18 f. "…with a weight-average particle size (d50)…"). Ein entsprechender Hinweis findet sich in der Klagepatentschrift demgegenüber nicht.

53

Im Übrigen hat auch der durch die Beklagte beauftragte private Sachverständige X in dem als Anlage B 2 vorgelegten Gutachten der Ermittlung der Durchschnittsgröße der Domänen nicht den Median (d50), sondern das arithmetische Mittel zugrunde gelegt.

54

b)

55

Ohne Erfolg macht die Beklagte weiter geltend, bei den Domänen sei nicht die Länge, sondern deren Breite zu vermessen, da dieser Einwand zumindest auf die Messungen gemäß Anlagen HE 19 und HE 20 nicht zutrifft. Dort hat die Klägerin unter Berücksichtigung dieses Einwandes der Beklagten lediglich die Breite der Domänen vermessen. Entsprechend hat die Beklagte diesen Einwand auch lediglich in Bezug auf die Messungen gemäß Anlagen HE 7/HE 7a sowie HE 17 und HE 18, nicht aber in Bezug auf die als Anlagen HE 19 und HE 20 vorgelegten Messergebnisse erhoben. Soweit die Klägerin demgegenüber bei zwei der in Anlage HE 19 auf Seite 50, oben rechts abgebildeten Domänen sowohl die Länge als auch die Breite der Domänen vermessen und beide Werte in ihre Berechnung des Durchschnitts einbezogen hat, ist der Beklagten zwar darin zuzustimmen, dass lediglich jeweils ein Wert, nämlich unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beklagten die Breite der Domäne, bei der Durchschnittsberechnung Berücksichtigung finden kann. Gleichwohl hat die Beklagte weder dargestellt, dass das durch die Klägerin errechnete arithmetische Mittel dann unter 0,2 Mikron (200 nM) liegt, noch ist dies ersichtlich.

56

c)

57

Des Weiteren hat die Klägerin bei ihren Messungen gemäß Anlagen HE 19 und HE 20 auch die sichtbaren weißen Randbereiche nicht in ihre Messungen einbezogen. Damit kann der Einwand der Beklagten, die Messungen der Klägerin seien auch deshalb unzutreffend, weil diese weißen Ränder nicht mit vermessen werden dürften, in Bezug auf diese Messungen nicht zum Erfolg führen.

58

d)

59

Soweit sich die Beklagte darüber hinaus darauf beruft, die Klägerin habe die Vergrößerung der ihren Messungen zugrunde liegenden Bilder derart gewählt, dass kleine Domänen schlecht oder gar nicht erkennbar seien, obwohl sie bei entsprechender Vergrößerung der durch die Klägerin vorgelegten TIFF-Dateien sichtbar wären, vermag auch dies begründete Zweifel an der Richtigkeit der durch die Klägerin ermittelten durchschnittlichen Domängröße nicht zu begründen.

60

Der Fachmann entnimmt der Klagepatentschrift in Bezug auf die Ermittlung der durchschnittlichen Domängröße, dass die Mikrostruktur mittels eines Abtastelektronenmikroskops (SEM) ermittelt werden soll (vgl. Anlage HE 2, Abschnitt [0031]). Dem Fachmann ist somit klar, dass in der für die Verwirklichung der technischen Lehre von Patentanspruch 9 erforderlichen Berechnung der durchschnittlichen Domängröße all diejenigen Domänen Berücksichtigung finden müssen, die in den mit der Auflösung eines solchen Elektronenmikroskops gemachten Aufnahmen ersichtlich sind. Dafür, dass auch diejenigen Domänen Berücksichtigung finden sollen, welche nur bei einer zusätzlichen Vergrößerung sichtbar sind, finden sich in der Klagepatentschrift demgegenüber keine Anhaltspunkte.

61

Dies vorausgeschickt entsprechen die die Grundlage der Messungen der Klägerin bildenden und als Anlage HE 21 vorgelegten Abbildungen den Vorgaben des Klagepatents. Wie durch das Klagepatent gefordert wurden diese Bilder mittels eines solchen Abtastelektronenmikroskops aufgenommen (vgl. Anlage HE 7.1, S. 6), wobei sich die Auflösung zwischen 10k und 25k bewegt. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es sich dabei um eine für ein Abtastelektronenmikroskop zu niedrige Auflösung handelt, sind weder vorgetragen, noch ersichtlich. Wie insbesondere Bild 3 des als Anlage B 2 vorgelegten Privatgutachtens zeigt, kann eine höhere Auflösung aufgrund der zunehmenden Unschärfe dazu führen, dass keine Domänen mehr erkennbar sind. Des Weiteren ist auch nicht erkennbar, dass die Klägerin tatsächlich – wie von der Beklagten behauptet – nicht alle auf den Abbildungen ersichtlichen Domänen vermessen hat.

62

Soweit die Beklagte in Anlage B 15 weitere Punkte eingekreist hat, ist bereits nicht ersichtlich, dass es sich bei diesen, sich bereits optisch von den durch die Klägerin vermessenen Domänen unterscheidenden Punkten tatsächlich um Domäneneinschlüsse im Sinne des Klagepatents handelt. Darüber hinaus hat die Beklagte auch nicht substantiiert dargelegt, dass deren Berücksichtigung bei der Ermittlung der durchschnittlichen Domängröße tatsächlich dazu führen würde, dass der Durchschnitt unter 0,2 Mikron sinkt. Hierfür hätte es insbesondere entsprechender Messungen der Beklagten bedurft, welche ihr unter Zuhilfenahme der durch die Klägerin als Anlage HE 21 übermittelten Bilder innerhalb der eingeräumten Schriftsatzfrist auch ohne Weiteres möglich gewesen wären. Soweit die Beklagte demgegenüber wie aus Anlage B 16 ersichtlich die Abbildungen zusätzlich vergrößert hat, sieht das Klagepatent eine derartige zusätzliche Vergrößerung nicht nur nicht vor. Vielmehr führt diese zusätzlich auch zu einer erhöhten Unschärfe, ohne dass zusätzliche Domänen sichtbar werden. Insbesondere zeigen die in Anlage B 16 eingezeichneten roten Kreise keine derartigen zusätzlichen Domänen.

63

e)

64

Auch die übrigen Einwendungen der Beklagten vermögen Zweifel an der Richtigkeit der durch die Klägerin vorgelegten Messergebnisse nicht zu begründen.

65

Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte darauf, die von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten seien von einer italienischen Firma namens "X Consortium" erstellt worden, wobei eine der Gründerinnen die Gruppe X & X, zu welcher auch die Klägerin gehört, sei. Konkrete Anhaltspunkte, allein deshalb an der Richtigkeit des vorgelegten Privatgutachtens zu zweifeln, hat die Beklagte weder vorgetragen, noch sind diese ersichtlich.

66

Soweit sich die Beklagte weiterhin darauf beruft, der vermessene Durchmesser der Löcher sei systematisch kleiner bis höchstens gleich dem tatsächlichen Durchmesser, da der vermessene Querschnitt in der Regel nicht durch den Mittelpunkt des Loches verlaufe ("Anschnittproblematik"), räumt dies der durch die Klägerin für die als Anlage HE 10 vorgelegte gutachterliche Stellungnahme beauftragte Sachverständige auch ein (vgl. Anlage HE 10, Seite 2, 3. Absatz). Jedoch führt dieser weiter aus, gleichwohl erfolge in der Praxis regelmäßig durch den Fachmann keine Korrektur, vielmehr werde regelmäßig der gemessene Durchmesser der Vertiefung der Domaingröße gleichgesetzt. Wie der durch die Klägerin beauftragte Privatgutachter weiter ausführt, lässt sich entsprechend dem dem Privatgutachten beigefügten ASTM Standard D 3576 aus der gemessenen Größe die wirkliche Größe berechnen, indem man die gemessene Größe mit einem Faktor 1,6 multipliziert, was auch der durch die Beklagte beauftragte Privatgutachter in der als Anlage B 8 in deutscher Übersetzung vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme bestätigt (vgl. Anlage B 8, S. 6, Punkt 22.).

67

Des Weiteren kann sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg darauf berufen, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die untersuchten Löcher tatsächlich von Polyamid-Domänen stammen. Die Klägerin hat im Rahmen ihrer Untersuchungen ein im Klagepatent ausdrücklich genanntes Verfahren eingesetzt, welches im Prioritätszeitpunkt nach der Stellungnahme des durch die Klägerin beauftragten Gutachters auch üblich war (vgl. Anlage HE 10, S. 2, Mitte). Insoweit führt der durch die Klägerin beauftragte Privatgutachter in seiner gutachterlichen Stellungnahme gemäß Anlage HE 10 weiter aus, dem Fachmann sei bekannt, dass der Kryobruch selbst, das heißt die Bruchmechanik von tiefgekühltem Polymer, zu Artefakten führen könne, wobei jedoch die Ätzung mittels Ameisensäure ausschließe, dass "Bruchartefakte ausgewertet würden, da hochauflösende SEM-Bilder > 95 Prozent aller Domän-Abdrücke eine Struktur, bestehend aus Zentrum (dunkler als die ebene Bruchfläche) und Randbereiche (heller als die ebene Bruchfläche) aufweisen" (vgl. Anlage HE 10, S. 6, letzter Absatz). In Anbetracht dessen genügt es somit nicht, wenn sich die Beklagte ohne weitere Begründung darauf beruft, die Klägerin habe nicht dargelegt, ob es sich bei den untersuchten Löchern tatsächlich um Polyamid-Domänen handelt.

68

5.

69

Weil die angegriffene Ausführungsform damit von allen Merkmalen von Patentanspruch 9 Gebrauch macht, ist bei dieser zugleich auch der auf Patentanspruch 9 rückbezogene Patentanspruch 12 verwirklicht, welcher unter anderem aus dem polymeren Material nach Anspruch 9 erhaltene, biaxial orientierte Folien und Behälter beansprucht.

70

IV.

71

Da die angegriffene Ausführungsform mithin ein Erzeugnis darstellt, welches Gegenstand des Klagepatents ist, ohne dass die Beklagte zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt ist (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die tenorierten Rechtsfolgen.

72

1.

73

Die Beklagte macht durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, so dass sie gegenüber der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet ist (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG).

74

2.

75

Des Weiteren hat die Beklagte der Klägerin Schadenersatz zu leisten (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

76

3.

77

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus wird die Beklagte durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140 b PatG). Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist der Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht in Bezug auf ihre nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).

78

4.

79

Schließlich hat die Klägerin im zuerkannten Umfang gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückruf und endgültige Entfernung der angegriffenen Ausführungsform aus den Vertriebswegen. Während sich dieser Anspruch für die Zeit ab Umsetzung der Enforcement-Richtlinie am 01.09.2008 unmittelbar aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG ergibt, steht der Klägerin ein solcher Anspruch für die Zeit vor dem 01.09.2008 aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 PatG, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog i.V.m. Art. 10 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie zu, wobei der Anspruch auf die Zeit nach Ablauf der Umsetzungsfrist der Enforcement-Richtlinie beschränkt ist. Nach Art. 10 der Enforcement-Richtlinie, welche bis zum 29.04.2006 in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen, sollen die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsordnungen vorsehen, dass dem Verletzten eine Möglichkeit gegeben wird, den Rückruf der patentverletzenden Ware aus den Vertriebswegen zu erreichen. Diese Rechtsfolge lässt sich im Wege richtlinienkonformer Auslegung aus § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog herleiten, denn diese Vorschrift berechtigt den Verletzten dazu, die "Beseitigung" der Beeinträchtigung zu verlangen (vgl. dazu auch Hoge Raad, GRUR-Int. 2008, 955, 958 – De Endstra-Tapes). Darunter lässt sich der Rückruf patentverletzender Ware und ihre endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen subsumieren. Entsprechend sieht Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG in Umsetzung der Enforcement-Richtlinie einen Anspruch auf Rückruf und Entfernung patentverletzender Erzeugnisse aus den Vertriebswegen vor. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs sowie der endgültigen Entfernung aus den Vertriebswegen im Sinne von Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 4 PatG.

80

V.

81

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

82

1.

83

Die durch die Beklagte in der gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklage herangezogenen Entgegenhaltungen nehmen die technische Lehre der Klagepatentansprüche 9 und 12 nicht neuheitsschädlich vorweg.

84

a)

85

Die durch Patentanspruch 9 sowie den auf diesen rückbezogenen Unteranspruch 12 beanspruchte technische Lehre wird in der WO X (vgl. Anlage B 4) nicht neuheitsschädlich offenbart. Zwar lehrt die Entgegenhaltung in Anspruch 10 sowie auf Seite 8/Seite 9 oben eine verbesserte transparente Sauerstoffbarriere, wobei die offenbarte Zusammensetzung eine Polyestermischung und ein Xylylengruppen-enthaltendes Polyamid (MXD6) enthält. Jedoch enthält diese Polyestermischung zugleich einen Übergangs-Katalysator, beispielsweise eine Kobaltoctoat-Mischung (vgl. Anlage B 4, S. 8 unten), so dass bereits die Zusammensetzung nicht Patentanspruch 9 entspricht. Entsprechend beschäftigt sich die durch die Beklagte weiterhin herangezogene Tabelle 1 der Entgegenhaltung mit den Auswirkungen der Orientierung der Polymere und der damit verbundenen Veränderung des Brechungsindex der Materialien. Über Tabelle I wird nachgewiesen, dass sich die Bereichsgröße des Polyamids durch die Orientierung über die Wellenlänge des Lichts vergrößert, was eine erhöhte Lichtstreuung zur Folge hat. Dabei finden MXD6-Kobaltoctoat-Mischungen oder MXD6/Kobaltoctoat/PET-Mischungen Verwendung, jedoch keine reinen MXD6/PET-Mischungen. Im Übrigen offenbart Tabelle 1, dass die Partikelgröße im unorientierten Zustand 0,1 – 0,3 µm beträgt, so dass dieser Bereich zumindest teilweise auch außerhalb des nunmehr beanspruchten Bereichs von 0,2 µm – unter 1 Mikron liegt.

86

b)

87

Auch in der JP X (vgl. Anlage B 5) wird die technische Lehre von Patentanspruch 9 einschließlich des auf diesen rückgezogenen Unteranspruchs 12 nicht neuheitsschädlich offenbart, da die Entgegenhaltung lediglich Angaben über die Domängrößen im verstreckten Zustand enthält, so dass die Entgegenhaltung nicht offenbart, dass die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von 0,2 bis weniger als 1 Mikron beträgt (Merkmal 9.5.). Vielmehr ist das Polyamid nach der in der Entgegenhaltung offenbarten Lehre im Polyester in Form von "Long Island shapes" in Längsrichtung dispergiert, wobei der Parameter "LT", der sich auf die zahlenmittlere Länge der Domän in einem bestimmten Querschnitt bezieht, im Bereich von 0,1 bis 5 µm definiert ist. Dies räumt die Beklagte zu 1) in ihrer Nichtigkeitsklage auch ein (vgl. Anlage B 3, S. 27 Mitte).

88

c)

89

Soweit sich die Beklagte zur Begründung der fehlenden Neuheit der durch die Patentansprüche 9 und 12 des Klagepatents beanspruchten technischen Lehre weiter auf die JP X (vgl. Anlage B 6) beruft, offenbart auch diese nicht, dass die durchschnittliche Größe der dispergierten Domänen von 0,2 bis weniger als 1 Mikron betragen soll (Merkmal 9.5.). Vielmehr sollen diese Teilchen von grob kugelförmiger Gestalt von 0,1 bis 5 µm groß sein (vgl. Anlage B 6, S. 9 sowie den Vortrag der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren: Anlage B 3, S. 29).

90

d)

91

Auch die durch die X GmbH vorgelegten weiteren Entgegenhaltungen rechtfertigen keine andere Bewertung, da diese zum Einen überwiegend in englischer Sprache vorgelegt wurden und zum Anderen auch gegenüber den Entgegenhaltungen der Beklagten keinen näherliegenden Stand der Technik darstellen.

92

2.

93

Die Beklagte hat weiterhin auch nicht hinreichend dargelegt, dass sich die technische Lehre von Patentanspruch 9 einschließlich des auf diesen rückbezogenen Patentanspruchs 12 naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt.

94

Soweit die Beklagte im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit geltend macht, das Klagepatent weise "keinen erfinderischen Effekt" nach, ist dies weder eine Frage der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ, noch stellt dies einen Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 100 EPÜ dar. Für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kommt es vielmehr allein darauf an, ob sich die Erfindung nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt, Art. 56 EPÜ.

95

3.

96

Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte des Weiteren auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung. Zum Einen hat die Beklagte die Offenlegungsschrift lediglich in englischer Sprache vorgelegt (vgl. Anlage B3/K9 und L1/K20), so dass sich der für die Beurteilung der unzulässigen Erweiterung maßgebliche Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung (vgl. Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Auflage, Rz. 58) bereits nicht vollständig erkennen lässt. Darüber hinaus ist der Vorwurf der unzulässigen Erweiterung jedoch auch in der Sache nicht gerechtfertigt. Vielmehr basiert Patentanspruch 9 auf dem ursprünglichen Patentanspruch 23. Patentanspruch 12 wird im ursprünglichen Patentanspruch 23 i. V. m. dem ersten Absatz der Offenlegungsschrift offenbart ("…biaxially-oriented films and containers…", vgl. Anlage L 1/ K 20, Abschnitt [0001]).

97

4.

98

Die beanspruchte technische Lehre ist in der Klagepatentschrift auch hinreichend offenbart, Art. 100 b) EPÜ. Eine patentierte Erfindung ist nur dann unzureichend offenbart, wenn ein für das Gebiet der Erfindung zuständiger Fachmann anhand der Patentschrift unter Zuhilfenahme seines Fachwissens und des allgemeinen Fachwissens mit zumutbarem Aufwand nicht in der Lage ist, die unter Schutz gestellte Erfindung in ausreichendem Maße im gesamten beanspruchten Bereich praktisch zu verwerten (vgl. Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Auflage, § 21 Rz. 29).

99

Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Erfindung in der Klagepatentschrift hinreichend offenbart. Soweit sich die Beklagte darauf beruft, Patentanspruch 9 enthalte keine Angaben zur An- oder Abwesenheit eines Tetracarbonsäure-dianhydrids oder dessen Menge sowie zur intrinsischen Viskosität des Ausgangspolyesterharzes und des eingesetzten Materials, bedarf es dieser Angaben nicht. Entscheidend ist, ob die Klagepatentschrift dem Fachmann einen Weg offenbart, mit Hilfe dessen er unter Anwendung seines und des objektiven Fachwissens in der Lage ist, die Erfindung auszuführen. Dies ist hier der Fall. Abschnitt [0017] des Klagepatents offenbart dem Fachmann ein Verfahren, um ein Material herzustellen, mit welchem die Sperreigenschaften biaxial orientierter Folien und Behälter verbessert werden können. Mit Hilfe dieses Verfahrens ist, so führt die Klagepatentschrift weiter aus, ein Material, wie es in Anspruch 9 beansprucht wird, herstellbar, wobei dem Fachmann in Abschnitt [0031] der deutschen Übersetzung zugleich auch konkrete Anhaltspunkte gegeben werden, wie er die Domängröße bestimmen soll. Weiterer Angaben im Patentanspruch bedurfte es somit nicht.

100

Darüber hinaus ist auch weder vorgetragen, noch ersichtlich, dass es erforderlich gewesen wäre, konkrete Vorgaben hinsichtlich des bei der Bestimmung der Domängrößen anzuwendenden Verfahrens in die Patentschrift aufzunehmen. Wie die durch die Parteien vorgelegten sachverständigen Stellungnahmen (vgl. Anlage HE 10 und B 7/B 8) zeigen, entspricht eine derartige Bestimmung grundsätzlich allgemeinem Fachwissen. Zwischen den Parteien ist lediglich umstritten, welche – bekannte – Methode bei der Bestimmung der durchschnittlichen Domängröße nach dem allgemeinen Fachwissen zur Anwendung kommen muss.

101

V.

102

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 (1. Hs), 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

103

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1; 108 ZPO.

104

Der Streitwert wird auf 1.000.000,- EUR festgesetzt.