1

Tatbestand:

2

Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 472 162 (Anlage K 1, Klagepatent), welches unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 14.01.2002 am 10.01.2003 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 03.11.2004. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 04.10.2006 bekannt gemacht.

3

Das unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum ortsgenauen Ablegen von Gegenständen. Sein ursprünglich erteilter Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

4

"Vorrichtung zur Erzeugung beliebiger Portionen (6) und Formate (5) von Produkten (2), mit einem Aufreihband (1), das die Produkte (2) fördert und an einer Übergabekante (4) an ein Portionierband (3) übergibt, auf dem die Portionen (6) und die Formate (5) erzeugt werden und mit dem die Produkte als entsprechende Portionen (6) und in dem jeweiligen Format (5) weitergefördert werden, bei dem

5

die Lage der Übergabekante (4) relativ zum Portionierband (3) mindestens in einer Richtung (7,8) mit einem Antrieb veränderbar ist und/oder

6

die Lage des Portionierbandes (3) mindestens in einer Richtung (9,10) relativ zur Übergabekante mit einem Antrieb veränderbar ist,

7

die Lage der Übergabekante (4) und die Bewegung des Portionierbandes (3) so aufeinander abgestimmt ist, dass mit den Produkten beliebige Portionen (6) und Formate (5) erzeugbar sind,

8

sie ein Detektionsmittel aufweist, das erste Daten über die Lage des jeweiligen Produktes auf dem Aufreihband (1) an eine Steuerung übermittelt, die außerdem zweite Daten von den Antrieben empfängt und

9

die Steuerung die Antriebe entsprechend der gewünschten Portionen und Formate regelt,

10

dadurch gekennzeichnet, dass mit den Daten der genaue Ort des jeweiligen Produktes innerhalb der Vorrichtung berechenbar ist."

11

In einem gegen das Klagepatent gerichteten Einspruchsverfahren, an dem unter anderem die Beklagte als Einsprechende Beteiligte war, hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes am 10.12.2008 nach mündlicher Verhandlung das Klagepatent nach den Änderungen des Anspruchssatzes und der Beschreibung gemäß einem von der Klägerin eingereichten Hilfsantrag aufrechterhalten. Nach dieser – nicht rechtskräftigen – Entscheidung lautet der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Anspruch 1 nunmehr wie folgt:

12

"Vorrichtung zur Erzeugung beliebiger Portionen (6) und Formate (5) von Produkten (2), mit einem Aufreihband (1), das die Produkte (2) fördert und an einer Übergabekante (4) an ein Portionierband (3) übergibt, auf dem die Portionen (6) und die Formate (5) erzeugt werden und mit dem die Produkte als entsprechende Portionen (6) und in dem jeweiligen Format (5) weitergefördert werden, bei dem

13

die Lage der Übergabekante (4) in oder gegen die Transportrichtung des Aufreihbandes mit einem Antrieb veränderbar ist und

14

die Lage des Portionierbandes (3) in einer Richtung quer zur Transportrichtung des Aufreihbandes mit einem Antrieb veränderbar ist,

15

die Lage der Übergabekante (4) und die Bewegung des Portionierbandes (3) so aufeinander abgestimmt ist, dass mit den Produkten beliebige Portionen (6) und Formate (5) erzeugbar sind,

16

sie ein Detektionsmittel aufweist, das erste Daten über die Lage des jeweiligen Produktes auf dem Aufreihband (1) an eine Steuerung übermittelt, die außerdem zweite Daten von den Antrieben der Übergabekante und des Portionierbandes empfängt und

17

die Steuerung die Antriebe entsprechend der gewünschten Portionen und Formate regelt,

18

die außerdem zweite Daten von einem Antrieb des Aufreihbandes empfängt,

19

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mit den ersten Daten und den zweiten Daten von den Antrieben der Übergabekante, des Portionierbandes und des Aufreihbandes den genauen Ort jedes Produktes auf dem Aufreih- und Portionierband zu jedem Zeitpunkt berechnet."

20

Gegen den Beschluss der Einspruchabteilung vom 10.12.2008 hat eine Einsprechende Beschwerde eingelegt, so dass der Beschluss nicht rechtskräftig ist.

21

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 10 des Klagepatents zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einer perspektivischen Ansicht.

22

Die Beklagte hat auf der Anfang Mai 2007 in Frankfurt stattfindenden Messe "IFFA" eine Vorrichtung ausgestellt, mit der Lebensmittel innerhalb einer Produktionslinie mehrbandig verteilt und angeordnet werden können, um sodann einer Verpackungsmaschine zugeführt zu werden. Die auf der Messe ausgestellte Anlage entspricht dem in dem Prospekt der Beklagten gemäß Anlage K 10 so bezeichneten "VEMAG Multi-Trayloader 709". Dieser Prospekt ist nachfolgend leicht verkleinert zur Veranschaulichung wiedergegeben:

23

Mit Schriftsatz ihres Patentanwaltes vom 05.05.2007 mahnte die Klägerin die Beklagte wegen der Vorführung der angegriffenen Ausführungsform auf der Messe in Deutschland ab.

24

Die Antriebsvorrichtung der angegriffenen Ausführungsform, mit welcher die Produkte an die Übergabekante zum Portionierband hin befördert werden, verfügt über einen Inkrementalgeber, dessen Impulse an die Steuerung der Vorrichtung weitergegeben werden. Desweiteren befindet sich an dem Aufreihband in zirka 130 cm Entfernung von der Übergabekante ein Detektionsmittel, welches das Vorhandensein eines Produktes auf dem Aufreihband erfasst. Diese Erfassung wird ebenfalls an die Steuereinheit weitergegeben. Dort werden – ausgelöst von dem entsprechenden Signal des Detektionsmittels – die diesem Produkt zuzuordnenden Impulse des Inkrementalgebers gezählt und gespeichert. Bei Erreichen eines voreingestellten Sollwertes veranlasst die Steuerung, dass die Übergabekante zurückgezogen wird und das Produkt durch Ausnutzen des Trägheitsmomentes auf das Portionierband aufgelegt wird.

25

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform verwirkliche die technische Lehre des Klagepatents im eingeschränkt aufrechterhaltenen Umfang wortsinngemäß. Insbesondere stelle das Zählen der Impulse des Inkrementalgebers eine Berechnung im Sinne des Klagepatentes dar, so dass auch die angegriffene Ausführungsform den Aufenthaltsort eines jeden Produktes zu jeder Zeit berechne.

26

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen wortsinngemäßer Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Vernichtung und Schadenersatz in Anspruch. Wegen des vorgerichtlichen Abmahnschreibens begehrt sie den Ersatz der hierfür aufgewendeten Kosten.

27

Die Klägerin beantragt,

28

I.

29

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihren Geschäftsführern, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,

30

im geschäftlichen Verkehr Vorrichtungen zur Erzeugung beliebiger Portionen und Formate von Produkten mit einem Aufreihband, das die Produkte fördert und an einer Übergabekante an ein Portionierband übergibt, auf dem die Portionen und die Formate erzeugt werden und mit dem die Produkte als entsprechende Portionen und in dem jeweiligen Format weiter gefördert werden, bei denen die Lage der Übergabekante in oder gegen die Transportrichtung des Aufreihbandes mindestens in einer Richtung mit einem Antrieb veränderbar ist und/oder die Lage des Portionierbandes in einer Richtung quer zur Transportrichtung des Aufreihbandes mit einem Antrieb veränderbar ist, die Lage der Übergabekante und die Bewegung des Portionierbandes so aufeinander abgestimmt sind, dass mit den Produkten beliebige Portionen und Formate erzeugbar sind, sie ein Detektionsmittel aufweisen, das erste Daten über die Lage des jeweiligen Produktes auf dem Aufreihband an eine Steuerung übermittelt, die Steuerung außerdem zweite Daten jeweils von dem Antrieb des Aufreihbandes, dem Antrieb der Übergabekante und dem Antrieb des Portionierbandes empfängt und die Steuerung den Antrieb der Übergabekante des Aufreihbandes und den Antrieb des Portionierbandes entsprechend der gewünschten Portionen und Formate regelt, und die Vorrichtung mit den ersten Daten und den zweiten Daten von dem Antrieb des Aufreihbandes, der Übergabekante des Aufreihbandes und dem Antrieb des Portionierbandes den genauen Ort jedes Produktes in Form der erreichten Istwerte zu jedem Zeitpunkt berechnet und speichert, so dass bei einem Neustart der Vorrichtungen aufgrund des aus den gespeicherten Istwerten und der eingegebenen Geschwindigkeit des Aufreihbandes vorhandenen Weg- und Geschwindigkeitswissens die Lage der Produkte bekannt ist und die auf dem Aufreih- und Portionierband befindlichen Produkte nicht auszuscheiden sind,

31

anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen und/oder zu besitzen;

32

II.

33

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen der Beklagten seit dem 04.11.2006 gemäß dem Klageantrag Ziffer I. bereits entstanden ist und/oder noch entstehen wird;

34

III.

35

die Beklagte des weiteren zu verurteilen, der Klägerin im Hinblick auf Handlungen gemäß Klageantrag zu Ziffer I. seit dem 04.11.2006 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über solche Vorrichtungen hinsichtlich

36

37

1. Name und Anschrift des Herstellers,

38

2. Name und Adresse des Lieferanten,

39

3. Namen und Adressen anderer Vorbesitzer,

40

4. Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber,

41

5. Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Vorrichtungen,

42

6. Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise,

43

7. sämtliche über die Einkaufspreise hinausgehenden Kosten, aufgegliedert nach den einzelnen Kostenpositionen,

44

8. Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise,

45

9. erzielter Umsatz,

46

10. erzielter Gewinn,

47

11. Namen und Anschriften von Angebotsempfängern,

48

12. Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben,

49

13. Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahr, Bundesländern und Werbeträgern,

50

dies alles unter Vorlage von Kopien der relevanten Belege, nämlich ihrer Auftragsschreiben an ihren Lieferanten sowie dessen Auftragsbestätigung, Lieferrechnungen und Lieferscheine, der Bestellschreiben ihrer gewerblichen Abnehmer sowie ihrer Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Lieferrechnungen sowie einer Zusammenstellung von Kopien der entsprechenden Werbemaßnahmen;

51

IV.

52

die Beklagte des weiteren zu verurteilen, alle in ihrem Eigentum oder Besitz befindlichen Vorrichtungen gemäß Klageantrag Ziffer I. zu vernichten;

53

V.

54

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.994,40 € nebst Zinsen ab dem 06.11.2008 zu zahlen.

55

Wegen der daneben zum Klageantrag I. insbesondere geltend gemachten Ansprüche 7, 8, 11, 12, 13, 14 und 15 wird auf Blatt 61 der Akte Bezug genommen.

56

Die Beklagte beantragt,

57

die Klage abzuweisen,

58

hilfsweise,

59

das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens gegen das Klagepatent auszusetzen.

60

Widerklagend beantragt die Beklagte,

61

die Klägerin zu verurteilen, an die Beklagte einen Betrag in Höhe von 5.988,80 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

62

Die Klägerin beantragt,

63

die Widerklage abzuweisen.

64

Die Beklagte ist der Ansicht, die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform stelle keine Verletzung des Klagepatents dar. Die Steuereinheit, die – was insoweit zwischen den Parteien unstreitig ist – alleine die eingehenden Signale des Inkrementalgebers zähle, stelle keine Berechnung an, aus der heraus sich ergeben würde, wo die einzelnen Produkte sich zum jeweiligen Zeitpunkt befänden. Es erfolge ausschließlich ein Abgleich des Istwertes der ausgegebenen Signale mit dem voreingestellten Sollwert und in dem Fall einer Betriebsunterbrechung werde dieser erreichte Istwert gespeichert, so dass nach erfolgter Wiederinbetriebnahme die Steuereinrichtung bei dem bereits erreichten Istwert fortsetze und weiterzähle.

65

Da die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze, stelle das Patentanwaltsschreiben vom 05.05.2007 eine unberechtigte Abnehmerverwarnung dar, weswegen die Klägerin zum Ersatz der der Beklagten entstandenen Anwaltskosten verpflichtet sei.

66

Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.

67

Entscheidungsgründe:

68

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die technische Lehre des Klagepatents nicht, weswegen der Klägerin die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht zustehen. Demgegenüber ist die Widerklageforderung begründet, da es sich bei dem Schreiben des Patentanwalts der Klägerin vom 05.05.2007 um eine unberechtigte Abnehmerverwarnung handelt. Die Klägerin ist deshalb zum Ersatz der der Beklagten entstandenen Kosten anwaltlicher Inanspruchnahme verpflichtet ist.

69

I.

70

Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zum ortsgenauen Ablegen von Gegentänden.

71

Nach dem einleitenden Beschreibungstext in der ursprünglich erteilten Klagepatentschrift sind Positioniersysteme für das Positionieren von Produkten, beispielsweise Lebensmitteln, sonstigen Gütern und dergleichen aus der US-A-684 008 und der EP-A 0 104 142 vorbekannt gewesen. Beiden Anlagen ist gemein, dass die Produkte dabei von einem Förderband an eine Verpackungslinie übergeben werden. Bei plastisch verformbaren Produkten besteht hierbei das Problem, dass diese nicht mit Ansaugvorrichtungen als Greifelementen von einem Förderband abgegriffen werden können, um dann von diesen Greifern in die Verpackungsvorrichtungen einer Verpackungsmaschine eingelegt zu werden. Dieses in der EP-A- 0 104 142 als vorbekannten Stand der Technik beschriebene Verfahren scheitert demnach an der Konsistenz der Produkte, mit denen sich die klagepatentgemäße Erfindung sowie der hierin gewürdigte vorbekannte Stand der Technik befassen. Aufgrund dessen war es im Stand der Technik vorbekannt, solche weichen Produkte so in Verpackungsmulden einzulegen, dass sie auf einem Transportband zu einer Übergabestation gebracht werden. Von dort werden sie entweder von dem Transportband aus in die Verpackungsmulden hineingefördert oder aber das Transportband wird kurz entgegen der Transportrichtung zurückgefahren wenn ein Produkt die Übergabestation, d.h. das Ende des Transportbandes erreicht. Das Produkt verbleibt dann aufgrund seiner Trägheit an der Stelle und kann – nachdem das Transportband zurückgefahren wurde – in die darunter befindliche Verpackungsmulde fallen.

72

Das Klagepatent führt weiter aus, dass die Verpackungsanlagen aus dem vorbekannten Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents mehrreihig ausgeführt seien, weswegen ein ankommender Produktstrom zunächst in eine Anzahl von Produktströmen zerteilt werden müsse, die der Anzahl der Produktreihen der Verpackungslinie entsprechen. Eine Verteilung eines einstreifigen Produktstromes sei dann möglich, wenn die gleiche Anzahl von Förderbändern mit ankommenden Produkten parallel über der jeweiligen Reihe der Verpackungslinie angeordnet ist, durch die die einzelnen Produkte oder Produktstapel dann in die jeweilige Reihe der Verpackungslinie eingelegt bzw. von dem Förderband abgeworfen werden.

73

Als nachteilig kritisiert ist das Klagepatent an diesem bekannten Stand der Technik, dass der anlagentechnische Aufwand sehr hoch sei und zudem die Reihenfolge der Ablage der einzelnen Produktstapel nicht oder nur mit erheblichem Aufwand variierbar sei. Bei einem Formatwechsel in der Verpackungsmaschine müsse ein erheblicher anlagentechnischer Aufwand betrieben werden, bevor die Produkte in einer Verpackungslinie positioniert werden könnten.

74

Vor diesem Hintergrund stellt das Klagepatent sich die Aufgabe, eine Vorrichtung zur Erzeugung beliebiger Portionen und Formate zur Verfügung zu stellen, die die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist.

75

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 (in seiner durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10.12.2008 aufrechterhaltenen Fassung) die Kombination der folgenden Merkmale vor:

76

Vorrichtung zur Erzeugung beliebiger Portionen (6) und Formate (5) von Produkten (2), mit folgenden Merkmalen:

77

1. Einem Aufreihband (2), dass die Produkte (2) fördert und an einer Übergabekante (4) an ein Portionierband (3) übergibt, wobei

78

a) die Lage der Übergabekante (4) in oder gegen die Transportrichtung des Aufreihbandes mit einem Antrieb veränderbar ist;

79

2. einem Portionierband (3), auf dem die Portionen (6) und die Formate (5) erzeugt werden und mit dem die Produkte als entsprechende Portionen (6) und in dem jeweiligen Format (5) weitergefördert werden, wobei

80

a) die Lage des Portionierbandes (3) in einer Richtung quer zur Transportrichtung des Aufreihbandes mit einem Antrieb veränderbar ist, und

81

b) die Lage der Übergabekante (4) und die Bewegung des Portionierbandes (3) so aufeinander abgestimmt ist, dass mit den Produkten beliebige Portionen (6) und Formate (5) erzeugbar sind;

82

3. einem Detektionsmittel, dass erste Daten über die Lage des jeweiligen Produktes auf dem Aufreihband (1) an eine Steuerung übermittelt;

83

4. einer Steuerung, die

84

a) erste Daten von den Antrieben,

85

aa) der Übergabekante und

86

bb) des Portionierbandes empfängt;

87

b) zweite Daten von einem Antrieb des Aufreihbandes empfängt und

88

c) die Antriebe entsprechend der gewünschten Portionen und Formate regelt;

89

5. die Vorrichtung berechnet mit den ersten Daten und den zweiten Daten von den Antrieben der Übergabekante des Portionierbandes und des Aufreihbandes

90

a) den genauen Ort des Produktes auf dem Aufreih- und Portionierband

91

b) zu jedem Zeitpunkt,

92

6. so dass bei einem Neustart der Vorrichtung die Lage der Produkte bekannt ist

93

a) aufgrund des Weg- und

94

b) Geschwindigkeitswissens; und

95

7. die auf dem Aufreih- und Portionierband befindlichen Produkte nicht auszuscheiden sind.

96

II.

97

Die Klägerin hat eine Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents im Umfang des nunmehr geltend gemachten eingeschränkt aufrechterhaltenen Patentanspruches 1 nicht schlüssig dargetan.

98

Zutreffend gehen die Parteien davon aus, dass die angegriffene Ausführungsform die Merkmale 1 – 4 c) wortsinngemäß verwirklicht, weswegen sich weitere Ausführungen hierzu an dieser Stelle erübrigen.

99

Es kann jedoch nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Ausführungsform entsprechend der Merkmalsgruppe 5 und 6 mit den ersten Daten, die von dem Detektionsmittel erfasst und an die Steuerung übermittelt werden, und den zweiten Daten von den Antrieben der Übergabekante des Portionierbandes und des Aufreihbandes zu jedem Zeitpunkt den genauen Ort jedes Produktes auf dem Aufreih- und Portionierband berechnet, so dass bei einem Neustart der Vorrichtung die Lage der Produkte bekannt ist aufgrund des Weg- und Geschwindigkeitswissens.

100

1.

101

Zunächst ist hierzu festzustellen, dass den Anträgen der Klägerin in der Replik auf Anordnung der Vorlage der Schaltpläne und des Quellcodes der Steuerung der angegriffenen Ausführungsform an die Klägerin gem. §§ 420, 421 ZPO in Verbindung mit § 140 c Abs. 1 Satz 1 PatG nicht zu entsprechen war, da die tatsächliche Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform zwischen den Parteien nicht im Streit steht.

102

Wie vorstehend im Tatbestand wiedergegeben, funktioniert die angegriffene Ausführungsform derart, dass deren Steuerung die von dem Inkrementalgeber ausgehenden Impulse erfasst und die erfassten Impulse jeweils aufaddiert und den hierdurch ermittelten Wert abspeichert, so dass nach einer Unterbrechung im Betriebsablauf die Steuerung in der Lage ist, von dem zuvor erreichten Wert (der Anzahl der bis dahin gezählten Inkremente) ausgehend weiter zu zählen. Streitig ist zwischen den Parteien allein die Frage, ob es sich bei dieser Vorgehensweise um eine patentgemäße Berechnung des genauen Ortes eines jeden Produktes auf dem Aufreih- und Portionierband handelt, wie dies die Klägerin geltend macht, oder eine dem Wortsinn entsprechende Berechnung einen weiteren Rechenschritt erfordert, was von der Beklagten geltend gemacht wird. Bei der Beantwortung dieser Frage handelt es sich jedoch um eine Frage der Bestimmung des Schutzbereiches. Dies ist eine Rechtsfrage, für deren Beantwortung es nicht auf die tatsächliche Programmierung der Steuerungseinheit der angegriffenen Ausführungsform ankommt.

103

2.

104

Nach der Lehre des Klagepatents ist es erforderlich, dass die Vorrichtung als solche zu jedem Zeitpunkt tatsächlich berechnet, an welchem Ort sich das jeweilige Produkt befindet.

105

a)

106

Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent geschützt ist, ist gem. Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGH, GRUR 2004, 1023 – bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs ist in seiner Gesamtheit der Betrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichen durch Auslegung zu ermitteln (BGH, GRUR 2007, 210 – Kettenradanordnung). Wobei die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnung des betreffenden Patents nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstands führen darf.

107

Welche Teile der Beschreibung für den vorliegenden Rechtsstreit zum Zwecke der Auslegung heranzuziehen sind, und ob die Gründe der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in der Entscheidung vom 10.12.2008 Bestandteil der Beschreibung des Patentes werden oder nicht, bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung, da diese Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist. Denn – wie der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat – ist gegen diese Entscheidung von einer der Einsprechenden zwischenzeitlich Beschwerde eingelegt worden.

108

Gleichwohl stellen die Ausführungen der Einspruchsabteilung jedoch jedenfalls gewichtige sachkundige Äußerungen dar, die von der Kammer zur Kenntnis zu nehmen und bei ihrer Auslegung zur würdigen sind.

109

Die Merkmalsgruppe 5 und 6 ist im Rahmen des Einspruchsverfahrens einschränkend in den ursprünglich erteilten Anspruch 1 aufgenommen worden. Dies erfolgte, weil der ursprünglich erteilte Anspruch 1 nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht patentierbar gewesen ist, da er im Hinblick auf die in das Einspruchsverfahren eingeführte – im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigte – Entgegenhaltung EP 0 798 242 (Anlage B 4) dem Fachmann die Lösung des Klagepatents im ursprünglich erteilten Umfang bereits nahegelegt hat.

110

b)

111

Die Vorrichtung gemäß der Anlage B 4 offenbart ein Verfahren zum Ordnen von Nahrungsmitteln und ein Gerät dafür. Zutreffend ist die Einspruchsabteilung bei dieser Entgegenhaltung als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen. Die Vorrichtung die dort offenbart wird, dient dem Portionieren und Formatieren von Produkten vor deren Verpackung. Dies wird im wesentlichen durch ein Portionierband und ein rechtwinklig dazu angeordnetes Aufreihband mit beweglicher Übergabekante bewerkstelligt. Diese Vorrichtung ist ebenfalls in der Lage, beliebige Formatbilder zu erzeugen. Erreicht wird dies durch eine Steuerung, die unter anderem mit Daten von einem Produktsensor am Aufreihband, Antriebsdaten des Aufreihbandes und Antriebsdaten der Übergabekante versorgt wird.

112

Die Einspruchsabteilung führt hierzu bei der Bewertung der Frage des Vorliegens eines erfinderischen Schrittes aus, dass auch eine solche Vorrichtung mit den erfassten Daten bereits in der Lage wäre, den Ort jedes Produkts auf dem Aufreih- und dem Portionierband zu berechnen "wenn dies denn gewünscht wäre". Tatsächlich umgesetzt wird dies bei der Vorrichtung gemäß Anlage B 4 jedoch nicht. Aufgrund der an die Steuereinheit der dort offenbarten Vorrichtung übermittelten Daten des Lebensmittelerzeugnis-Erfassungssensors und des Codedrehgebers ist diese Vorrichtung aber bereits in der Lage den Istzustand des Produktes auf dem Aufreihband zu erfassen und mit einem vorgegebenen Sollwert zu vergleichen, um dann durch ein Zurückziehen des Auslassendabschnittes das Ablegen des Produktes auf das Portionierband zu veranlassen.

113

Der Fachmann entnimmt der Anlage B 4 in der deutschen Übersetzung auf Seite 18 im dritten Absatz hierzu:

114

"Beim Erfassen eines vorderen Lebensmittelerzeugnisses 2 in einer Reihe durch den Lebensmittelerzeugnis-Erfassungssensor 27 beginnt der Logikoperationsabschnitt 15 b von dem Codedrehgeber 14 für die Überführungsentfernung des Endlosbandes 12 gesendete Impulse zu zählen und vergleicht fortlaufend die gezählten Impulse mit dem Vergleichs-Bezugswert. Wenn die Differenz zwischen den gezählten Impulsen und dem Vergleichs-Bezugswert einen vorgegebenen Wert erreicht, ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem das vordere Lebensmittelerzeugnis 2 in der Reihe, das anzuordnen ist, sich dem Auslass-Endabschnitt 10 genähert hat. Daher wird ein Antriebsmagnetventil 17 a für Druckluftzylinder 17 zum Hin- und Herschwenken des Auslass-Endabschnitts 10 angeschaltet, so dass der Auslass-Endabschnitt 10 abgesenkt wird, um einen sanften Anordnungsvorgang ausführen zu können."

115

Ausgehend von diesem Stand der Technik war nach zutreffender Ansicht der Einspruchsabteilung, der die Kammer sich nach eigener Prüfung und Überzeugungsbildung anschließt, für die Patentierbarkeit des Klagepatents erforderlich, dass nicht mehr nur noch die Berechenbarkeit gefordert wurde, wie dies den ursprünglichen Anspruchswortlaut auszeichnete, sondern dass tatsächlich der Ort der Produkte berechnet wird und das die tatsächliche Lage der Produkte auf Aufreih- und Portionierband bei einem Neustart bekannt ist. Hiermit verbunden ist dann in Abgrenzung zu der Vorrichtung nach der Anlage B 4, dass keine Vorkehrungen für den Neustart ergriffen werden müssen, da die Anlage nach einer Betriebsunterbrechung die Lage eines jeden Produkts kennt und daher die – unterbrochenen – Formate weitergebildet werden können und eine Ablage in die angeschlossene Verpackungseinheit ebenfalls problemlos erfolgen kann.

116

Dieses Ergebnis veranlasst den in Rede stehenden Fachmann, der den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents in seiner Gesamtheit kennt, dazu, den Wortsinn des Klagepatents in eben der Weise auszulegen, dass es für die Erfindung auf eine tatsächliche Berechnung des jeweiligen Ortes der Produkte auf dem Aufreihband ankommt. Denn er wird in Kenntnis des nächstliegenden Standes der Technik bemüht sein, dem Anspruchswortlaut einen Sinngehalt beizumessen, der eine erfinderische Weiterentwicklung zu eben diesem vorbekannten Stand der Technik darstellt. Aufgrund dessen wird er den Anspruchswortlaut ernst nehmen und es nicht ausreichen lassen, dass eine theoretische Berechenbarkeit des Ortes der Produkte zu jedem Zeitpunkt bereits genügt, da ihm solches ja bereits der Stand der Technik offenbarte.

117

c)

118

Eine solche tatsächliche Berechnung findet bei der angegriffenen Ausführungsform aber gerade nicht statt. Unstreitig erfasst das Detektionsmittel das Vorhandensein eines Produkts auf dem Aufreihband und initiiert die Erfassung des Wertes des Inkrementalgebers an dem Antrieb des Aufreihbandes. Durch die vorgegebenen und der Steuerung eingegebenen Werte der Bandlaufgeschwindigkeit und der Entfernung von Detektionsmittel hin zur Übergabekante ist die angegriffene Ausführungsform in der Lage zu einem vorgegebenen Zeitpunkt die Übergabekante zurückzuziehen und das Produkt als Portion auf das Portionierband abzulegen. Hierbei wird in der Steuerung aber nichts anders getan, als einfach nur die Signale aufzuaddieren. Dieses Aufaddieren der Signale ist aber nicht bereits eine erfindungsgemäße Berechnung. Erfindungsgemäß wäre die Berechnung dann, wenn in der Steuerung eine weitere Rechenoperation stattfindet, mit der die eingegangenen Signalimpulse des Inkrementalgebers mit der einem jeweiligen Inkrement entsprechenden Wegstrecke multipliziert würden, so dass die Steuerung tatsächlich den Ort des Produktes erkennt. Nur eine solche Berechnung versetzte die Steuerung in die Lage zu verhindern, dass im Falle einer Unterbrechung des Transportweges – bei entsprechender Speicherung der bis dahin ermittelten Daten – die auf dem Aufreihband befindlichen Produkte abgeräumt werden müssten.

119

Bei der angegriffenen Ausführungsform ist die Steuerung nicht in der Lage zu erkennen, ob das der Übergabekante nächste Produkt im Falle einer Betriebsunterbrechung ausreichend weit von der Übergabekante entfernt ist, so dass dieses Produkt bei Erreichen der Übergabekante eine so hohe Geschwindigkeit aufgenommen hat, dass die erforderliche Wurfparabel erreicht werden kann, um dieses Produkt an den gewünschten Ort auf dem Portionierband abzulegen. Insofern wäre es bei der angegriffenen Ausführungsform erforderlich, nach jeder Unterbrechung das Aufreihband daraufhin zu untersuchen, ob das der Übergabekante nächstgelegene Produkt einen ausreichenden Abstand von der Übergabekante aufweist. Anderenfalls wäre es von dem Aufreihband zu entfernen.

120

Zudem hat der Beklagtenvertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung unwidersprochen geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform bei Eingang eines jeden Signals dieses Signal zu dem bisher gezählten Signal hinzuaddiert und lediglich abgleicht, ob der sich hieraus ergebende Summenwert dem voreingestellten Sollwert entspricht. Aufgrund dessen ist die angegriffene Ausführungsform auch nicht in der Lage, zu erkennen, ob das der Übergabekante nächstgelegene Produkt im Falle einer Betriebsunterbrechung bereits den Punkt Sollwert minus eins erreicht hat, mit der Folge, dass dann die Wurfparabel nicht mehr eingehalten werden kann. Wäre die angegriffene Ausführungsform erfindungsgemäß ausgestaltet, so würde die Steuerung in einem solchen Fall veranlassen, dass das Aufreihband zunächst um eine Entfernung X zurückgedreht wird, um sicherzustellen, dass das Produkt vor Erreichen der Übergabekante die erforderliche Geschwindigkeit aufgenommen hat. Da die angegriffene Ausführungsform solches nicht tut, ist es auch nicht ausreichend, dass sie – im Gegensatz zu der Vorrichtung gemäß Anlage B 4 – im Falle einer Betriebsunterbrechung den Istwert der eingegangenen Signale des Inkrementalgebers speichert, um für den Fall der Wiederinbetriebnahme ausgehend von diesem Wert weiter zu zählen und auf diese Art und Weise zu gewährleisten, dass das nächste Produkt auf der nächsten gewünschten Position des Portionierbandes abgelegt wird, wenn die Entfernung des Produktes von der Übergabekante im Fall des Wiederanfahrens ausreichend groß ist.

121

Da es mithin bereits an der Verwirklichung der Berechnung des tatsächlichen Ortes des Produktes fehlt, kommt es nicht auf die weitere – zwischen den Partein im Streit befindliche – Frage an, ob die Vorrichtung bei einem Neustart aufgrund des Geschwindigkeitswissens entsprechend Merkmal 6 d) die Position des Produkts kenne, da bereits nicht festgestellt werden kann, dass diese Kenntnis aufgrund des Wegwissens entsprechend Merkmal 6 a) vorhanden ist.

122

III.

123

Die Beklagte kann die Erstattung ihrer Rechtsanwaltskosten entsprechend dem Widerklageantrag nach §§ 823 Abs. 1 BGB erstattet verlangen.

124

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine nach § 823 Abs. 1 BGB geschützte Rechtsposition des Verwarnten darstellen kann (BGH, GRUR 2005, 882 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Eine unberechtigte Verwarnung löst dann zusätzlich Schadensersatzansprüche aus, wenn sie schuldhaft versandt worden ist. Die Verwarnung, welche von dem Patentanwalt der Klägerin am 05.05.2007 nach dem Messeauftritt der Beklagten mit der angegriffenen Ausführungsform in Frankfurt verschickt hat, ist unberechtigt, da – wie aus den vorstehenden Erwägungen zu II. ersichtlich – die geltend gemachte Patentverletzung nicht gegeben ist.

125

Diese unberechtigte Abnehmerverwarnung ist vorliegend auch schuldhaft erfolgt. Ein Verschulden ist von der Rechtsprechung in der Vergangenheit verneint worden, wenn der Verwarner sich durch eine gewissenhafte Prüfung und aufgrund vernünftiger und billiger Überlegungen die Überzeugung verschafft hat, sein Schutzrecht sei rechtsbeständig und der Verletzungsvorwurf begründet (Kühnen-Geschke, Die Durchsetzung von Patenten, 3. Auflage, Randnr. 262). An der letztgenannten Voraussetzung fehlt es vorliegend jedoch. Die patentgemäß erforderliche Berechnung der aktuellen Lage der jeweiligen Produkte zu jeder Zeit auf dem Aufreihband kann nicht durch die bloße Inaugenscheinnahme auf einer Messe festgestellt werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Beklagte dort durch geeignete Schaltung dem interessierten Publikum selbstverständlich einen ungestörten Betriebsablauf demonstrieren wird. Die Klägerin als Patentinhaberin hätte nach der bloßen Inaugenscheinnahme der äußeren Verfahrensabläufe weitere Erkundigungen anstellen müssen, wie die Steuerung der angegriffenen Ausführungsform funktioniert. Ohne eine genauere Kenntnis des Vorgehens, kann eine gewissenhafte Prüfung des Verletzungstatbestandes nicht bejaht werden.

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Der infolge der schuldhaften unberechtigten Verwarnung entstandene Schaden der Beklagten liegt jedenfalls in den Kosten zur Abwehr der Abmahnung, die vorliegend von der Beklagten zutreffend errechnet worden ist. Unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von 300.000,00 € beträgt eine 1,3 Geschäftsgebühr für die anwaltliche Inanspruchnahme nach erfolgter unberechtigter Abmahnung gemäß VV 2300 RVG für den Rechtsanwalt 2.974,00 €. Die angefallenen Kosten für die angemessene Hinzuziehung eines patentanwaltlichen Vertreters sind in der selben Höhe zu erstatten. Hinzuziehen sind ebenfalls Auslagen in Höhe von 20,00 €. Dies ergibt in der Summe den mit der Widerklage geltend gemachten Betrag in Höhe von 5.988,80 €. Der Zinsanspruch ab Rechtshängigkeit der Widerklage am 04.08.2008 hat seine Rechtsgrundlage in § 291 BGB.

127

IV.

128

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 269 Abs. 3 ZPO. Soweit die Beklagte die Widerklageforderung in Höhe eines Betrages von 2.745,00 € teilweise zurückgenommen hat, ist dieser ursprünglich zuviel beantragte Betrag im Vergleich zum Gesamtstreitwert zu vernachlässigen. Insbesondere wurden hierdurch keine besonderen Kosten verursacht.

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Die Anordnung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1, 108 ZPO.

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Die Widerklageforderung, bei der es sich um einen Kostenerstattungsanspruch für ein vorgerichtliches Abwehrschreiben handelt, die zu den Prozesskosten im Sinne von § 91 ZPO des vorliegenden Verfahrens zu rechnen sind (OLG Hamburg, NJOZ 2007, 1374, 1375), führt - in entsprechender Anwendung des § 4 ZPO - nicht zu einer Erhöhung des Wertes des Streitgegenstandes.