1

Tatbestand:

2

Der Klägerin wurde mit Vertrag vom 01.10.2003 von der ( … ) mit Sitz in München eine ausschließliche Lizenz unter anderem an dem europäischen Patent EP 1 022 787 (Klagepatent, Anlage K2) eingeräumt. Mit diesem Vertrag wurde der Klägerin auch das Recht eingeräumt, künftige, wie auch aus der Vergangenheit stammende Schadenersatzforderungen geltend zu machen. Das Klagepatent ist in deutscher Verfahrenssprache am 31.05.1989 als Teilanmeldung aus der Anmeldung 89109835.2 hervorgegangen. Seine Anmeldung wurde am 26.07.2000 veröffentlicht. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatentes – unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland – wurde am 07.05.2003 bekannt gemacht. Bis zum 09.08.2005 war die Klägerin eingetragene Inhaberin des Klagepatents.

3

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren Opto-Bauelements und ein oberflächenmontierbares Opto-Bauelement.

4

Sein im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierender (Vorrichtungs-) Anspruch 7 hat in der ursprünglich erteilten Fassung den folgenden Wortlaut:

5

"Oberflächenmontierbares Opto-Bauelement, bei dem

6

- an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet ist,

7

- in der Vertiefung (5) ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet ist, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss (6) des Leiterrahmens verbunden ist,

8

- der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) aufweist, die, gesehen von der Grundkörpermitte, schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

9

- der Grundkörper (1) derart ausgebildet ist, dass die elektrischen Anschlüsse (6, 7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, und

10

- die elektrischen Anschlüsse (6, 7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers hin gebogen sind und im weiteren Verlauf auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen sind und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesem anliegen.

11

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 veranschaulicht den Gegenstand der Erfindung aus drei verschiedenen Perspektiven:

12

Gegen die Erteilung des Klagepatentes wurde beim Europäischen Patentamt ein Einspruch eingelegt, dem die Beklagten beigetreten sind. In mündlicher Verhandlung hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes entschieden, dass das Klagepatent in dem von der Klägerin eingeschränkt verteidigten Umfang aufrecht erhalten wird. Die Einschränkung besteht in der aus dem Urteilstenor ersichtlichen Aufnahme des Merkmals, dass die elektrischen Anschlüsse in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers zu dessen Mitte hin gebogen werden. In diesem Umfang hat die Klägerin das Klagepatent in dem vorliegenden Rechtsstreit von Klageeinreichung an geltend gemacht.

13

Die Beklagten haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Eine Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hierüber steht noch aus.

14

Die Beklagte zu 1. vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Leuchtdioden (LEDs), die in dem Werk der ( … ) hergestellt werden. Die Beklagte zu 2. wurde 1980 in Taiwan gegründet und hat in Shenzhen (China) 4 Produktionsstätten errichtet. Die dortigen Produktionsstätten firmieren unter der Bezeichnung ( … ) und stellen die von der Beklagten zu 1. vertriebenen LEDs her. Ausweislich ihres Internet-Auftritts, der von der Klägerin als Anl. K 38 zur Akte gereicht wurde, bezeichnet die Beklagte zu 2. sich als einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen LED Produkten mit einer sehr hohen Produktionskapazität. Dort wird die Beklagte zu 1. als die zum 01.07.2001 gegründete europäische Verkaufszentrale der Beklagten zu 2. bezeichnet.

15

In dem in Kopie als Anlage K 7 zur Akte gereichten Produktkatalog 2003 – 2004 für "Kingbright" ist die Beklagte zu 2. unter der Bezeichnung "HEADQUARTERS" angeführt und die Beklagte zu 1 unter "EUROPE OFFICE & WAREHOUSE". Des weiteren befindet sich dort ein Hinweis auf ein "CHINA SHENZHEN OFFICE". Auf Seite 7 dieses Kataloges wird eine Leuchtdiode mit der Bezeichnung KA-5060 angeboten, deren konstruktive Ausgestaltung sich aus dem nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Deckblatt des Produktdatenblattes gem. Anl. K 17 ergibt:

16

Auf Seite 21 des Kataloges nach Anlage K 7 wird eine Leuchtdiode mit der Bezeichnung KA-3258 angeboten. Die Konstruktionsmerkmale dieser Leuchtdiode ergeben sich aus der nachfolgend eingeblendeten zeichnerischen Darstellung des Produktdatenblattes gem. Anl. K 43:

17

Eine Seitenansicht einer solchen Leuchtdiode mit der Typenbezeichnung KA-3258 PBC ist aus der Anlage K 42 ersichtlich, die nachfolgend (teilweise) wiedergegeben wird.

18

Die Klägerin ist der Ansicht, die vorstehend beschriebenen LEDs verwirklichten die technische Lehre des Klagepatents ihrem Wortsinne nach. Insbesondere seien die Kontakte auch so zur Mitte des Grundkörpers auf dessen Rückseite hin gebogen, dass sie vollständig an dem Grundkörper anlägen. Die Beklagte zu 2. sei als das Unternehmen, welches die weltweite Vermarktung der LEDs durch ihre Vertriebspartner koordiniere, auch für die von der Beklagten zu 1. in der Bundesrepublik Deutschland begangenen Patentverletzungen verantwortlich.

19

Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes habe das Klagepatent mit zutreffenden Gründen aufrecht erhalten, weswegen die Beschwerde der Beklagten hiergegen keinen Erfolg haben werde.

20

Sie nimmt beide Beklagten mit der bei Gericht am 31.01.2006 eingegangenen Klage daher auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Entschädigung und Schadenersatz sowie – nach teilweiser Klagerücknahme insoweit die Beklagte zu 1. alleine – auf Vernichtung der patentverletzenden Gegenstände in Anspruch.

21

Sie beantragt daher,

22

im wesentlichen wie erkannt zu entscheiden.

23

Die Beklagte beantragt,

24

die Klage abzuweisen.

25

Darüber hinaus beantragt sie hilfsweise,

26

das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Beschwerde der Beklagten gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung beim Europäischen Patentamt vom 14.11.2007 auszusetzen.

27

Sie macht geltend, dass bei den angegriffenen Leuchtdioden ein Spalt von 0,1 – 1,0 mm zwischen den elektrischen Anschlüssen und der Rückseite des Grundkörpers verbleibe, um eine Beschädigung des letzteren zu vermeiden. Soweit die Klägerin Entschädigung für die Zeit vom 26.08.2000 bis einschließlich 31.12.2001 begehre, sei dieser Anspruch jedenfalls verjährt.

28

Zudem werde das Klagepatent in dem anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren vernichtet werden, da es ihm sowohl an der Neuheit wie auch an einem erforderlichen erfinderischen Schritt fehle.

29

Wegen des Sach- und Streitstandes im übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen.

30

Entscheidungsgründe:

31

Die zulässige Klage ist begründet. Die angegriffenen LEDs mit den Bezeichnungen KA-3258 und KA-5060 verwirklichen die technische Lehre des Klagepatents ihrem Wortsinn nach. Aufgrund dessen sind die Beklagten der Klägerin als ausschließlicher Lizenznehmerin gegenüber zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung (nur die Beklagte zu 1.), Entschädigung und zum Schadenersatz verpflichtet, Art. 64 EPÜ, §§ 139, 9, 140a Abs. 1, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB, Art. II § 1 IntPatÜG.

32

Anlass, den Rechtsstreit im Hinblick auf das anhängige Einspruchsbeschwerdeverfahren weiter auszusetzen, besteht nicht.

33

I.

34

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren Opto-Bauelementes und ein oberflächenmontierbares Opto-Bauelement.

35

Oberflächenmontage heißt nach der Diktion des Klagepatents, dass unbedrahtete Bauelemente anstelle von bedrahteten auf eine Leiterplatte oder auf ein sonstiges Substrat gerbacht werden. Um wirtschaftlich eingesetzt werden zu können, müssen diese oberflächenmontierbaren Elemente mit Bestückungsautomaten montiert werden können. Diese Technik ermöglicht weiterhin, dass die Flachbaugruppen bis zu 70 % kleiner werden können und die Zuverlässigkeit größer werden kann.

36

Oberflächenmontierbare Bauelemente waren bereits im Stand der Technik bekannt. Hierbei wurden LEDs auf Leiterrahmen befestigt und sodann – je nach der gewünschten Anwendung – mit dem jeweiligen Gehäuseteil umgossen. Aus dem Gehäuseteil ragen dann die Anschlusselemente entweder an der Rückseite des Gehäuses (JP-A-55105388) oder aus der Seite heraus. Von dieser Austrittsstelle werden die Anschlusselemente S-förmig zu Lötanschlüssen hin verbogen (JP-A-01108753) oder sie weisen mehrere Biegungen auf, um als federnde Elemente den mechanischen Stress bei der Montage absorbieren zu können (JP-A-61042939).

37

Nachteilig an diesen vorbekannten Opto-Bauelementen ist nach der einleitenden Beschreibung des Klagepatents, dass sie entweder nicht zur Oberflächenmontage geeignet sind oder zu viel Raum beanspruchen oder die Herstellung zu aufwendig ist.

38

Vor diesem Hintergrund stellt das Klagepatent sich die Aufgabe, ein verbessertes Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren Opto-Bauelements und ein verbessertes oberflächenmontierbares Opto-Bauelement anzugeben, welches kostengünstig sein soll und es ermöglichen soll, Bauelemente herzustellen, die auf den handelsüblichen Bestückungsautomaten verarbeitbar sind.

39

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht der vorliegend allein interessierende Anspruch 7 in der Fassung, die er nach Durchführung des Einspruchsverfahrens erhalten hat, ein Opto-Bauelement mit der Kombination der folgenden Merkmale vor:

40

1. Oberflächenmontierbares Opto-Bauelement;

41

2. an einem Leiterrahmen (Leadframe) ist mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet;

42

3. in der Vertiefung (5) ist ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet, der mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss des Leiterrahmens (6) verbunden ist;

43

4. der Leiterrahmen weist zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) auf, die, gesehen von der Grundkörpermitte, schmale Bereiche und diesen nachgeordnet breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen,

44

5. der Grundkörper (1) ist derart ausgebildet, dass die elek-trischen Anschlüsse (6, 7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper herausragen;

45

6. die elektrischen Anschlüsse (6, 7) sind in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen;

46

7. im weiteren Verlauf sind die elektrischen Anschlüsse (6, 7) in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen;

47

8. an der Rückseite des Grundkörpers (1) liegen die elektrischen Anschlüsse vollständig an dem Grundkörper (1) an.

48

49

II.

50

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch, was von den Beklagten hinsichtlich der Merkmale 1 – 7 zutreffend auch nicht in Abrede gestellt wird.

51

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch Merkmal 8 wortsinngemäß.

52

Dieses Merkmal verlangt, dass die elektrischen Anschlüsse an der Rückseite des Grundkörpers (des Bauelements) vollständig an dem Grundkörper anliegen.

53

Der Fachmann entnimmt der Klagepatentschrift allein aus der zur Bestimmung des Schutzbereiches nach Art. 69 EPÜ heranzuziehenden Zeichnung, dass die Figur 1 das vollständige Anliegen der Anschlusselemente so darstellt, wie es dem gewöhnlichen Sprachgebrauch entspricht. Eine besondere Vorteilsangabe lässt sich dem Klagepatent für das vollständige Anliegen nicht entnehmen. Von daher erkennt der Fachmann, dass dieses Merkmal in Abgrenzung zu dem gewürdigten Stand der Technik eine Forderung ist, die der Oberflächenmontage dienen und hierbei möglichst wenig Platz beanspruchen soll.

54

Der Fachmann sieht somit, dass hierdurch nur die – grundsätzliche – Lage der Anschlusselemente beschrieben wird, die mit den üblichen Fertigungstoleranzen erreicht werden kann. Es ist nicht erforderlich, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um ein "genaues" vollständiges Anliegen zu erreichen.

55

Die Beklagten machen hierzu geltend, dass bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen darauf geachtet wird, dass die Anschlusselemente nicht vollständig anliegen, schon um eine Beschädigung der Gehäuse zu verhindern. Nach den Lichtbildern ist aber erkennbar, dass die Anschlusselemente nur mit dem geltend gemachten geringen Abstand von 0,1 – 1,0 mm parallel zur Gehäuserückwand verlaufen. Wird dieser Abstand im Herstellungsprozess aber gerade eingehalten, um eine Beschädigung des Grundkörpers auf dessen Rückseite dadurch zu verhindern, dass die Anschlusselemente gegen ihn gedrückt werden, handelt es sich hierbei um eine typische Maßtoleranz, die in der Art der Fertigung bedingt ist.

56

Im übrigen ist aus den Produktdatenblättern gemäß den Anlagen K 17 und K 43 ersichtlich, dass planerisch/konzeptionell die Anschlusselemente auch bei den angegriffenen Ausführungsformen vollständig anliegen sollen. Den dort auf dem jeweiligen Deckblatt abgebildeten Konstruktionszeichnungen ist nämlich gemein, dass die Anschlusselemente zeichnerisch vollständig an dem Grundkörper anliegen.

57

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 22.02.2007 haben die Beklagten hierzu geltend gemacht, dass es bei einem entsprechend höherem Herstellungsaufwand (Auswahl des verwendeten Materials und der eingesetzten Temperatur) durchaus möglich sei, ein vollständiges Anliegen in dem Herstellungsprozess zu erreichen. Dies ist aber gerade ein Kriterium, weswegen Fertigungstoleranzen zugelassen werden. Es soll hiermit dem Anwender ermöglicht werden, einen wirtschaftlich sinnvollen Fertigungsprozess auszuführen, wenn das Einhalten exakter Maße aufgrund der angestrebten Effekte gerade nicht erforderlich ist. Da es – wie oben ausgeführt – eben nicht darauf ankommt, dass exakt die Anschlusselemente bis an die Rückwand herangebogen werden, ist es eben auch fertigungstechnisch unschädlich den günstigeren Werkstoff zu verwenden.

58

III.

59

Eine Verjährung der Ansprüche ist nicht eingetreten. Ansprüche wegen Verletzung eines Patentrechts verjähren in 3 Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung Kenntnis erlangte, § 141 PatG, §§ 195, 199 BGB. Unbestritten erfolgte diese erstmalige Kenntniserlangung am 27.10.2003 (vgl. Anl. K 44) und somit in unverjährter Zeit, da die Klage vor Ablauf der Verjährungsfrist (31.01.2006) erhoben wurde.

60

IV.

61

Beide Beklagten waren antragsgemäß zu verurteilen. Als Anspruchsgegner kommt jeder in Betracht, der an der patentverletzenden Handlung in irgendeiner Form ursächlich mitgewirkt hat, sei es als Alleintäter, als Mittäter, Nebentäter, Gehilfe oder Anstifter (BGH, Mitt. 2002, 416 – Funkuhr). Ein solcher Handlungsbeitrag lässt sich für die Beklagte zu 2. feststellen, da sie – was sie selber vorgetragen hat – die weltweite Vermarktung der LEDs durch ihre Vertriebspartner koordiniert. Es kommt daher für die Entscheidung in dem vorliegenden Fall nicht darauf an, ob sie selber als Herstellerin der streitgegenständlichen LEDs in China zu gelten hat oder ob sie eine Konzernstruktur (Kingbright-Group) gewählt hat, die eine eigene Rechtspersönlichkeit der in Shenzhen befindlichen Produktionsstätten vorsieht.

62

Da die Beklagten mit den angegriffenen Ausführungsformen die technische Lehre des Klagepatents verletzen, sind sie der Klägerin gegenüber zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 1, 9 PatG.

63

Der geltend gemachte Entschädigungsanspruch besteht seit Veröffentlichung der in deutscher Verfahrenssprache abgefassten Anmeldung unter Berücksichtigung einer den Beklagten zuzugestehenden einmonatigen Karenzzeit seit dem 26.08.2000 gemäß Art. II § 1 IntPatÜG.

64

Die Beklagten haben der Klägerin darüber hinaus Schadenersatz gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG zu leisten. Denn als Fachunternehmen hätten sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Überdies ist es hinreichend wahrscheinlich, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Handlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt. Ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadenersatzverpflichtung ist demnach anzuerkennen, § 256 ZPO.

65

Damit die Klägerin den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern kann, sind die Beklagten ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagten werden durch die verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

66

Daneben kann die Klägerin von der Beklagten zu 1. auch die Vernichtung der in ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Besitz befindlichen angegriffenen Ausführungsformen gem. § 140 a PatG verlangen.

67

V.

68

Eine Aussetzung des Rechtsstreits gem. § 148 ZPO ist vorliegend nicht geboten.

69

Diese Entscheidung steht im Ermessen der Kammer. Die Prognose, ob sich das Klagepatent im anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren als rechtsbeständig erweisen wird, wird vor dem Hintergrund des in diesem Verfahren bestehenden Sach- und Streitstandes angestellt.

70

Aufgrund der Tatsache, dass die Aussetzung für die Klägerin wegen der Verfahrensdauer vor dem Europäischen Patentamt einen erheblichen Einschnitt in ihre Rechte, vor allem den zeitlich begrenzten Unterlassungsanspruch bedeutet und außerdem ein Missbrauch der Beklagten vermieden werden soll, ist nach ständiger, vom Bundesgerichtshof (vgl. GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) und auch vom OLG Düsseldorf gebilligter Rechtsprechung der Kammer bei der Aussetzung eines Patentverletzungsrechtsstreits wegen eines gegen das Klagepatent ergriffenen Rechtsbehelfs Zurückhaltung geboten. Eine zu großzügige Aussetzung hätte zur Folge, dass das ohnehin zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers praktisch suspendiert und Rechtsbehelfe gegen erteilte Patente geradezu herausgefordert würden. Sie stünde überdies im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass Rechtsbehelfen gegen Patente kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt. Deshalb sieht sich die Kammer im Allgemeinen in derartigen Fällen nur dann zu einer Aussetzung nach § 148 ZPO veranlasst, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des Klagepatents nicht nur möglich, sondern in hohem Maße wahrscheinlich ist, zum Beispiel, weil das Klagepatent im Stand der Technik entweder neuheitsschädlich vorweggenommen oder die Erfindungshöhe so fragwürdig geworden ist, dass sich für ihr Zuerkennung kein vernünftiges Argument finden lässt.

71

Insbesondere kommt eine Aussetzung zumeist dann nicht in Betracht, wenn der dem Klagepatent entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungs- oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchsverfahren berücksichtigt worden ist.

72

Nach diesen Grundsätzen ergibt sich für den vorliegenden Fall Folgendes:

73

1.

74

Die Beklagten wenden ein, dass dem Klagepatent, welches aus der ursprünglichen Stammanmeldung (EP 0 400 176 A1) als Teilanmeldung ergangen ist, diese Stammanmeldung neuheitsschädlich entgegenstehe, weil die Abzweigung des Klagepatents nicht zulässig gewesen sei.

75

Nach Art. 76 EPÜ (a.F.) kann eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden für einen Gegenstand, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Priorität. Neben der Forderung, dass der Gegenstand der Erfindung nicht über den der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht, ist weiterhin erforderlich, dass es sich bei dem Anmelder der Teilanmeldung um den registrierten Anmelder der Stammanmeldung handelt. Bei einem Rechtsübergang kann eine Teilanmeldung nur eingereicht werden, wenn der Rechtsübergang nach Regel 20 EPÜ ordnungsgemäß beim EPA eingetragen wurde und am Tag der Einreichung der Teilanmeldung wirksam ist (vgl. Benkard/Dobrucki, EPÜ, Art. 76 Rn 17).

76

Im vorliegenden Fall war zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung aus der das Klagepatent hervorgegangen ist, noch die Siemens AG als Inhaberin der Stammanmeldung eingetragen. Die Teilanmeldung wurde dann jedoch von der Klägerin in deren Namen eingereicht. Dieser Fehler wurde von den Vertretern der Klägerin bemerkt und es wurde beantragt, nach Regel 88 EPÜ den Anmelder zu berichtigen. Diesem Antrag vom 12.05.2000 wurde durch die Eingangsstelle des EPA am 02.06.2000 entsprochen, mit der Folge, dass die erforderliche formale Erfinderidentität mit diesem Zeitpunkt gegeben war. Diese Entscheidung der Eingangsstelle kann – nachdem das Patent erteilt wurde – nicht mehr revidiert werden. Der ursprünglich gegebene Verfahrensmangel wurde geheilt, so dass die Beklagte hieraus keine für sich positiven Konsequenzen mehr herleiten kann. Die von ihr herangezogenen Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammern des EPA (Anl. TW 9 und TW 10) beziehen sich auch nur auf Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstellen. Sind diese Entscheidungen aber unanfechtbar geworden, so ist eine erneute Überprüfung über den Umweg des Einwandes der neuheitsschädlichen Vorwegnahme ausgeschlossen.

77

2.

78

Hinsichtlich des geltend gemachten Beschwerdegrundes der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ist zunächst festzuhalten, dass die Kammer in ihrer ursprünglichen Aussetzungsentscheidung vom 17.04.2007 ihr Ermessen dahingehend ausgeübt hat, dass vor dem Hintergrund der Entgegenhaltungen B1 und B2 dem Fachmann die Erfindung so nahegelegt war, dass es für die Aufrechterhaltung des Klagepatents an der insoweit erforderlichen Wahrscheinlichkeit fehlte.

79

Zwischenzeitlich liegt jedoch die schriftliche Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung des EPA vom 16.01.2008 (Anl. K 46) vor, mit welcher das Klagepatent in dem vorliegend geltend gemachten Umfang aufrecht erhalten wurde. In dieser Entscheidung sind sämtliche Entgegenhaltungen geprüft worden, die von den Beklagten und den weiteren Beteiligten des Einspruchsverfahrens eingeführt worden waren. Es sind auch alle geltend gemachten Kombinationen verschiedener Entgegenhaltungen geprüft worden. Diese Entscheidung stellt eine beachtenswerte sachverständige Äußerung dar, die von der Kammer bei der nunmehr erneut anzustellenden Ermessenentscheidung zu berücksichtigen ist. Wie eingangs dargestellt, kommt eine Aussetzung zumeist dann nicht in Betracht, wenn der dem Klagepatent entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits in einem erfolglos durchgeführten Einspruchsverfahren berücksichtigt worden ist. Ein auf fehlende Erfindungshöhe gestützter Angriff kann hinsichtlich der Frage der Aussetzung nur dann Erfolg haben, wenn die Erfindungshöhe so fragwürdig geworden ist, dass sich für ihr Zuerkennung kein vernünftiges Argument finden lässt. Hieran fehlt es aber im Lichte der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

80

In der Beschwerdebegründung werden alleine die nachfolgend behandelten Entgegenhaltungen angeführt,weshalb hierzu folgende Ausführungen veranlasst sind:

81

a)

82

Auszugehen ist von der japanischen Design-Schrift 7448802 (Anl. B1), die dem Fachmann alles das offenbart, was den Gegenstand der Erfindung des Klagepatents ausmacht, mit Ausnahme des Teilmerkmals, dass die Anschlusselemente in den breiteren Bereichen auf der Höhe der Rückseite des Grundkörpers zu dessen Mitte hin gebogen sind.

83

Die B1 offenbart ebenfalls ein oberflächenmontierbares Opto-Bauelement. Geht der Fachmann von diesem Stand der Technik aus und will er die Möglichkeit des Anlötens verbessern, so bieten sich ihm verschiedene Möglichkeiten dazu, diese Verbesserung herzustellen. Er kann die Anschlussflächen vergrößern. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa zur Mitte des Bauelementes hin auf dessen Rückseite (was die Gefahr von Kurzschlüssen erhöhen würde, weil die Anschlussflächen sich annäherten) oder eben, diese Lötflächen über die Seite hinaus zu vergrößern. Letzteres würde aufgrund des Biegevorganges dann dazu führen, dass die Elemente in den breiteren Bereichen gebogen würden. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung (Anl. K 46) unter 2.5.15 diese beiden Alternativen ebenfalls aufgezeigt und richtigerweise geschlussfolgert, dass der Fachmann ausgehend von dieser Entgegenhaltung eben nicht zwangsläufig dazu kommt, die erfindungsgemäße Variante zu wählen. Zudem ist der Einwand der Klägerin zutreffend, dass diese Betrachtungsweise, zur Verbesserung der Lötfähigkeit komme nur eine Vergrößerung der Lötflächen in Betracht, nicht frei von einer unzulässigen ex-post-Betrachtungsweise zu sein scheint. Es sind durchaus andere Alternativen wie etwa das Vorsehen einer Beschichtung der Anschlüsse oder eine mäanderförmige Gestaltung der rückseitigen Bereiche der Anschlusselemente denkbar, so dass die klagepatentgemäße Lösung für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht zwingend war.

84

b)

85

Die Entgegenhaltung B 2 (japanische Offenlegungsschrift 62-213223) offenbart ein oberflächenmontierbares Bauelement, bei dem an einem Leiterrahmen mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper mit einer Vorderseite und einer Rückseite ausgebildet ist. Der Leiterrahmen weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die – gesehen von der Grundkörpermitte – schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen. Der Grundkörper ist derart ausgebildet, dass die elektrischen Anschlüsse auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper herausragen. In den schmalen Bereichen sind die elektrischen Anschlüsse zur Rückseite und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers zu dessen Mitte hin gebogen. Was diese Entgegenhaltung nicht zeigt, ist ein Opto-Bauelement, eine von der Vorderseite ausgehende Vertiefung und ein mittels Bond-Draht-Verbindung in der optischen Vertiefung befindlicher Sender oder Empfänger.

86

Das was nicht gezeigt wird ist in Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung so maßgeblich, dass der Fachmann von dieser Entgegenhaltung, die einen Kondensator zeigt, nicht dahin kommt, hieraus ein optisches Bauelement zu machen. Die nur sehr dünne Schicht mit einer Dicke von nur 0,5 mm wird den Fachmann davon abhalten auf der Vorderseite und damit in dieser Schicht auch noch eine Vertiefung vorsehen zu wollen in die dann der optische Sender oder Empfänger eingebracht werden kann. Zudem ist von der Klägerin unwidersprochen vorgetragen worden, dass eine grundlegende Umgestaltung der Anschlussführung in der Harzschicht erforderlich sei, wenn man statt des gezeigten Kondensators ein optisches Bauelement erhalten wolle. Auch dies spricht dagegen, dass der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu der technischen Lehre des Klagepatents gelangen kann.

87

c) Für die ebenfalls in Betracht gezogenen Kombinationen zwischen der B1 und der B2 (respektive der B 2 und der B 1) sind die Ausführungen der Einspruchsabteilung jedenfalls so plausibel, dass sie ein vernünftiges Argument für die Zuerkennung der Erfindungshöhe darstellen können.

88

aa)

89

Wegen der gezeigten Größe der Fenster in den beiden Entgegenhaltungen ist es wahrscheinlich, dass ein Fachmann es als widersprüchlich erachten wird, wenn er die Lehre der B 2 auf den Gegenstand der B 1 übertragen will. Denn die B 2 schlägt zur Verbesserung der Feuchtebeständigkeit nur vor, die Anschlusselemente derart mit einem Fenster zu versehen, dass das Fenster teilweise vom Umhüllungsharz eingebettet ist. Diese Fenster sollen eine verbesserte mechanische Stabilität bewirken und den Biegestress im übrigen Material verringern, so dass auf diese Weise eine Verbesserung der Feuchtebeständigkeit erreicht werden kann.

90

Gerade diese Maßnahme zeigt aber bereits die B 1, so dass der Fachmann sich von der B 2 keine weiterführende Verbesserung erhoffen wird und eine Kombination nicht in Betracht ziehen dürfte.

91

bb)

92

Die Kombination in umgekehrter Reihenfolge (also B 2 mit B 1) scheitert – ebenfalls in Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung – daran, dass der Fachmann die B 2 bereits nicht als geeignet ansieht, um von dieser ausgehend zu einem Opto-Bauelement zu gelangen. Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführungen zu b) verwiesen werden.

93

d)

94

Die weitere Entgegenhaltung TW 7 (japanische Offenlegungsschrift 63-38201) offenbart ein oberflächenmontierbares Bauelement, bei dem an einem Leiterrahmen mittels Umspritzen mit einem Kunststoff ein Grundkörper mit einer Vorderseite und einer Rückseite ausgebildet ist. Der Leiterrahmen weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die – gesehen von der Grundkörpermitte – schmale Bereich und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen. Der Grundkörper ist dabei derart ausgebildet, dass die elektrischen Anschlüsse auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper herausragen. In den schmalen Bereichen sind die elektrischen Anschlüsse zur Rückseite des Grundkörpers hin gebogen.

95

Nicht offenbart wird dem Fachmann ein Opto-Bauelement, eine von der Vorderseite ausgehende Vertiefung, eine Bond-Draht-Verbindung und dass die elektrischen Anschlüsse im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers zu dessen Mitte hin gebogen sind. Es ist von der Beklagten im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu Recht nicht geltend gemacht worden, dass der Fachmann alleine aufgrund seines Fachwissens in Kombination mit der TW 7 zu der Lehre des Klagepatents gelangt. Dies ist deshalb zutreffend, weil der Fachmann keinerlei Anregung dazu erhält und auch keine Veranlassung dazu hat, die Anschlusselemente auf der Höhe der Rückseite zur Mitte des Grundkörpers hin zu biegen.

96

Der Fachmann hat darüber hinaus aber auch keine Veranlassung, diese Entgegenhaltung mit der B 1 zu kombinieren. Die Einspruchsabteilung ist zutreffend davon ausgegangen, dass die TW 7 nicht über die technische Lehre der B 1 hinausgeht. Diese zeigt bereits zur Verbesserung der Feuchtebeständigkeit die "Verschmälerung" der Anschlusselemente. Der Fachmann hat also gar kein Bedürfnis, diese bereits verschmälerten Elemente ein weiteres Mal in ihrer Breite zu verringern. Nach dem von der Beschwerdekammer in der rechtlichen Bewertung der Erfindungshöhe zu beachtenden "could-would-approach" des Europäischen Patentamtes scheidet daher eine Kombination dieser beiden Entgegenhaltungen aus.

97

e)

98

Da auch nicht erkennbar ist, dass die Würdigung des übrigen Standes der Technik durch die Einspruchsabteilung des EPA fehlerhaft ist und dem Fachmann entgegen der Auffassung des EPA ein optisches Bauelement entsprechend der Lehre des Klagepatents durch den übrigen im Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt war, ist es der Kammer verwehrt, einen für eine weitere Aussetzung erforderlichen Erfolg der Einspruchsbeschwerde als mit hohem Maße wahrscheinlich zu prognostizieren.

99

VI.

100

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2, 269 Abs. 3 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 108, 709 ZPO.