1

Tatbestand:

2

Die Klägerin ist eingetragene und allein verfügungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patents EP 1 814 428 B1 (nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 21.11.2005 in englischer Sprache unter Inanspruchnahme der Priorität der IT MI20042223 angemeldet. Die Offenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 08.08.2007. Am 16.01.2008 wurde die Erteilung des Klagepatents veröffentlicht. Das Klagepatent, welches die Bezeichnung "Flexible Colander" ("Flexibles Sieb") trägt, steht in Kraft.

3

Die Klägerin macht mit ihrer Klage eine Kombination der Patentansprüche 1 bis 3 des Klagepatents geltend. Patentanspruch 1 lautet in deutscher Übersetzung:

4

Ein Sieb (1), das einen schüsselförmigen Behälter (2) mit einer Vielzahl durchgehender Löcher (3) zum Abfließen umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es vollständig aus einem biegsamen Material mit einer Härte von 30 bis 90 Shore A hergestellt ist.

5

Patentanspruch 2 besitzt folgenden Wortlaut:

6

Ein Sieb wie in Anspruch 1 beansprucht, dadurch gekennzeichnet, dass es aus Elastomeren hergestellt ist.

7

Schließlich weist Patentanspruch 3 folgende Fassung auf:

8

Ein Sieb wie in Anspruch 2 beansprucht, dadurch gekennzeichnet, dass es aus Silikonelastomeren hergestellt ist.

9

Hinsichtlich des durch die Klägerin im Wege eines "insbesondere"-Antrages geltend gemachten Patentanspruchs 4 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

10

Nachfolgend werden einige Figuren aus der Klagepatentschrift wiedergegeben, welche bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung betreffen. Figur 1 bildet die Seitenansicht eines Siebes, Figur 2 eine perspektivische Ansicht des Siebes ab.

11

Die Klägerin ist des Weiteren eingetragene und ausschließlich verfügungsberechtigte Inhaberin des aus der Anmeldung des Klagepatents entstandenen deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2005 021 223 (im Folgenden: Klagegebrauchsmuster) mit dem Tag der Anmeldung aus der europäischen Patentanmeldung vierter Priorität der italienischen Anmeldung. Das Klagegebrauchsmuster steht (in eingeschränkter Fassung) in Kraft. In einer mündlichen Verhandlung vom 20.01.2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes das Klagegebrauchsmuster teilgelöscht und Schutzanspruch 1 in folgender (eingeschränkter) Fassung aufrecht erhalten:

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Küchensieb (1), das einen schüsselförmigen Behälter (2) mit einer Vielzahl durchgehender Löcher (3) zum Abfließen umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es vollständig aus einem biegsamen Material mit einer Härte von 30 bis 90 Shore A hergestellt ist, wobei das biegsame Material aus Elastomeren hergestellt ist.

13

Nachdem die Klägerin ihre Klage zunächst für den Zeitraum der Handlungen vor der Bekanntmachung des Klagepatents auf das Klagegebrauchsmuster gestützt hatte, hat sie ihre Klage in der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung der Beklagten auf den Zeitraum ab dem 16.02.2008 und damit auf den Zeitraum ab der Bekanntmachung des Klagepatents beschränkt.

14

Die Beklagte zu 1) hat gegen das europäische Klagepatent Einspruch erhoben, über den noch nicht entschieden worden ist.

15

Die Beklagte bietet im Internet auf ihrer Internetseite www.eleo.de "Silikon-Standseiher-Elo-HipHop" in verschiedenen Größen an, welche wie folgt gestaltet sind:

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In der auf der Internetseite der Beklagten zu findenden Beschreibung heißt es insoweit:

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"ELO-HipHop-Silikon-Standseiher

18

Eine praktische Erfindung für Ihre Küche. Der strapazierfähige Silikon-Seiher ist vielseitig einsetzbar, z. B. zum schonenden Waschen von Obst und zum Seihen sowie Abtropfen von Salaten. Durch seine Hitzebeständigkeit ist das Multitalent auch als Topfeinsatz zu verwenden.

19

Zudem bringt der ELO-HipHop frische Farbe in die Küche und ist durch das formbare Silikon besonders platzsparend."

20

Die Klägerin beantragt daher zuletzt mit der am 24.06.2008 zugestellten Klage,

21

zu erkennen wie geschehen, jedoch mit der Maßgabe, dass es unter Ziffer I. 2. lit. d) weiter heißen soll: "der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert werden darf, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den vorstehend zu I. 1. genannten Erzeugnissen zugeordnet werden" und dass die Erstattung der vorgerichtlichen Kosten nicht lediglich gesamtschuldnerisch begehrt wird.

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Die Beklagten beantragen,

23

die Klage abzuweisen:

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hilfsweise: den Rechtsstreit bis zu rechtskräftigen Erledigung des gegen das Klagepatent EP 814 428 B1 gerichteten Einspruchs und des gegen das Klagegebrauchsmuster DE 202005021223 gerichteten Löschungsantrages auszusetzen.

25

Die Klägerin tritt diesem Aussetzungsantrag entgegen.

26

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

27

Entscheidungsgründe:

28

Die zulässige Klage hat in dem tenorierten Umfang Erfolg. Der Klägerin steht gegen die Beklagten ein Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Schadenersatz und Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1, 9 S. 2 Nr. 1 PatG, 242, 259 BGB zu. Demgegenüber kann die Klägerin von den Beklagten die Erstattung außergerichtlicher Kosten lediglich als Gesamtschuldner verlangen.

29

I.

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Das Klagepatent betrifft ein Sieb, das vollständig aus einem biegsamen Material besteht.

31

Die aus dem Stand der Technik bekannten Siebe sind aus Metall, Kunststoff oder anderen nicht biegsamen Materialien hergestellt. Im Allgemeinen haben sie die Form einer kugelförmigen Schüssel, in welche Lebensmittel und Kochwasser zusammen gegossen werden. Sie schließen eine Vielzahl durchgehender Löcher ein, die an der Boden- oder Seitenoberfläche der Schüssel geformt sind, um Kochwasser abzulassen, wenn Lebensmittel passiert werden.

32

Des Weiteren haben aus dem Stand der Technik bekannte Siebe nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift Stützmittel, im Allgemeinen eine Vielzahl von Füßen, um die Stabilität des Siebes auf einer horizontalen Ebene zu gewährleisten. Weiterhin haben diese Siebe im Allgemeinen einen oder mehrere Griffe, um sie zu halten.

33

Schließlich ist aus der GB-A-2 369 569 ein aus Kunststoff hergestelltes Sieb bekannt.

34

Als nachteilig bezeichnet es das Klagepatent im Hinblick auf diese Siebe, dass diese starr und daher schlecht an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassbar sind. Auch haben sie große Abmessungen, wenn sie nicht in Gebrauch und im Schrank untergebracht sind. Ferner neigen die Griffe von Sieben aus rostfreiem Stahl dazu, sich beim Abgießen zu erhitzen, so dass für den Nutzer eine Verbrennungsgefahr besteht.

35

Das Klagepatent verfolgt daher die Aufgabe (das technische Problem), zumindest einige, insbesondere die genannten Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen.

36

Dies geschieht gemäß der durch die Klägerin geltend gemachten Patentansprüche 1 bis 3 durch eine Kombination der folgenden Merkmale:

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1. Ein Sieb (1), das einen schüsselförmigen Behälter (2) mit einer Vielzahl durchgehender Löcher (3) zum Abfließen umfasst,

38

2. welches vollständig aus einem biegsamen Material mit einer Härte von 30 bis 90 Shore A hergestellt ist,

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3. wobei das Sieb aus Elastomeren hergestellt ist

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4. und wobei es sich bei den Elastomeren um Silikonelastomere handelt.

41

II.

42

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen Lehre der Kombination der Patentansprüche 1 bis 3 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch.

43

Zurecht ist zwischen den Parteien nicht umstritten, dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Siebe (1) handelt, welche einen schüsselförmigen Behälter (2) mit einer Vielzahl durchgehender Löcher (3) zum Abfließen umfassen, welche dadurch gekennzeichnet sind, dass sie vollständig aus einem biegsamem Material mit einer Härte von 30 bis 90 Shore A hergestellt werden. Ohne Erfolg haben die Beklagten demgegenüber in der mündlichen Verhandlung eingewandt, die angegriffenen Ausführungsformen bestünden zwar aus einem, nicht aber aus mehreren (Silikon-) Elastomeren. Die Kammer verkennt nicht, dass nach dem Wortlaut der Patentansprüche 2 und 3 das Sieb aus "Elastomeren" bzw. "Silikonelastomeren" hergestellt sein soll. Unter Zugrundelegung der gebotenen funktionsorientierten Auslegung kommt es für die Verwirklichung der technischen Lehre des Klagepatents jedoch nicht darauf an, ob die angegriffenen Ausführungsformen insoweit aus einem oder mehreren (Silikon-) Elastomeren hergestellt wurden. Entscheidend ist vielmehr entsprechend der Ausführungen in der Patentbeschreibung, dass das Sieb vollständig aus einem biegsamen Material besteht, welches sich von wesentlichen Verformungen erholen kann (50 Prozent Minimum) und welches eine Härte von 30 bis 90 Shore A aufweist. Die Flexibilität, die vom biegsamen Material verliehen wird, ermöglicht eine vielseitigere Verwendung des Siebes als Küchengerät aufgrund seiner Biegsamkeit und seiner Fähigkeit, an verschiedene Nutzungsbedingungen angepasst zu werden (vgl. Anlage K 2, S. 3). Dass es hierfür mehr als eines Elastomers bedarf, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

44

III.

45

Da die angegriffenen Ausführungsformen mithin Erzeugnisse darstellen, welche Gegenstand des Klagepatents sind, ohne dass die Beklagten zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt sind (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die tenorierten Rechtsfolgen.

46

1.

47

Die Beklagten machen durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, so dass sie gegenüber der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet sind (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG).

48

2.

49

Des Weiteren haben die Beklagten der Klägerin Schadenersatz zu leisten (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachunternehmen hätten die Beklagte zu 1) und die Beklagten zu 2) und 3) als deren Geschäftsführer die Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

50

3.

51

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus werden die Beklagten durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagten haben schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140b PatG). Im Rahmen der Auskunft und Rechnungslegung haben die Beklagten auch Auskunft über die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn zu erteilen, wobei insoweit jedoch der Zusatz "der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert werden darf, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den unter Ziffer I. 1. genannten Erzeugnissen zugeordnet werden" zu streichen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren).

52

Soweit ihre nicht gewerblichen Abnehmer und bloßen Angebotsempfänger hiervon betroffen sind, ist den Beklagten im Hinblick auf ihre Rechnungslegungspflicht in Bezug auf ihre nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.09.2001, Az.: 2 U 91/00).

53

4.

54

Darüber hinaus hat die Klägerin gegen die Beklagten einen Anspruch auf Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse, die Gegenstand des Klagepatents sind, aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 S. 1 PatG. Anhaltspunkte dafür, dass die Vernichtung ausnahmsweise im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG unverhältnismäßig ist, sind weder aus dem Vortrag der Beklagten noch aus den Umständen zu erkennen.

55

5.

56

Die Klägerin hat gegen die Beklagten auch einen Anspruch auf Zahlung der geltend gemachten Kosten der Abmahnung. Die Beklagten sind gemäß §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB analog sowie nach § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. § 249 BGB als Gesamtschuldner dazu verpflichtet, die der Klägerin durch die vergebliche Abmahnung der Beklagten entstandenen außergerichtlichen Kosten zu ersetzen.

57

Dabei kann die Klägerin auch direkt Zahlung des ihren Rechts- und Patentanwälten geschuldeten Betrages durch die Beklagten verlangen. Zwar trägt die Klägerin nicht vor, dass sie die ihr aufgrund der Abmahnung entstandenen Rechtsanwaltskosten bereits beglichen hat. Bei dieser Sachlage ist sie wegen der Inanspruchnahme anwaltlicher Dienste derzeit nur mit einer Verbindlichkeit belastet, so dass ihr Erstattungsanspruch gemäß § 249 Abs. 1 BGB zunächst grundsätzlich nur auf Befreiung von der fortbestehenden Haftung, nicht aber auf Zahlung an sich selbst geht.

58

Der Freistellungsanspruch ist jedoch nach § 250 BGB in einen Zahlungsanspruch übergegangen. Nach dieser Norm setzt der Übergang des Freistellungsanspruchs in einen Zahlungsanspruch zwar voraus, dass der Geschädigte dem Schädiger erfolglos eine Frist zur Herstellung (also hier zur Freistellung) verbunden mit einer Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ist hier aber entbehrlich, weil die Beklagten die Leistung von Schadenersatz ernsthaft und endgültig verweigern. Dem Setzen einer Frist mit Ablehnungsandrohung steht es nach ständiger Rechtsprechung gleich, wenn der Schuldner die geforderte Herstellung oder überhaupt jeden Schadenersatz ernsthaft und endgültig verweigert. Damit wandelt sich der Freistellungs- in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Geschädigte Geldersatz fordert (vgl. BGH NJW-RR 1987, 43, 44; NJW 1991, 2014; NJW 1992, 2221, 2222; NJW-RR 1996, 700; NJW 1999, 1542, 1544; NJW 2004, 1868 f.; OLG Köln, OLG-Report 2008, 431; Palandt/Heinrichs, BGB, 67. Auflage, § 250 Rz. 2). So liegt der Fall hier. Die Beklagten stellen eine Patentverletzung in Abrede und bestreiten damit jedwede Einstandspflicht, also auch ihre Verpflichtung zur Freistellung der Klägerin. Hierin liegt eine endgültige und ernsthafte Ablehnung jeglicher Schadenersatzleistung mit der Folge, dass sich der Freistellungsanspruch in einen Zahlungsanspruch wandelt.

59

Der Vergütungsanspruch der Klägerin ist gemäß §§ 288 Abs. 1, 286 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Zustellung der Klage zu verzinsen.

60

IV.

61

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht derzeit keine hinreichende Veranlassung, § 148 ZPO.

62

1.

63

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch auf eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

64

2.

65

Ausgehend von diesen Überlegungen besteht für eine Aussetzung des Verfahrens keine Veranlassung. Die Löschungsabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in der mündlichen Verhandlung vom 20.01.2008 das aus der Anmeldung des Klagepatents abgezweigte Klagegebrauchsmuster in der Fassung des Hilfsantrages der Klägerin, welcher einer Kombination der Patentansprüche 1 und 2 entspricht, aufrecht erhalten. Somit erscheint es nicht in dem für eine Aussetzung erforderlichen hohem Maße wahrscheinlich, dass das mit dem Klagegebrauchsmuster identische Klagepatent im Umfang der hier geltend gemachten Kombination der Patentansprüche 1, 2 und 3 aufgrund des Einspruchs der Beklagten zu 1) tatsächlich wiederrufen wird.

66

V.

67

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

68

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 709 Satz 1 und 2; 108 ZPO.

69

Der Streitwert wird auf 100.000,- EUR festgesetzt.

70

Dr. Grabinski Klus Thomas

71

Vorsitzender Richter Richter am Landgericht Richter

72

am Landgericht