Landgericht Düsseldorf, 4b O 8/08

T a t b e s t a n d

Die Verfügungsklägerin nimmt die Verfügungsbeklagte wegen Verletzung des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, in englischer Verfahrenssprache abgefassten europäischen Patents X (X) (nachfolgend: "Verfügungspatent", Anlage Ast 1; deutsche Übersetzung in Anlage Ast 2) in Anspruch. Das Verfügungspatent, welches Mittel zur Senkung des Blutdrucks mit Nebivolol als pharmazeutischem Bestandteil betrifft, wurde unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 23.03.1988 am 16.03.1989 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 19.11.1992. Eingetragene Inhaberin des Verfügungspatents ist die X, Belgien.

In der Zeit von März 2006 bis August 2007 wurden die aus den Anlagen Ast 16 bis Ast 19 ersichtlichen Nichtigkeitsklagen gegen das Verfügungspatent eingereicht. Die mit der Verfügungsbeklagten konzernverbundene X AG machte am 29. Januar 2008 eine Nichtigkeitsklage gegen das Verfügungspatent anhängig (Anlage AG 4 im Parallelverfahren 4b O 09/08). Das Bundespatentgericht bestimmte in allen Nichtigkeitsverfahren Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 18. März 2008.

Die für das vorliegende Verfügungsverfahren allein interessierenden Ansprüche 3, 4, 6 und 7 des Verfügungspatents, deren Kombination die Verfügungsklägerin geltend macht, haben in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut:

Anspruch 3

"Verwendung nach Anspruch 1, worin die Verbindung [2R,(S,2´S,(`S]-(,(`-[Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] ist."

Anspruch 4

"Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen pharmazeutisch annehmbaren Träger, eine Verbindung der Formel (I), wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, und ein blutdrucksenkendes Mittel mit adrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, welches Mittel von der genannten Verbindung der Formel (I) verschieden ist."

Anspruch 6

"Zusammensetzung nach Anspruch 4, worin das blutdrucksenkende Mittel [2S,(R,2`R,(`R]-(,(`-[Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] ist."

Anspruch 7

"Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 6, worin das Molverhältnis der beiden wirksamen Bestandteile 1:1 beträgt."

Die Verfügungsklägerin, eine Tochtergesellschaft der X-Gruppe, erzielte mit dem Arzneimittel X, welches den Wirkstoff X enthält, im Jahre 2006 einen Umsatz in Höhe von EUR 70.000.000, was mehr als ein Viertel ihres betreffenden Gesamtjahresumsatzes ausmachte.

Die mit der Verfügungsbeklagten verbundenen Unternehmen X GmbH, X AG und X GmbH bieten seit Januar 2008 Medikamente mit dem Wirkstoff Nebivolol unter den Handelsnamen "X", "X" und "X" (nachfolgend auch gemeinsam: "angegriffene Ausführungsform") auf dem deutschen Markt an. Die vorgenannten Unternehmen meldeten diese Medikamente mit Datenstand zum 15. Januar 2008 an die IFA-Datenbank zum Zwecke der Aufnahme in die Lauer-Taxe und andere Informationsdienste. In den aus dem Anlagenkonvolut Ast 12 ersichtlichen Ausdrucken aus der WINAPO Lauer-Taxe mit Stand vom 15. Januar werden die Medikamente als "im Handel" angegeben. Die Verfügungsbeklagte ist das für die "Herstellung/Endfreigabe" der angegriffenen Ausführungsform verantwortliche Unternehmen (vgl. Auszug aus der AMIS-Datenbank, Anlage Ast 11).

Die Verfügungsklägerin ist der Ansicht, aktiv legitimiert zu sein, wobei sie hierzu auf die Anlagenkonvolute Ast 8 und Ast 10 verweist, welche Auszüge aus (Unter-)Lizenzverträgen enthalten. Sie meint, die angegriffene Ausführungsform mache von sämtlichen Merkmalen der kombinierten Ansprüche 3, 4, 6 und (hilfsweise zusätzlich) 7 des Verfügungspatents Gebrauch. Der Rechtsbestand des Verfügungspatents sei gesichert. Bei der gebotenen Abwägung der beiderseitigen Interessen müsse zu ihren Gunsten insbesondere berücksichtigt werden, dass der Markteinritt der Verfügungsbeklagten zu einer Marktverwirrung verbunden mit einem ihr entstehenden irreparablen Preisschaden führe. Ihr Absatz werde durch im Einzelhandel vorrätige Produkte der Verfügungsbeklagten noch längere Zeit beeinträchtigt, wobei ein rechtliches Vorgehen auf der Einzelhandelsstufe angesichts der Vielzahl selbständiger Apotheken nicht praktikabel sei. Die Verfügungsbeklagte nehme einen ihr – der Verfügungsklägerin – drohenden irreparablen Schaden bewusst in Kauf, weil sie noch vor der erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Nichtigkeitsklagen auf den Markt drängen wolle.

Auf Antrag der Verfügungsklägerin vom 16./17. Januar 2008 hat die Kammer am 18. Januar 2008 der Verfügungsbeklagten im Wege einer Beschlussverfügung unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel untersagt, die angegriffene Ausführungsform zu vertreiben. Der Verfügungsbeklagten ist zudem aufgegeben worden, Auskunft zu erteilen und die angegriffene Ausführungsform zur vorläufigen Verwahrung herauszugeben; wegen der Einzelheiten wird auf den Beschluss vom 18. Januar 2008 (Blatt 55 f. der Gerichtsakte) verwiesen.

Die Verfügungsbeklagte hat mit Schriftsatz vom 28. Januar 2008 Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung eingelegt.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

die einstweilige Verfügung der Kammer vom 18. Januar 2008 aufrecht zu erhalten,
hilfsweise sinngemäß, die einstweilige Verfügung mit der Maßgabe aufrecht zu erhalten, dass auch der Anspruch 7 des Verfügungspatents in die geltend gemachte Kombination aufgenommen wird.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses vom 18. Januar 2008 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, ihr Medikament verletze die vorliegend geltend gemachte Kombination der Ansprüche 3, 4, 6 und 7 nicht, weil es bei dessen konkreter Dosierung nicht zu der in Anspruch 1 des Klagepatents beschriebenen potenzierenden Wirkung des l-Nebivolos auf das d-Nebivolol komme – dieses funktionale Element sei aber auch als Bestandteil der hier geltend gemachten Kombination der Ansprüche 3, 4, 6 und 7 anzusehen. Überdies sei die vollständige bzw. zumindest weitgehende Vernichtung des Verfügungspatents durch das Bundespatentgericht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wegen fehlender Neuheit bzw. zumindest wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu erwarten. Insbesondere in der X (Anlage D1 des Anlagenkonvoluts Ast 23, nachfolgend kurz: "D1"; vgl. Anlage D1a als Übersetzung des Parallelpatents X A5 für das Gebiet der früheren DDR) bzw. in der dazu wortgleichen X (Anlage D16 des Anlagenkonvoluts Ast 23, nachfolgend kurz: "D16") sei die technische Lehre des Verfügungspatents neuheitsschädlich vorweggenommen. Obwohl diese Entgegenhaltung im Erteilungsverfahren bereits berücksichtigter Stand der Technik sei, komme der Erteilung des Verfügungspatents nicht die ansonsten übliche Vermutungswirkung für den voraussichtlichen Rechtsbestand zu. Denn das Verfügungspatent betreffe eine sogenannte "Auswahlerfindung", die nur aufgrund einer vom Bundespatentgericht und vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung abgelehnten Praxis des Europäischen Patentamts zur Erteilung habe gebracht werden können. Die D1 zeige – unstreitig – im Beispiel 23 bereits die bevorzugte Verbindung des Verfügungspatents, wobei es lediglich an der Wiedergabe der jeweiligen stereochemischen Konfiguration an den Chiralitätszentren fehle. Schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens über Stereochemie lese der Fachmann für jede der einzelnen angegebenen Verbindungen die verschiedenen stereoisomeren Formen mit. Insofern sei der Fachmann durch die D1 auf die verschiedenen stereoisomeren Formen der Verbindung, deren Einbeziehung in den Gegenstand der Erfindung sowie insbesondere auf deren Herstellung hingewiesen worden, und damit in die Lage versetzt worden, das aus den Enantiomeren RSSS und SRRR bestehende Paar in die Hand zu bekommen. Darüber hinaus beschreibe die Verbindung 84 ein Herstellungsverfahren, bei dessen Durchführung der Fachmann automatisch bei dem im Verfügungspatent beanspruchten Enantiomerenpaar zusammen mit dem weiteren Enantiomerenpaar SRSS + RSRR lande, so dass letztlich die vom Fachmann noch vorzunehmende Auswahl auf ein Enantiomerenpaar aus einer Mischung von deren zwei beschränkt sei. Diese Auswahl stelle für den Fachmann eine reine Routinearbeit dar. Die bloße Entdeckung der Verstärkung der blutdrucksenkenden Wirkung des d-Nebivolos durch die Kombination mit dem l-Nebivolol könne aufgrund allgemein anerkannter Grundsätze keine Neuheit begründen. Im Rahmen der Interessenabwägung sei zu ihren Gunsten insbesondere auch noch zu berücksichtigen, dass sie im Falle der Aufrechterhaltung der einstweiligen Verfügung ihren Schaden nach erfolgter Vernichtung des Verfügungspatents nur schwierig beziffern könne.

Die Verfügungsklägerin macht – unter Berufung auf die aus den Anlagen NIV 4 und NIV 5 des Anlagenkonvoluts Ast 35 ersichtlichen Gutachten - geltend: Das Verbindungsbeispiel (84) im Beispiel 23 der D1 vermöge der Neuheit nicht entgegen zu stehen, weil die D1 ein Gemisch aus vier Stereoisomeren – darunter l-Nebivolol und d-Nebivolol – beschreibe und daher eindeutig verschieden sei von der verfügungspatentgemäßen Kombination aus lediglich zwei Stereoisomeren unter Ausschluss weiterer Stereoisomere. Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur "Auswahlerfindung" sei hier nicht einschlägig, da sie zu Fällen einer chemischen Verbindung mit nur einem chiralen Zentrum ergangen sei und der Fachmann daher dort nur zwei Stereoisomere habe unterscheiden müssen. Zudem sei es dort um die Frage der Offenbarung eines individuellen Stereoisomers durch die Beschreibung eines Gemischs aus Stereoisomeren beziehungsweise der Offenbarung einer einzelnen Verbindung durch eine allgemeine Strukturformel gegangen, während die dem Verfügungspatent zugrunde liegende Erfindung in der Bereitstellung einer ausgewählten Kombination zweier spezifischer Stereoisomere aus insgesamt mehr als 1027 möglichen chemischen Verbindungen liege. Das Verbindungsbeispiel 84 des Beispiels 23 der D1 habe dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt keinen Anlass gegeben, eine Auswahl gerade der beiden speziellen Stereoisomere l-Nebivolol und d-Nebivolol zu treffen. Dies gelte gerade auch unter Berücksichtigung der in der D1 enthaltenen pharmakologischen Daten, die die Verbindung 84 nicht als bevorzugtes Beispiel auswiesen. Selbst wenn der Fachmann sich gleichwohl der Verbindung 84 näher zugewandt hätte, wäre es ihm entsprechend der in den Fachkreisen herrschenden Übung um die Darstellung der einzelnen Isomere gegangen, um deren individuelle Aktivität als Betarezeptorblocker zu bestimmen und um schließlich das sich als das aktivste Stereoisomer erweisende zu einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu formulieren. Diese Vorgehensweise hätte den Fachmann geradezu von einer Kombination aus Stereoisomeren wie im Verfügungspatent weggeführt. Der Fachmann habe "automatisch" zu den individuellen Stereoisomeren einer vorbekannten Mischung mit chiralen Zentren gestrebt und racemische Mischungen als unerwünschte Kombinationen aus zwei Wirkstoffen betrachtet. Insbesondere hätte er das im Wesentlichen inaktive l-Nebivolol nicht weiter berücksichtigt.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die einstweilige Verfügung der Kammer vom 14. September 2007 war aufzuheben, da es der Verfügungsklägerin nicht gelungen ist, den erforderlichen Verfügungsgrund glaubhaft zu machen (§§ 940, 936, 920 Abs. 2 ZPO), weshalb sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag unbegründet sind. Die insoweit zu treffende Interessenabwägung geht zugunsten der Verfügungsbeklagten aus, weil sich nach der von der Kammer zu treffenden Prognose das Verfügungspatent in den Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen wird.

Das Verfügungspatent befasst sich mit der Verwendung einer Verbindung der Formel

oder eines pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalzes hiervon zur Herstellung eines Medikaments zum Potenzieren der Wirkungen blutdrucksenkender Mittel mit adrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, die von den Mitteln der Formel (I) gemäß einer im Verfügungspatent näher wiedergegebenen Definition (2. Absatz der Seite 1 der Anlage Ast 2) verschieden sind. Dabei geben die in der Formel (I) gebrauchten Deskriptoren R und S die Absolutkonfiguration an den entsprechenden Kohlenstoffatomen an. Das den Rest R1 tragende Kohlenstoffatom hat die R-Konfiguration, während die die Hydroxfunktionen tragenden Kohlenstoffatome und das den Rest R2 tragende Kohlenstoffatom die S-Konfiguration zeigen.

Das Verfügungspatent bezeichnet die Formel (I) als bereits bekannt aus dem US-Patent X (Anlage D16), in welchem 2,2`-Iminobisethanolderivate mit (-adrenergen Blockereigenschaften beschrieben werden. Nach den einleitenden Bemerkungen des Verfügungspatents (S. 2, 4. Absatz, Satz 1) können die Verbindungen der Formel (I) nach den in der D16 angegebenen Methoden hergestellt werden.

Dem Verfügungspatent liegt der technische Befund zugrunde, dass die Verbindungen der Formel (I) und ihre pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalze die Aktivität blutdrucksenkender Mittel mit adrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität potenzieren. Insbesondere potenzieren sie die Verminderung des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Als spezielle Gruppe blutdrucksenkender Mittel erwähnt das Verfügungspatent die Verbindungen der D16, die von den Verbindungen der Formel (I) verschieden sind, insbesondere die Enantiomeren der Verbindungen der Formel I, d.h. die SRRR-Isomeren, und speziell die Verbindung [2S,(R,2`R,(`R]-(,(`-[Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzo- pyran-2-methanol].

Das Verfügungspatent schafft zudem eine Zusammensetzung mit einem Gehalt an einem pharmazeutisch annehmbaren Träger und als wirksamen Bestandteil eine Menge einer Verbindung der Formel (I) oder eines pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalzes hiervon, die zum Potenzieren der Wirkungen blutdrucksenkender Mittel befähigt ist.

Vor diesem technischen Hintergrund formuliert das Verfügungspatent unter anderem die Ansprüche 3, 4, 6 und 7, die in ihrer Kombination ein Erzeugnis mit folgenden Merkmalen aufweisen:

Pharmazeutische Zusammensetzung, bestehend aus

einem pharmazeutisch annehmbaren Träger,

der Verbindung [2R,(S,2´S,(`S]-(,(`-[Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] und

dem blutdrucksenkenden Mittel [2S,(R,2`R,(`R]-(,(`-[Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol],

wobei das Molverhältnis der beiden wirksamen Bestandteile 1:1 beträgt.

II.

Der Antrag der Verfügungsklägerin war unter Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 18. Januar 2008 zurückzuweisen, da - nach dem nunmehr maßgeblichen Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung - die Verfügungsklägerin jedenfalls die tatsächlichen Grundlagen für das Bestehen des notwendigen Verfügungsgrundes nicht glaubhaft zu machen vermochte.

Dies gilt zunächst für den Hauptantrag der Verfügungsklägerin.

Eine einstweilige Verfügung ist im Rahmen patentrechtlicher Streitigkeiten jedenfalls immer dann zu versagen beziehungsweise aufzuheben, wenn der (mutmaßliche) Verletzer glaubhaft gemacht hat, dass das Verfügungspatent auf eine bereits erhobene Nichtigkeitsklage hin vernichtet werden wird (KG GRUR 2004, 272; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 244; Rogge/Grabinski, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn 153 b m.w.N.), mithin erhebliche Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts bestehen. Bei einer derartigen Sachlage, die im Hauptverfahren zu einer Aussetzung wegen eines anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens führen würde, kann eine einstweilige Verfügung nicht erlassen werden (OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 79, 80; OLG Düsseldorf, Mitt. 1996, 87; OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 ff. - Kleinleistungsschalter; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 263; Rogge/Grabinski, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn 153 b).

Vor diesem Hintergrund kann die Beschlussverfügung vom 18. Januar aufgrund der sich nach dem Widerspruch der Verfügungsklägerin ergebenden Sachlage allein deshalb keinen Bestand mehr haben, weil nach der Auffassung der Kammer eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Bundespatentgericht im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 18. März 2008 in den oben erwähnten Nichtigkeitsverfahren das Verfügungspatent – jedenfalls in dem hier relevanten Umfang – vernichten wird. Die dabei vorzunehmende Prognose der Kammer beruht auf der Annahme, dass das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangen wird, dass es dem Verfügungspatent an der notwendigen Neuheit ermangelt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ), weil jedenfalls die in seinen Ansprüchen 3, 4 und 6 zum Ausdruck kommende technische Lehre bereits durch die – unstreitig zum Stand der Technik gehörende und mit der D16 inhaltsgleiche - Entgegenhaltung D1 vollständig offenbart ist.

Die Frage, ob eine schutzwürdige neue Erfindung vorliegt, ist für das Gebiet der chemischen Industrie nicht wesentlich anders zu beurteilen als für andere Gebiete der Technik (BGHZ 53, 283, 288 f. – Anthradipyrazol; BGHZ 103, 150, 156 – Fluoran). Im Bereich des chemischen Stoffschutzes ist grundsätzlich nur das als neuheitsschädlich anzusehen, was konkret vorbeschrieben ist; das setzt voraus, dass der Stoff mit einem bekannten, nach Stoff- oder Verfahrensparametern eindeutig identifizierten bekannten Stoff identisch ist (Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 3, Rn 85). Ist der beanspruchte (ausgewählte) Stoff dem Fachmann über eine Vorveröffentlichung hinreichend deutlich in seiner Struktur und als herstellbar offenbart, ist er nicht neu, auch wenn er nicht ausdrücklich formelmäßig gekennzeichnet war; die Kenntnis von der chemikalischen Zusammensetzung oder dem physikalisch-chemischen Aufbau des beanspruchten Stoffes ist für die Neuheitsprüfung nur von untergeordneter Bedeutung – es genügt, wenn er eindeutig als das Produkt eines der Öffentlichkeit zugänglichen Verfahrens gekennzeichnet ist (vgl. BGHZ 103, 150, 156 – Fluoran; vgl. BPatG Mitt. 1977, 274). Ein nach dem Verfahren zu seiner Herstellung bekannter und hinreichend identifizierter Stoff ist daher auch dann neuheitsschädlich getroffen, wenn klare Vorstellungen über seinen chemischen Aufbau und seine Struktur fehlen (Benkard/Mellulis, PatG, 10. Auflage, § 3 Rn 85 c).

Formeln mit variablen Substituenten vermitteln dem Durchschnittschemiker eine klar begrenzte Zahl eindeutig definierbarer chemischer Stoffe, wobei allerdings allein die Tatsache, dass die beanspruchte Verbindung unter eine vorbekannte Formel fällt, noch keine abschließende Bedeutung für die Neuheitsfrage entfaltet; die Neuheit hängt vielmehr davon ab, ob ein Sachverständiger durch die Angaben einer vorveröffentlichten Druckschrift über eine chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betreffende Verbindung auszuführen, das heißt, den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen oder nicht (BGHZ 103, 150 – Fluoran; BGH, GRUR 1978, 696, 698 - (-Aminobenzylpenicillin). Eine chemische Verbindung mit einem asymmetrischen Kohlenstoffatom ist dann nicht mehr neu, wenn dem Fachmann in einer Vorveröffentlichung ein konkreter Hinweis auf sie gegeben wird und er aufgrund dieses Hinweises und seines allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die Verbindung herzustellen; nicht erforderlich ist, dass der betreffende Stoff bereits hergestellt worden ist (BGH, GRUR 1978, 696, 698 - (-Aminobenzylpenicillin; BPatG, GRUR Int. 1996, 822 – Herbicid wirksames Enantiomer). Dabei hängt es stets von dem Gesamtoffenbarungsgehalt der vorbeschriebenen Lehre im jeweiligen Einzelfall ab, ob der Fachmann, der den Gegenstand der streitgegenständlichen Erfindung nicht kennt, bei einem durch eine allgemeine Formel definierten Kollektiv von Verbindungen die erfindungsgemäße einzelne Verbindung ohne Weiteres mitliest oder ob es einer erfinderischen Stoffauswahl bedarf, um zu dieser Verbindung zu gelangen.

Der Bundesgerichtshof und das Bundespatentgericht haben sich ausdrücklich von der Praxis des Europäischen Patentamtes (siehe dazu etwa EPA, GRUR Int. 1989, 226, 227 – Xanthines), welches davon ausgeht, dass die Darstellung einer Klasse nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definierter chemischer Verbindungen nicht alle Einzelindividuen erfasse, distanziert, und sie gehen vielmehr davon aus, dass die bloße Auswahl von Stoffen aus größeren Gruppen deren Neuheit nicht allein begründen kann, sondern dass eine durch Angabe einer allgemeinen Formel umfasste, aber nicht konkret bezeichnete Verbindung dann offenbart ist, wenn der Fachmann diese in die allgemeine Angabe einer größeren Familie einbezieht (BGHZ 103, 150 – Fluoran; vgl. BPatG, GRUR Int. 1996, 822 – Herbicid wirksames Enantiomer). Dabei kennt der Offenbarungsgehalt einer chemischen Formel keine zahlenmäßige Obergrenze der darin vermittelten chemischen Stoffe und es kommt nicht auf eine leichte Überschaubarkeit der genannten Stoffe, sondern lediglich darauf an, ob diese für den Fachmann ohne weiteres erkennbar sind (BGHZ 103, 150, 157 – Fluoran). Um dem Fachmann eine Möglichkeit zur Herstellung des jeweiligen Stoffes aus der Gruppe zu eröffnen, kann es genügen, dass eine Stofffamilie und ein für sie typisches Herstellungsverfahren bekannt sind, das auch die konkrete Verbindung einschließt (Benkard/Melullis, PatG, 10. Auflage, § 3 Rn 85 h). Das Bundespatentgericht hat diese Entscheidungspraxis in seiner jüngeren Rechtsprechung noch einmal bekräftigt (siehe die - bislang nicht veröffentlichten – als Anlagen AG1 bis AG 3 vorgelegten Entscheidungen BPatG 3 Ni 21/04 (EU); BPatG 3 Ni 9/05 (EU); BPatG 3 Ni 36/05 (EU)).

Entgegen der Ansicht der Verfügungsklägerin ist eine Anwendung/Übertragung der unter a) wiedergegebenen Grundsätze auf den vorliegenden Fall, in dem es – wie unten näher ausgeführt wird – im Ergebnis nur noch um die unter Ausschluss weiterer Stereoisomere zu treffende Auswahl eines Enatiomerenpaares aus einem Gemisch von insgesamt vier Stereoisomeren geht, geboten. Bei dieser rechtlichen Einschätzung hat die Kammer nicht außer Acht gelassen, dass die Entscheidungen "Fluoran" und "alpha-Aminobenzylpenizillin" sich von der vorliegenden Fallkonstellation unterscheiden: Der Fall "Fluoran" betrifft die Frage der Offenbarung einer einzelnen Verbindung durch eine allgemeine Strukturformel; der Fall "alpha-Aminobenzylpenizillin" beschäftigt sich mit einer Verbindung mit nur einem chiralen Zentrum und der Offenbarung eines individuellen Stereoisomers durch die Beschreibung eines Isomerengemisches. Die als Anlagen AG1 bis AG3 vorgelegten Entscheidungen des Bundespatentgerichts betreffen ebenfalls andere Fallkonstellationen, da es in jenen um die Neuheit eines einzelnen Enantiomers bzw. einer Einzelverbindung geht. Gleichwohl sind die Unterschiede nicht solchen Ausmaßes, dass die erwähnten Grundsätze ihre Gültigkeit a priori einbüßten und sich selbst deren sinngemäße Übertragung bereits im Ansatz schlechthin verböte. Es bedarf vielmehr der Beurteilung im konkreten Einzelfall, ob die Anwendung der erwähnten abstrakten Parameter die Annahme der Neuheit einer chemischen Verbindung rechtfertigen oder nicht, ohne dass für die Auswahl eines reinen Enantiomerenpaares aus einem Stereoisomerengemisch per se spezifisch andere Prüfungskriterien anzuwenden wären.

Die (sinngemäße) Anwendung der unter a) wiedergegebenen Grundsätze auf den vorliegenden Fall führt nach der Überzeugung der Kammer zum Ergebnis, dass die sich aus den Ansprüchen 3, 4 und 6 ergebende chemische Verbindung vom Fachmann, der die Druckschrift D1 mit seinem ihm zuzurechnenden allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten aufmerksam studiert, darin ohne Weiteres und selbstverständlich mitgelesen wird. Als Fachmann wird man insoweit einen erfahrenen organischen oder pharmazeutischen Chemiker anzunehmen haben, der mit der Struktur und Aktivität von noch in der Entwicklung sowie bereits im Gebrauch befindlicher pharmazeutischer Wirkstoffe vertraut und in ein Team von Spezialisten eingebunden ist, das sich mit dem Auffinden neuer Wirkstoffe und mit deren Entwicklung befasst (vgl. BGH, GRUR 2001, 813 III.2.a – Taxol).

Die – unstreitig zum Stand der Technik gehörende - D1 versetzte den Fachmann im Prioritätszeitpunkt ohne Weiteres in die Lage, das hier streitgegenständliche Racemat aus dem RSSS-Enantiomer und dem SRRR-Enantiomer in die Hand zu bekommen, wie sich anhand nachfolgender Überlegungen ergibt.

aa)

In der D 1 werden spezielle Iminobisethanol-Derivate (ID) als aktive Herz-Kreislauf-Medikamente (sog. Beta-Blocker) beschrieben. Diese ID weisen vier chirale Zentren auf, die jeweils in einer R- oder S-Konfiguration vorliegen und in der nachfolgend wiedergegebenen Strukturformel mit einem Stern markiert sind.

Formel Blatt 87

Im Beschreibungstext der D1 erfährt der Fachmann, dass die reinen Stereoisomeren der Verbindungen (ID) durch bekannte Separationsmethoden gewonnen werden können (Seite 7, Zeilen 1 – 21 der D1), und die D1 bezieht diese auch ausdrücklich in den Gegenstand der Erfindung ein (Seite 7, Zeilen 15 f. der D1). Im experimentellen Teil der D1, in welchem explizit auf die einschlägigen Herstellungsverfahren und den Einsatz als blutdrucksenkende Arzneimittel hingewiesen wird, beschreibt die D1 einige Iminobisethanol-Verbindungen, die unter die allgemeine Formel (ID) fallen.

Darüber hinausgehend stellt die D1 im Beispiel 23 der Seite 32 Verbindungen der nachfolgend eingeblendeten Formel (X) vor.

Blatt 88

Die Verbindung (84) des Beispiels 23 der D1, welche Spezifikationen der in der allgemeinen Formel (X) enthaltenen Substituenten R4, R5, R12 und R16 enthält, beschreibt die chemische Struktur (Z)

Blatt 88

wobei allerdings kein Hinweis auf die jeweilige stereochemische Konfiguration an den Chiralitätszentren erfolgt. Von letzterem abgesehen, zeigt die Formel (Z) die allgemeine chemische Struktur des Nebivololmoleküls und beschreibt damit dem Fachmann bereits die bevorzugte Verbindung des Verfügungspatents. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens über Stereochemie und nicht zuletzt im Hinblick auf den ausdrücklichen Hinweis der D1 (S. 6, Zeile 30 – Seite 7, Zeile 21) auf die stereoisomeren Formen der dort offenbarten Verbindungen liest der Fachmann für jede der einzelnen Verbindungen deren verschiedene stereochemischen Formen mit, was hinsichtlich der Verbindung (84) im Hinblick auf die Formel (Z) unstreitig folgende zehn mögliche Stereoisomerenpaare ergibt:

RS SS

SR RR

SR SS

RS RR

SR SR

SS RR

SR RS

RS SR

RR RR

SS SS

Dabei bilden – wie auch die Verfügungsklägerin nicht in Abrede stellt - die Enantiomeren 1 und 2, 3 und 4, 7 und 8 sowie 9 und 10 jeweils ein Enantiomerenpaar, weil bei diesen die absolute Konfiguration an jedem der vier asymmetrischen Kohlenstoffatome genau entgegengesetzt ist. Die erstgenannte Verbindung – das RSSS Enantiomer – stellt die im Anspruch 3 ausdrücklich erwähnte - bevorzugte Verbindung (N) des Verfügungspatents (l-Nebivolol) dar. Das Enantiomerenpaar 1 und 2 – also das Gemisch aus dem RSSS-Enantiomer und dem SRRR-Ennatiomer - entspricht demjenigen Enantiomerenpaar, welches Anspruch 6 des Verfügungspatents schützt.

bb)

Insofern ist jedenfalls dem Vorbringen der Verfügungsklägerin, der Fachmann werde vor die kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt, ein einzelnes Enantiomerenpaar aus einer sich nach der Formel (Z) ergebenden unüberschaubaren Anzahl von mehr als 1027 chemischen Verbindungen auswählen zu müssen, die Grundlage entzogen.

Soweit die Verfügungsklägerin geltend macht, der Fachmann habe überhaupt keinen Anlass gehabt, sich mit der Verbindung (84) des Beispiels 23 der D1 näher auseinander zu setzen, vermag die Kammer sich diesem Argument bereits aus grundsätzlichen für die Beurteilung der Neuheit geltenden Erwägungen nicht anzuschließen. Dem von ihr vertretenen Neuheitsbegriff ist eine Absage zu erteilen. Es kommt für die Neuheitsschädlichkeit nur darauf an, ob die streitgegenständliche Verbindung mit ihren zur Identifizierung wesentlichen Parametern Gegenstand einer Vorveröffentlichung ist. Dann kommt der Vorveröffentlichung selbst dann neuheitsschädliche Wirkung zu, wenn der Fachmann anderen, ebenfalls in derselben Vorveröffentlichung offenbarten Verbindungen aufgrund deren spezifischer Eigenschaften womöglich ein größeres Interesse schenkt.

Vor diesem Hintergrund kann es dahinstehen, ob – wie die Verfügungsklägerin dies unter Berufung auf das Gutachten des Herrn Prof. X (Anlage Ast 5) geltend macht - die D1 aufgrund der in ihr wiedergegebenen pharmakologischen Testergebnisse zur Kardioselektivität das Interesse des Fachmanns in besonderem Maße auf andere Verbindungen (insbesondere die Verbindung (90) des Beispiels 23) als die Verbindung (84) lenkt. Ferner ist es für die neuheitsschädliche Wirkung nicht maßgeblich, dass die D1 auf S. 7, Zeilen 22 – 31 eine Verbindung als am meisten bevorzugt einstuft, die nicht einmal die Grundstruktur des Nebivolols aufweist.

Ebenso ohne Erfolg versucht die Verfügungsklägerin in diesem Zusammenhang, den Offenbarungsumfang der D1 dadurch zu beschränken, dass sie – unter Hinweis auf die den Anlagen D7, D8 und D9 zu entnehmenden Aufsätze, neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und den Vortrag der Nichtigkeitsklägerinnen – geltend macht, der Fachmann hätte – selbst bei unterstellter näherer Beschäftigung mit der Verbindung (84) - zwecks Entwicklung eines blutdrucksenkenden Medikaments etwaig offenbarte Racemate ignoriert und ausschließlich versucht, die einzelnen Stereoisomere darzustellen, um deren individuelle Aktivität als Betarezeptorblocker zu bestimmen, und damit das aktivste Stereoisomer zu einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu formulieren.

Selbst wenn der Verfügungsklägerin in diesem Ansatz zu folgen wäre, vermochte dies nichts an der grundsätzlichen Eignung der Verbindung (84) des Beispiels 23 zu ändern, die sich aus den kombinierten Ansprüchen 3, 4 und 6 ergebende Verbindung in der Druckschrift D1 hinreichend zu offenbaren. Ob der Fachmann aufgrund eines vermeintlich vornehmlichen Interesses an individuellen Stereoisomeren überhaupt Anlass hatte, sich mit einem offenbarten Racemat noch näher zu beschäftigen, wäre lediglich ein Kriterium für die Beantwortung der – logisch nachgeordneten - Frage nach der erfinderischen Tätigkeit, die sich aus den unter cc) näher beschriebenen Gründen aber gar nicht erst stellt.

cc)

Es bedarf keiner Entscheidung darüber, ob bereits die unter aa) wiedergegebenen Umstände für sich allein zur Neuheitsschädlichkeit führen. Denn darüber hinausgehend, beschreibt die D1 noch ein Herstellungsverfahren für die Verbindung (84), das den Fachmann bei dessen Durchführung – insoweit unstreitig - automatisch zu einer Verbindung führt, die aus dem vom Verfügungspatent beanspruchten Enantiomerenpaar RSSS + SRRR und dem weiteren Enantiomerenpaar SRSS + RSRR besteht, so dass der Fachmann ausgehend von der D1 letztlich nur noch die Wahl eines Enantiomerenpaares aus einem Gemisch zweier Enantiomerenpaare zu treffen hat. Für den Fachmann ergeben sich bei Anwendung des für die Verbindung (84) beschriebenen Herstellungsverfahrens unstreitig die beiden folgenden Möglichkeiten der Zusammensetzung des dabei produzierten Enantiomerengemischs:

Blatt 97

Bei der Herstellung der Verbindung (84) des Beispiels 23 der D1 fällt notwendigerweise und für den Fachmann offensichtlich unter anderem das Enantiomerenpaar aus dem RSSS-Enantiomer (N) und dem SRRR-Enantiomer (eN) an – wenn auch zusammen mit dem weiteren Enantiomerenpaar SRSS + RSRR.

Blatt 99

dd)

Die nach alledem allein noch vorzunehmende Auswahl des durch Anspruch 6 des Verfügungspatents geschützten Enantiomerenpaars aus einem Gemisch, welches insgesamt deren zwei umfasst, vermag keine Neuheit zu begründen. Der Fachmann liest das streitgegenständliche Enantiomerenpaar ohne Weiteres mit. Denn hierbei ist zu berücksichtigen, dass an die Zumutbarkeit des Aufwands, der erforderlich ist, um die qualitativen und quantitativen Analysedaten eines Stoffgemischs zu identifizieren und dabei auch die einzelnen – als chemische Verbindung bereits existenten – Bestandteile eines Stoffgemischs zu erhalten, kein zu geringer Maßstab angelegt werden darf, da es auf dem Gebiet der Chemie in der Natur der Sache liegt, dass zur Identifizierung nicht deklarierter vorbenutzter Stoffe und Stoffgemische in aller Regel mehr oder weniger umfangreiche, zeit- und arbeitsaufwändige, qualitative und quantitative Untersuchungen durchgeführt werden müssen (vgl. BGH, GRUR 1986, 372, 374). Die Kammer hält es angesichts dessen für überwiegend wahrscheinlich, dass der Fachmann mittels der üblichen, seinem durchschnittlichen Können zuzurechnenden Routinemaßnahmen ohne übergebührliche Anstrengungen von bereits erfinderischer Qualität nach Anwendung des im Verbindungsbeispiel (84) aufgezeigten Herstellungsverfahrens in der Lage war, das streitgegenständliche Enantiomerenpaar in die Hand zu bekommen. Ausgehend davon war der Fachmann auch in der Lage, die verbleibenden beiden Enatiomerenpaare aufgrund seiner allgemeinen experimentellen Fähigkeiten zu trennen.

Soweit die Verfügungsklägerin ihre gegenteilige Auffassung auf die Entscheidung "X" (BGH, GRUR 1984, 797) stützt, überzeugt dies nicht, weil diese die Frage betrifft, unter welchen Umständen ein durch Eigenschaftsangaben definierter Stoff als neu anzusehen ist, und daher nicht auf das Problem übertragbar ist, ob ein Enantiomerenpaar bereits dadurch als neuheitsschädlich vorweggenommen zu betrachten ist, dass es als Bestandteil eines Gemischs aus insgesamt zwei Enantiomerenpaaren vorveröffentlicht ist.

Die erforderliche Neuheit kommt dem Verfügungspatent schließlich auch nicht etwa unter dem Gesichtspunkt zuteil, dass dessen technische Lehre den Befund einer Verstärkung der blutdrucksenkenden Wirkung des l-Nebivolos auf das d-Nebivolol zum Gegenstand hat, wobei offen bleiben kann, ob es sich bei diesem Befund in technischer Hinsicht überhaupt um eine neue Erkenntnis handelte. Denn selbst, wenn man letzteres einmal unterstellt, wäre zu beachten, dass das Auffinden bisher nicht erkannter Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile die Neuheit eines bekannten, eindeutig identifizierbaren und bereits herstellbaren Stoffs nicht zu begründen vermag (vgl. BGH, GRUR 1978, 696 [699] – α-Aminobenzylpenicillin; vgl. BGHZ 76, 97 [104 f.] - Terephtalsäure; BPatG, GRUR 1991, 819). Insofern ist die Neuheitsschädlichkeit der D1 unabhängig vom Vorhandensein eines ausdrücklichen Hinweises auf diese potenzierende Wirkung in der D1 gegeben.

Ebenso ohne Erfolg bleibt der Hilfsantrag der Verfügungsklägerin.

Denn auch der Anspruch 7 wird in der D1 neuheitsschädlich offenbart, weil der Fachmann, der – wie oben erläutert – das im Rahmen der Verbindung (84) des Beispiels 23 beschriebene Herstellungsverfahren verwendet, dort ferner die Angabe findet, dass das molare Verhältnis der beiden Wirkstoffe (eN = SRRR-Enantiomer) und (N = RSSS-Enantiomer) zueinander 1:1 beträgt. Er muss also insoweit nicht ansatzweise Überlegungen von erfinderischer Qualität anstellen, sondern – wie oben ausgeführt – das streitgegenständliche Enantiomerenpaar im bereits gegebenen molaren Verhältnis 1:1 vom anderen Enantiomerenpaar des erhaltenen Gemischs trennen.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, S. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

100

Soweit die nach ordnungsgemäßer Schließung der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsätze der Verfügungsklägerin vom 20. März 2008 und vom 28. März 2008 sowie diejenigen der Verfügungsbeklagten vom 20. März 2008 sowie 26. März 2008 neuen Sachvortrag enthielten, war dieser unberücksichtigt zu lassen und eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bereits allein aufgrund des Eilcharakters des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht geboten (§§ 156, 296a ZPO).