1

T a t b e s t a n d

2

Die Klägerin befasst sich mit der Entwicklung von Befestigungstechniken, insbesondere in der Automobilindustrie. Seit 1996 nutzt und vertreibt sie ein – im einzelnen zwischen den Parteien umstrittenes – Halterschweißverfahren namens "Weldfast", bei dem mittels eines Lichtbogens unter Einsatz eines Vorstroms und eines Hauptstroms die Schmalseite eines Halters an ein Blech angeschweißt wird.

3

Der Beklagte ist als Inhaber des am 1. Juni 2004 angemeldeten und am 29. September 2005 erteilten deutschen Patents 10 2004 026 929 (Anlage K 7) eingetragen, welches ein Verfahren zum Anschweißen eines Halters an ein Blech betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

4

" Verfahren zum Anschweißen eines Halters (20), der eine Schmalfläche (22) aufweist, mit dieser Schmalfläche (22) an ein Blech (24), insbesondere an ein Karosserieblech, bei welchem Verfahren

5

a) der Halter (20) in einem freien Abstand mit seiner Schmalfläche (22) zum Blech (24) gehalten wird, wobei zwischen Halter (20) und Blech (24) eine elektrische Spannung anliegt und zwischen Schmalfläche (22) und Blech (24) ein Lichtbogen (42) brennt,

6

b) aufgrund des Lichtbogens etwas Material von der Schmalfläche (22) abgetragen und als deponierte Schmelze (46) auf das Blech (24) aufgetragen wird, und

7

c) anschließend der Halter (20) mit dem Blech (24) in Kontakt gebracht wird, wobei der Halter (20) mit der Schmalfläche (22) in die deponierte Schmelze (46) eintaucht, die Spannung abgeschaltet wird und der Lichtbogen (42) erlischt."

8

Mit Schreiben vom 30. September 2005 (Anlage K 6) mahnte der Beklagte die Klägerin wegen Verletzung des DE 10 2004 026 929 ab. Mit "Rechnung" vom 17. Juli 2006 (Anlage K 8) forderte er von der Klägerin einen Betrag in Höhe von 20.000,00 € als Teilforderung einer Lizenzgebühr. Zudem erwirkte er einen Mahnbescheid (Anlage K 9). Nachdem die Klägerin dem Mahnbescheid widersprochen und zu der danach eingereichten Klagebegründung Stellung genommen hatte, nahm der Beklagte die Klage zurück (Anlage K 10). Dem Geschäftsführer der Klägerin warf der Beklagte mit Strafantrag vom 11. Juli 2006 (Anlage K 11) vorsätzliche Patentverletzung und mit Strafantrag vom 1. August 2006 Bestechung vor. Das Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Patentverletzung wurde zwischenzeitlich eingestellt.

9

Im November 2005 wandte sich der Beklagte an eine das Weldfast-Halterschweißverfahren verwendende Kundin der Klägerin, die Bayrische Motoren Werke AG (BMW). Er machte BMW auf das DE 10 2004 026 929 aufmerksam und forderte für die weitere Benutzung dieses Patents eine Lizenzgebühr. 2006 wies der Beklagte eine weitere Kundin der Klägerin, die Audi AG, auf das auf ihn eingetragene Schutzrecht hin und begehrte für die dortige Nutzung des Weldfast-Halterschweißverfahrens die Zahlung einer Lizenzgebühr.

10

Die zu dem DE 10 2004 026 929 (Anlage K 7) führende (Dienst-)Erfindung hatte der Beklagte während der Zeit seiner bis Ende 2003 andauernden Beschäftigung bei der Ford Werke GmbH gemacht. Nach dem Ausscheiden des Beklagten aus deren Betrieb kam es im Zusammenhang mit dem DE 10 2004 026 929 zu verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Beklagten und seiner früheren Arbeitgeberin.

11

In dem Verfahren 4b O 487/05 hielt die Kammer mit Urteil vom 28. Februar 2006 ihre zuvor erlassene einstweilige Verfügung aufrecht, mit der dem Beklagten u. a. untersagt worden war, Verbietungsrechte aus dem DE 10 2004 026 929 gegenüber der Ford Werke GmbH und/oder Dritten, insbesondere im Wege von Schutzrechtsverwarnungen, geltend zu machen. Zur Begründung führte die Kammer aus, dass infolge der dem Beklagten zugegangenen unbeschränkten Inanspruchnahme der Diensterfindung seitens der Ford Werke GmbH sämtliche Rechte an dem DE 10 2004 026 929 auf diese übergegangen sind. Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung blieb ohne Erfolg. Mit Urteil vom 27. März 2007 verurteilte die Kammer den Beklagten aus dem selben Grund u. a. dazu, in die Umschreibung des DE 10 2004 026 929 zugunsten der Ford Werke GmbH gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen, Zug um Zug gegen die Erstattung der notwendigen Kosten in Form von Anmelde- und Prüfgebühren. Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung nahm der Beklagte mit Schriftsatz vom 2. Juli 2007 zurück.

12

Die Klägerin ist der Ansicht, die permanente Behauptung des Beklagten, ihr Weldfast-Halterschweißverfahren würde das DE 10 2004 026 929 verletzen, sei unberechtigt und führe zu einer Verunsicherung des Marktes. Das von ihr entwickelte Verfahren mache von dem genannten Schutzrecht keinen Gebrauch. Bei dem Weldfast-Halterschweißverfahren werde der zu verschweißende Halter – ohne Verwendung eines beim Punktschweißen gebräuchlichen und dort flächig auf das Blech aufgesetzten Flügelflansches – mit seiner Schmalseite senkrecht auf das Blech aufgesetzt. Nach dem Einschalten des Vorstromes werde der Halter vom Blech abgehoben, so dass ein sogenannter Pilotlichtbogen entstehe. Dann werde der wesentlich höhere Hauptstrom eingeschaltet. Aufgrund der Intensität des so erzeugten Lichtbogens schmelze das Material des Bleches und des Halters ab. Beim anschließenden Absenken des Halters, so dass sich die Schmelzen verbinden, schalte sich der Schweißstrom aufgrund des entstehenden Kurzschlusses ab. Die Gesamtschmelze kühle ab und führe so zu einer flächigen Schweißverbindung der Schmalfläche des Halters mit dem Blech. Anders als nach der technischen Lehre des DE 10 2004 026 929 werde mithin nicht nur der Halter, sondern auch das Blech angeschmolzen. Abgesehen davon könne sie – die Klägerin – sich jedenfalls auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, da sie das Weldfast-Halterschweißverfahren seit 1996 unverändert und fortgesetzt industriell in Großserienproduktionen eingesetzt habe. So habe sie auch der Ford Werke GmbH das Weldfast-Halterschweißverfahren im Jahre 1998 in einer auf die Bedürfnisse der Ford Werke GmbH angepassten Apparatur zur manuellen Anwendung vorgestellt. Die Ford Werke GmbH habe sich daraufhin für einen Einsatz dieses Verfahrens entschieden. Die Klägerin erhebt schließlich wegen des zwischen dem Beklagten und der Ford Werke GmbH geführten Rechtsstreites Zweifel an der Berechtigung des Beklagten, vermeintliche Schutzrechtsverstöße gegen das DE 10 2004 026 929 geltend zu machen.

13

Die Klägerin beantragt,

14

wie zuerkannt.

15

Der Beklagte beantragt,

16

die Klage abzuweisen.

17

Der Beklagte ist der Ansicht, der erhobene Patentverletzungsvorwurf sei berechtigt. Die Klägerin vertreibe unberechtigt das Verfahren, das er als DE 10 2004 026 929 habe patentieren lassen. Das von der Klägerin beschriebene, angeblich vertriebene Verfahren zeichne sich, wie der von ihm als Anlage 1 übergebene Prospekt der Klägerin zeige, u. a. dadurch aus, dass 2 Halter direkt aufgeschweißt und die restlichen 7 Halter mit Weldfast positioniert würden. Dies bedeute, dass die Halter geheftet und anschließend aufgeschweißt würden. Es werde also ein Halter zuerst in die Bodenblechschmelze gesenkt und anschließend in einem zusätzlichen Arbeitsschritt angeschweißt. Dieses Verfahren habe sich als untauglich für die industrielle Großserienfertigung erwiesen, weshalb es der Vorstand der Ford Werke AG im November 1998 auch abgelehnt habe. Stattdessen sei das von ihm entwickelte und patentierte Verfahren in der Rohbauproduktion bei Ford eingeführt worden. In Wirklichkeit vertreibe die Klägerin jedoch das Schmelzschweißverfahren eines I-Halters gemäß der DE 10 2004 026 929. Dieses Verfahren zeichne sich – im Vergleich zu dem zuvor erörterten Verfahren – durch eine völlig andere Technik aus. Es würden kontrolliert Teile des I-Halters auf das Blech abgeschmolzen, sodann werde der I-Halter anschließend in die Schmelze des Halters gesenkt. Dass die Klägerin dieses Verfahren anwende, ergebe sich daraus, dass in ihren Lieferunterlagen – insoweit unstreitig – unter der Kundenteile Nr. V97FB16C176DA die Nummer des Teiles geführt wird, die er – der Beklagte – unter seinem Namen in die Produktion bei der Ford Werke GmbH eingeführt habe.

18

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie die beigezogene Akte des Verfahrens 4b O 196/05 Bezug genommen.

19

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

20

Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin steht gegen den Beklagten der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung zu. Die vom Beklagten gegenüber der Klägerin und deren Abnehmern ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnungen sind sachlich unbegründet und rechtswidrig; der Beklagte ist zur Verwarnung wegen (vermeintlicher) Verletzungen des DE 10 2004 026 929 nicht berechtigt.

21

I.

22

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin findet seine Grundlage in §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB. Die außergerichtlichen unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen stellen einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin dar (BGH, X ZR 53/04, Urteil vom 30.01.2007 – Funkuhr II; BGH, GRUR 2006, 433 (434) – Unbegründete Abnehmerverwarnung; BGH, GRUR 2006, 219 (221) – Detektionseinrichtung II; BGH GSZ, GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).

23

1.

24

Eine Verwirklichung des Anspruchs 1 des DE 10 2004 026 929 (Anlage K 7) durch das von der Klägerin angewendete und vertriebene Weldfast-Halterschweißverfahren ist nicht festzustellen. Die unstreitig vom Beklagten vorgenommenen Schutzrechtsverwarnungen in den Jahren 2005 und 2006 sind bereits deshalb als unberechtigt zu qualifizieren.

25

a)

26

Das DE 10 2004 026 929 betrifft ein Verfahren zum Anschweißen eines Halters an ein Blech (insbesondere Karosserieblech), wie es insbesondere in der Automobilindustrie zur Befestigung von Kotflügeln eingesetzt wird.

27

Nach den Erläuterungen der Patentschrift sind im Stand der Technik stift- oder bolzenförmige Halter bekannt, die mit Hilfe des sogenannten Bolzenschweißens mit Hubzündung an einem Blech angebracht werden. Bei diesem Schweißverfahren wird der Haltebolzen durch einen Hubmechanismus mit dem Blech in Kontakt gebracht und eine Spannung zwischen Bolzen und Blech angelegt. Während ein Pilotlichtbogen mit geringer Stromstärke gezündet wird, entfernt der Hubmechanismus den Bolzen geringfügig vom Blech. Anschließend erfolgt die Zündung eines Hauptlichtbogens zwischen Bolzenspitze und Blech. Hierdurch werden Bolzen und Werkstück (Blech) angeschmolzen. Nach Ablauf einer voreingestellten Schweißzeit wird der Bolzen in die mittlerweile entstandene Werkstückschmelze eingetaucht, wodurch eine nach außen gewölbte (konvexe) Schweißnaht entsteht. Die Stromquelle wird abgeschaltet, die Schmelze erstarrt und kühlt ab.

28

Die Patentschrift kritisiert an dieser Vorgehensweise, dass es im Bolzeneintauchbereich infolge des Aufschmelzens des Werkstücks (Blechs) zu Struktureingriffen kommen könne, die dazu führen, dass sich zwischen dem Blech und dem Bolzen nur ungenügende Haltekräfte einstellen. Darüber hinaus könne es aufgrund eingeschlossenen Kondenswassers an den Schweißübergängen zur Rostbildung kommen.

29

Aufgabe des Patents ist es deshalb, ein Schweißverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem eine zuverlässigere Verbindung zwischen Halter und Blech erfolgt und Kondenswassereinschlüsse vermieden werden.

30

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 die Kombination folgender Merkmale vor:

31

1. Verfahren zum Anschweißen eines Halters (20) mit seiner Schmalfläche (22) an ein Blech (24).

32

2. Das Verfahren zeichnet sich durch folgende Schritte aus:

33

a. Der Halter (20) wird in einem freien Abstand mit seiner Schmalfläche (22) zum Blech (24) gehalten,

34

b. dabei

35

aa. liegt zwischen dem Halter (20) und dem Blech (24) eine elektrische Spannung an,

36

bb. brennt zwischen der Schmalfläche (22) des Halters (20) und dem Blech (24) ein Lichtbogen (42);

37

c. aufgrund des Lichtbogens wird etwas Material von der Schmalfläche (22) des Halters (20) abgetragen und als deponierte Schmelze (46) auf das Blech (24) aufgetragen;

38

d. anschließend wird der Halter (20) mit dem Blech (24) in Kontakt gebracht, wobei

39

aa. der Halter (20) mit der Schmalfläche (22) in die deponierte Schmelze (46) eingetaucht,

40

bb. die elektrische Spannung abgeschaltet wird und

41

cc. der Lichtbogen erlischt.

42

Für die Erfindung nach dem DE 10 2004 026 929 ist – wie die Patentschrift hervorhebt – zum einen wesentlich, dass statt stift- oder bolzenförmiger Halter solche mit einer länglichen Schmalfläche verwendet werden, und zum anderen, dass das Blech zwar deutlich erhitzt, aber ansonsten nicht beeinflusst wird. Im Kontaktbereich mit dem Halter wird das Blech nicht mehr angeschmolzen. Die Schweißverbindung erfolgt stattdessen mit Hilfe einer Schmelze, die von dem Halter gewonnen und auf dem Blech deponiert wird.

43

b)

44

Dass das von der Klägerin benutzte Weldfast-Halterschweißverfahren von den Merkmalen des Anspruchs 1 des DE 10 2004 026 929 (Anlage K 7) Gebrauch macht, hat der Beklagte nicht substantiiert dargelegt. Dies geht zu seinen Lasten, da ihn als Verwarnenden die Darlegungs- und Beweislast dafür trifft, dass die Verwarnung berechtigt ist, weil eine Patentverletzung vorliegt (Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., Vor §§ 9-14, Rn. 25 m. w. Nachw. ).

45

Der Beklagte hat darauf verzichtet, das von ihm angegriffene Schweißverfahren der Klägerin im Zusammenhang zu beschreiben und zu erläutern, welche einzelnen Schritte dieses Verfahren vorsieht. Seinem Vortrag ist nicht zu entnehmen, wie das Weldfast-Halterschweißverfahren im Einzelnen funktioniert.

46

Er beschränkt sich zunächst auf den Verweis auf einen Prospekt der Klägerin aus dem Jahre 1998 (Anlage 1), wobei er jedoch davon ausgeht, dass sich die Erfindung nach dem Patent im Vergleich dazu durch eine "völlig andere Technik" auszeichnet. Ein Verfahren entsprechend der Anlage 1 sieht er folglich selbst nicht als Verletzung des DE 10 2004 026 929 an. Anzumerken bleibt deshalb in diesem Zusammenhang lediglich, dass seinem Vorbringen, bei dem Verfahren nach der Anlage 1 würden die Halter zunächst geheftet und sodann geschweißt, wobei ein L-Winkelhalter benutzt werde, nicht beigetreten werden kann. Unter 2.1 der Anlage 1 wird ein derartiges zweistufiges Heftschweißverfahren nicht beschrieben. Vorgestellt wird vielmehr ein Schweißverfahren, bei dem der zu verschweißende Halter ohne Vorpositionierung in die Schmelze des Halters und des Grundblechs eingetaucht und so vollflächig verschweißt wird. Soweit in der Anlage 1 unter 2.2 ein Vorpositionieren des Halters erwähnt wird, geschieht dies ersichtlich bei der Beschreibung "gängiger Befestigungen". Die Ausführungen und Abbildungen unter 2.4 lassen überdies erkennen, dass sich das dort beschriebene Verfahren durch I-Halter auszeichnet und keine L-Winkelhalter mit Flügelflansch verwendet werden. Nichts anderes ergibt sich aus 4.2 der Anlage 1. Dort wird zwar erklärt, dass bei der Applikation BMW sieben Halter mit Weldfast "positioniert (wurden). D.h. die Halter werden geheftet und anschließend angeschweißt". Zugleich heißt es jedoch, dass zwei weitere Halter mit Weldfast direkt aufgeschweißt wurden. Die dort beschriebene Applikation beinhaltet folglich auch das unter 2.1 der Anlage 1 beschriebene Verfahren.

47

Die weitergehende Behauptung des Beklagten, die Klägerin vertreibe "in Wirklichkeit" (mittlerweile) ein anderes Verfahren als Weldfast-Halterschweißverfahren als das in der Anlage 1 beschriebene, bleibt ohne Substanz. Die Antwort auf die Frage, wie genau das "in Wirklichkeit" vertriebene Verfahren tatsächlich ablaufen soll, welche einzelnen Verfahrensschritte es beinhaltet, lässt der Beklagte ebenso offen wie die Frage, wann und in welcher Weise eine Abänderung des in der Anlage 1 gezeigten Verfahrens stattgefunden haben soll.

48

Der Beklagte hat es ferner versäumt, eine Verletzung des DE 10 2004 026 929 (Anlage K 7) durch das Weldfast-Halterschweißverfahren schlüssig vorzutragen. Eine nachvollziehbare mit Tatsachen unterlegte Darlegung anhand einer Merkmalsgliederung, durch welche konkreten Verfahrensschritte des ("in Wirklichkeit" von der Klägerin vertriebenen) Weldfast-Halterschweißverfahrens welche Merkmale der im DE 10 2004 026 929 unter Schutz gestellten technischen Lehre genau verwirklicht werden sollen, fehlt. Es findet sich allein die pauschale Behauptung, bei dem Schweißverfahren der Klägerin handele es sich um das von dem Beklagten entwickelte Verfahren.

49

Der Verweis des Beklagten auf die Nummer der Kundenteile in den Lieferscheinen der Klägerin (Anlage 8) genügt für sich genommen nicht. Allein aus der Nennung der Nummer, die bei der Ford Werke GmbH für die von dem Beklagten in die Produktion eingeführten Teile geführt wird, ergibt sich nichts zur Art und Weise der Herstellung der Kundenteile. Mittels welchen Schweißverfahrens die Halter tatsächlich von der Klägerin verschweißt worden sind und ob es sich dabei um ein solches handelt, welches in den Schutzbereich der DE 10 2004 026 929 fällt, ist damit noch nicht ausreichend dargetan.

50

Ob das von der Klägerin im Jahre 1998 der Ford Werke GmbH vorgestellte Halterschweißverfahren in der dortigen industriellen Großserienproduktion eingesetzt worden ist oder ob das Verfahren gemäß der DE 10 2004 026 929 (Anlage K 7) in der Rohbauproduktion Anwendung gefunden hat, ist für die hier in Rede stehende Frage einer Verletzung des genannten Schutzrechtes durch das Weldfast-Halterschweißverfahren ohne Belang.

51

Nach dem erheblichen Vortrag der Klägerin zum Inhalt und Ablauf des Weldfast-Halterschweißverfahrens ist eine Verletzung des DE 10 2004 026 929 nicht gegeben. Die Klägerin hat substantiiert – gestützt durch den von ihr vorgelegten Prospekt Anlage K 1 und die vom Beklagten vorgelegte Anlage 1 – dargelegt, dass bei dem Weldfast-Halterschweißverfahren der zu verschweißende Halter mit seiner Schmalseite senkrecht auf das Blech aufgesetzt und nach dem Einschalten des Vorstromes vom Blech abgehoben wird, so dass ein Pilotlichtbogen entsteht. Dann wird der wesentlich höhere Hauptstrom eingeschaltet. Aufgrund der Intensität des so erzeugten Lichtbogens schmilzt das Material des Bleches und des Halters ab. Beim anschließenden Absenken des Halters, so dass sich die Schmelzen verbinden, schaltet sich der Schweißstrom aufgrund des entstehenden Kurzschlusses ab. Die Gesamtschmelze kühlt ab und führt so zu einer flächigen Schweißverbindung der Schmalfläche des Halters mit dem Blech. Hiernach mangelt es folglich (jedenfalls) an einer Verwirklichung des Merkmals 2c des Patentanspruchs 1, nach welchem es gerade nicht zu einem Abschmelzen beider Werkstücke kommen darf. Nach der technischen Lehre der Erfindung soll das Blech vielmehr nur erhitzt, aber ansonsten nicht beeinträchtigt werden. Nur das Material des Halters soll langsam abgeschmolzen und sodann auf dem Blech deponiert werden (Anlage K 7, Absätze [0009] ff.).

52

Mangels Vorliegens eines ausreichend substantiierten Sachvortrages zur Verletzung des DE 10 2004 026 929 bedurfte es nicht der Einholung des vom Beklagten angebotenen Sachverständigengutachtens. Dies wäre ein unzulässiger Ausforschungsbeweis.

53

c)

54

Da eine Verletzung des DE 10 2004 026 929 nicht festzustellen ist, muss die weitere zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob der Klägerin ein Vorbenutzungsrecht zusteht, keiner Entscheidung zugeführt werden.

55

2.

56

Die vom Beklagten ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnungen erweisen sich ferner deshalb als unberechtigt, weil dem Beklagten (mittlerweile) die für sich auch im vorliegenden Rechtsstreit in Anspruch genommene Befugnis fehlt, etwaige Verletzungen des DE 10 2004 026 929 zu verfolgen und geltend zu machen.

57

Der Beklagte ist zwar nach wie vor im Patentregister (§ 30 PatG) als Inhaber des DE 10 2004 026 929 eingetragen.

58

Auch kann derzeit seine Einwilligung in die Umschreibung des Schutzrechtes, zu deren Abgabe er mit Urteil der Kammer vom 27. März 2007 in dem Verfahren 4b O 196/05 verurteilt worden ist, nicht gemäß § 894 Abs. 1 ZPO als abgegeben angesehen werden. Durch Rücknahme der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung mit Schriftsatz vom 2. Juli 2007 ist das erstinstanzliche Urteil zwar in Rechtskraft erwachsen. Da die Einwilligung zur Umschreibung jedoch von einer Gegenleistung (Zug um Zug gegen die Erstattung der notwendigen Kosten in Form von Anmelde- und Prüfungsgebühren) abhängig gemacht worden ist, tritt die Fiktion der Abgabe der Willenserklärung gemäß § 894 Abs. 1 S. 2 ZPO jedoch erst ein, sobald nach §§ 726, 730 ZPO eine vollstreckbare Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils erteilt ist. Die Willenserklärung gilt in diesem Fall erst mit Zustellung der Klausel und den zu ihrer Erteilung notwendigen Unterlagen als abgegeben (Zöller/Stöber, ZPO, 26. Aufl., § 894, Rn. 8). Dies ist der Verfahrensakte 4b O 196/05, an deren Beiziehung die Kammer nicht gehindert war, bislang nicht zu entnehmen.

59

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Beklagte lediglich noch formell als Inhaber im Patentregister verzeichnet ist. Seiner Eintragung kommt keinerlei konstitutive Wirkung zu; sie weist nur deklaratorischen Charakter auf. Abweichend von dieser formellen Eintragungslage steht dem Beklagten kein materiell-rechtlicher Anspruch an dem DE 10 2004 026 929 zu. Infolge der unbeschränkten Inanspruchnahme der zu diesem Schutzrecht führenden Diensterfindung durch die Ford Werke GmbH sind sämtliche Rechte gemäß § 7 ArbEG, §§ 412, 413, 401 BGB auf die Ford Werke GmbH übergegangen. Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf das Urteil der Kammer vom 27. März 2007 (Bl. 554 ff. der Verfahrensakte 4b O 196/05) verwiesen. Aufgrund der Rechtskraft dieses Urteils steht die Änderung der formalen Rechtsposition des Beklagten – die Umschreibung des DE 10 2004 026 929 – auch fest und bevor. Es müssen nur noch die von § 894 Abs.1. S. 2 ZPO aufgestellten Voraussetzungen erfüllt werden, wobei deren Beibringung allein in den Händen der materiellen Schutzrechtsinhaberin, der Ford Werke GmbH, liegt. Etwaige Schutzrechtsverletzungen können demnach rechtlich schützenswerte Interessen und materielle Rechtspositionen des Beklagten grundsätzlich nicht mehr tangieren. Beim Rechtsübergang einer Erfindung eines Arbeitnehmers auf seinen Arbeitgeber infolge Inanspruchnahme wird deshalb eine (zwischenzeitlich) vom Arbeitnehmer ausgesprochene Verwarnung nachträglich widerrechtlich (BGH I ZR 156/59 vom 24.11.1961, zitiert nach Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., Vor §§ 9 bis 14 PatG, Rn. 17; wobei dort eine Verwarnung des Arbeitgebers in Rede stand).

60

Etwas anderes könnte bei dieser Sachlage lediglich dann gelten, wenn der tatsächlich materiell Berechtigte dem formalen Schutzrechtsinhaber die Befugnis zur Verfolgung etwaiger Verletzungen des Schutzrechtes erteilt. Für eine derartige Befugnis bietet der vorliegende Sachverhalt aber keinerlei Anhaltspunkte. Aus dem Verfahren 4b O 487/05 ist vielmehr das Gegenteil zu schließen. In diesem ließ die Ford Werke GmbH dem Beklagten u. a. untersagen, Verbietungsrechte aus dem DE 10 2004 026 929 ihr gegenüber und/oder gegenüber Dritten geltend zu machen; Gegenstand des Verfahrens 4 b O 487/05 war unter anderem auch eine gegen die hiesige Klägerin gerichtete Abmahnung des Beklagten.

61

3.

62

Die unberechtigten Verwarnungen der Klägerin im Jahre 2005 sowie ihrer Abnehmer in den Jahren 2005 und 2006 stellen einen unmittelbaren Eingriff in den Geschäftsbetrieb der Klägerin dar.

63

Die Unmittelbarkeit des Eingriffs ergibt sich schon daraus, dass die unberechtigten Verwarnungen den Absatz der Klägerin beeinträchtigen können. Denn der abgemahnte Abnehmer wird häufig, zumal wenn er auf Konkurrenzprodukte oder andere Lieferanten ausweichen kann, geneigt sein, sich der Verwarnung zu beugen, um damit den mit einem Rechtsstreit verbundenen Nachteilen aus dem Weg zu gehen (BGH GSZ, GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGHZ 14, 286 (292) – Farina Belgien). Bereits die darin liegende Gefahr ist – unabhängig davon, ob sich der unberechtigt verwarnte Abnehmer fügt oder nicht – eine unmittelbare Beeinträchtigung des Gewerbebetriebes des Herstellers und des Lieferanten (BGH, GRUR 2006, 433 (435) – Unbegründete Abnehmerverwarnung). Dass BMW die Schutzrechtsverwarnung unberücksichtigt ließ (Anlage K 12), bleibt deshalb ohne Relevanz.

64

4.

65

Der in den Schutzrechtsverwarnungen zu sehende Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin war rechtswidrig, wobei dahin stehen kann, ob sich dies bereits aus dem Umstand ergibt, dass die Verwarnungen unberechtigt waren (BGH, GRUR 1976, 715 (716 f.) – Spritzgießmaschine; BGHZ 38, 200 (206 f.) – Kindernähmaschinen; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., Vor §§ 9-14 PatG, Rn. 17), oder ob die Rechtswidrigkeit erst aufgrund einer besonderen Interessensabwägung festzustellen ist (BGH, GRUR 2006, 432 (433) – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; BGH, NJW 1998, 2141; offen gelassen: BGH, GRUR 2006, 433 (435) – Unbegründete Abnehmerverwarnung). Denn auch bei Abwägung der im vorliegenden Fall widerstreitenden Belange ist wegen der überwiegenden schützenswerten Interessen der Klägerin die Rechtswidrigkeit anzunehmen.

66

Für die Klägerin streitet zunächst der Eingriff in ihre Kundenbeziehungen durch die nachhaltige und über einen längeren Zeitraum dauernde unberechtigte Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten durch den Beklagten. Hinzu tritt, dass der Beklagte – wie unter 2. ausgeführt – nicht materieller Inhaber des vermeintlich verletzten Schutzrechtes ist, sondern lediglich (noch) über eine formale Rechtsposition verfügt, die angesichts des rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteils in dem Verfahren 4b O 196/05 keinen Bestand haben wird. Die materielle Schutzrechtsinhaberin, die Ford Werke GmbH, ließ darüber hinaus dem Beklagten gerade eine Geltendmachung etwaiger Rechte aus dem DE 10 2004 026 929 untersagen; und zwar insbesondere auch mit Blick auf die hiesige Klägerin. Die Ford Werke GmbH selbst beabsichtigt mithin augenscheinlich keine Inanspruchnahme der Klägerin oder deren Abnehmer. Ein erkennbar den Interessen des materiellen Schutzrechtsinhabers zuwiderlaufendes Handeln des nur (noch) formellen Schutzrechtsinhabers verdient keinen Schutz.

67

5.

68

Aus den festgestellten rechtswidrigen Eingriffen ergibt sich eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen der nach § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB erforderlichen Wiederholungsgefahr. Der Beklagte hält überdies auch im hiesigen Verfahren den Vorwurf der Patentverletzung aufrecht.

69

II.

70

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

71

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 709 S. 1, 108 ZPO.

72

Der Streitwert wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

73

Dr. Kühnen Voß Lambrecht