1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin ist seit dem 05.07.2004 eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 594 791 (Klagepatent), welches auf eine Anmeldung der niederländischen Stork MPS B.V. vom 13. Juli 1992 zurückzuführen ist, die am 04.05.1994 veröffentlicht wurde. Die Erteilung des Klagepatents erfolgte unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland am 19.04.2000. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 692 30 936.5 geführt. Die Klägerin hat mit Anlage K A1 a die Übersetzung der europäischen Patentschrift zur Akte gereicht, welches in der Verfahrenssprache englisch erteilt wurde. Im Folgenden wird auf die deutsche Übersetzung gemäß Anlage K A1 a Bezug genommen.

3

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufschneiden eines Tierkörpers. Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

4

Verfahren zum Öffnen eines geschlachteten Tieres, das die folgenden Schritte umfasst:

5

1. Zuführen eines geschlachteten Tieres;
2. Aufhängen des Tieres an den Hinterläufen;
3. Anordnen eines Schnittes lediglich in der Bauchwand nahe den Hinterläufen, im Wesentlichen in der Symmetrieebene des Tieres;
4. Fortführen dieses Schnittes in im Wesentlichen vertikaler Richtung nach unten;
5. Fern- bzw. Freihalten der Eingeweide von der Bauchwand während des Schrittes (4);
6. Dehnen der Bauchwand während des Schrittes (4) durch Drücken der Bauchwand nach außen;
7. Fortführen des Schnittes nach dem Schritt (4), um das Zwerchfell zu durchschneiden;
8. Fortführen des Schnittes nach Schritt (6), um das Brustbein zu durchschneiden.

6

Die nachfolgend eingeblendete Figur 1 des Klagepatents zeigt eine schematische, perspektivische Ansicht einer Anordnung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, mit der das mit dem Klagepatent beanspruchte Verfahren ausgeführt werden kann:

7

Die Beklagte hat gegen das Klagepatent mit Schriftsatz vom 30.7.2007 Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht.

8

Die Beklagte stellt Schlacht- und Fleischverarbeitungsmaschinen her und vertreibt diese im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Eines dieser Produkte ist der Schlachtroboter "RBO Bauch- und Brustbeinöffner", dessen konkrete Ausgestaltung sich aus der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung eines Online-Kataloges der Beklagten (Anlage K A5) ergibt:

9

Die Beklagte hat einen solchen Schlachtroboter an die Firma Westfleisch e.G. mit Sitz in Münster geliefert. Dort wurde diese Anlage im Rahmen eines vor der erkennenden Kammer geführten selbständigen Beweisverfahrens (Aktenzeichen 4 b O 116/06) durch einen gerichtlichen Sachverständigen begutachtet. Dieser von der Beklagten hergestellte und ausgelieferte Schlachtroboter kann das Verfahren gemäß dem Klagepatent ausführen.

10

Die Klägerin nimmt die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

11

Sie beantragt,

12

die Beklagte in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu verurteilen.

13

Die Beklagte beantragt,

14

die Klage abzuweisen;

15

sowie

16

den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent auszusetzen.

17

Die Beklagte ist der Ansicht, das Klagepatent könne keinen Rechtsbestand haben, da der Gegenstand der Erfindung bereits aus dem in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Stand der Technik neuheitsschädlich vorweg genommen sei.

18

Die Klägerin ist dem Aussetzungsbegehren sowie dem hierauf gerichteten Sachvortrag der Beklagten entgegen getreten.

19

Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.

20

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

21

Die zulässige Klage ist begründet. Die Beklagte macht mit den von ihr angebotenen Schlachtrobotern von der technischen Lehre des Klagepatents im geltend gemachten Umfang mittelbaren Gebrauch, so dass sie der Klägerin insoweit zur Unterlassung, zur Auskunft und Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz verpflichtet ist.

22

Anlass, den Rechtsstreit auszusetzen (§ 148 ZPO), besteht nicht.

23

I.

24

Das Klagepatent hat in dem im vorliegenden Rechtsstreit interessierenden Umfang ein Verfahren zum Öffnen eines geschlachteten Tieres zum Gegenstand.

25

Aus dem in der einleitenden Beschreibung des Klagepatents gewürdigten Stand der Technik waren bereits solche Verfahren bekannt, die die folgenden Schritte umfassten:

26

Verfahren zum Öffnen eines geschlachteten Tieres, das die folgenden Schritte umfasst:

27

1. Zuführen eines geschlachteten Tieres;
2. Aufhängen des Tieres an den Hinterläufen;
3. Anordnen eines Schnittes lediglich in der Bauchwand nahe den Hinterläufen, im Wesentlichen in der Symmetrieebene des Tieres;
4. Fortführen dieses Schnittes in im Wesentlichen vertikaler Richtung nach unten; und
5. Fern- bzw. Freihalten der Eingeweide von der Bauchwand während des Schrittes (4).

28

Aufgabe des Klagepatentes ist es, ein Verfahren bereit zu stellen, bei dem das Risiko der Beschädigung der inneren Organe beim Öffnen des Tierkörpers vermieden wird.

29

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 des Klagepatentes die Kombination der folgenden zusätzlichen Merkmale zu den aus dem Stand der Technik bereits vorbekannten vor:

30

6. Dehnen der Bauchwand während des Schrittes (4) durch Drücken der Bauchwand nach außen;
7. Fortführen des Schnittes nach dem Schritt (4), um das Zwerchfell zu durchschneiden;
8. Fortführen des Schnittes nach Schritt (6), um das Brustbein zu durchschneiden.

31

II.

32

Die Beklagte verletzt mit der angegriffenen Ausführungsform die technische Lehre des Klagepatents mittelbar, § 10 Patentgesetz. Dies wird von der Beklagten zu Recht auch nicht in Abrede gestellt. Bei den angegriffenen Schlachtrobotern handelt es sich – woran kein vernünftiger Zweifel bestehen kann – um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Dieses von der Beklagten angebotene Mittel ist von dieser aufgrund der konkreten Ausgestaltung offensichtlich auch zur Benutzung der Erfindung bestimmt. Schließlich ist es aufgrund der Umstände auch auf der Hand liegend, dass die Abnehmer der Beklagten subjektiv von dieser dazu bestimmt werden, das Mittel patentverletzend zu verwenden.

33

III.

34

Da die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform die technische Lehre des Klagepatents mittelbar verletzt, ist sie der Klägerin gegenüber zur Unterlassung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 10 Patentgesetz. Die Beklagte hat der Klägerin darüber hinaus Schadenersatz gemäß Artikel 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 Patentgesetz zu leisten. Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Überdies ist es hinreichend wahrscheinlich, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Handlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt. Voraussetzung für die Entstehung eines Schadenersatzanspruches bei mittelbarer Patentverletzung ist, dass es unter Verwendung des gelieferten Mittels zu einer unmittelbaren Patentverletzung kommt. Der mittelbare Verletzer, die Beklagte, hat denjenigen Schaden zu ersetzen, der dem Patentinhaber, der Klägerin, durch die unmittelbare Patentverletzung entsteht. Ausreichend für eine schlüssige Darlegung eines Schadenersatzanspruches ist es, wenn nach der Lebenserfahrung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer unter Verwendung des Mittels begangenen Verletzungshandlung besteht (vgl. BGH, GRUR 1006, 839 – Deckenheizung). Im vorliegenden Fall konnte eine entsprechende Verletzungshandlung eines Abnehmers der Beklagten, der Westfleisch e.G., in dem gegen die Westfleisch e.G. geführten selbständigen Beweisverfahren festgestellt werden. Ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadenersatzverpflichtung ist demnach anzuerkennen, § 256 ZPO.

35

Damit die Klägerin den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern kann, ist die Beklagte ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

36

IV.

37

Eine Aussetzung des Rechtsstreits gemäß § 148 ZPO ist vorliegend nicht geboten.

38

1.)

39

Im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Aussetzungsentscheidung kommt es nicht bloß auf die Erfolgssaussichten des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage an. Vielmehr ist auch ein zögerliches Verhalten des Verletzers bei der vom Verletzungsgericht zu treffenden Ermessensentscheidung zu berücksichtigen. Derjenige, der zögerlich handelt, verdient nämlich grundsätzlich nicht den "Schutz" einer Aussetzung. Hiervon ausgehend kommt eine Aussetzung in diesem Fall schon deshalb nicht in Betracht, weil die von der Beklagten eingereichte Nichtigkeitsklage erst am 30.07.2007 gefertigt und auch erst mit Schriftsatz vom 3.08.2007 vorgelegt wurde. Wie der Klägervertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung am 06.09.2007 unwidersprochen vorgetragen hat, wurde die Nichtigkeitsklage den Prozessvertretern der Klägerin erst am 22. August 2007 zugestellt. Die späte Einreichung der Nichtigkeitsklage konnte die Beklagte auch nicht hinreichend entschuldigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte bereits aufgrund des unter dem Aktenzeichen 4 b O 116/06 geführten Beweisverfahrens spätestens seit Mai 2006 Kenntnis von dem Vorgehen der Klägerin gegen die angegriffene Ausführungsform hatte. Dies folgt daraus, dass – auch wenn Antragsgegner in dem Beweisverfahren die Westfleisch e.G. war – die Beklagte in dem dortigen Verfahren bereits ihr zukommende Geheimhaltungsinteressen geltend machte.

40

2.)

41

Hinzu tritt, dass die von der Beklagten eingereichte Nichtigkeitsklage nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand auch nicht den Schluss zulässt, dass das Klagepatent mit hoher Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird.

42

a)

43

Soweit die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren einwendet, dass der Gegenstand des Klagepatents unzulässig erweitert worden sei, betrifft dies alleine den Vorrichtungsanspruch 6 des Klagepatentes. Für das in Rede stehende Verfahren ist dies jedoch ohne Belang. Es ist in Ermangelung anderslautenden Vortrags davon auszugehen, dass die Klägerin etwaigen Bedenken des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren Rechnung tragen und gegebenenfalls diesen Vorrichtungs-anspruch nur eingeschränkt verteidigen wird.

44

b)

45

Die Entgegenhaltung DE 237 892 (Anl. K 3 zur Nichtigkeitsklage der Beklagten) betrifft ebenfalls eine Vorrichtung zum Zerteilen und Ausnehmen von Schlachttieren. Nach dieser Patentschrift aus dem Jahre 1910 wird eine solche Anlage offenbart, die dem Zerteilen und Ausnehmen von Schlachttieren dient, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die getöteten und an Ketten oder dergleichen gespreizt aufgehängten Schlachttiere an zwei über- oder hintereinander angeordneten Schneidvorrichtungen vorbei geführt werden, die auf beweglichen Wagen oder Schlitten untergebracht sind, und von denen die eine den Bauch- und Brustteil, die andere den Rückenteil der Tiere durchschneidet. Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 3 dieser Entgegenhaltung veranschaulichen den Gegenstand der Erfindung anhand einer bevorzugten Ausführungsform (Fig. 1) sowie eine Schneidvorrichtung im Detail (Fig. 3).

46

Gegen eine neuheitsschädliche Offenbarung aller Merkmale des Klagepatents spricht bereits, dass sich die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in einem gegen das Klagepatent geführten Einspruchsverfahren mit dieser Entgegenhaltung auseinandergesetzt hat und das Patent gleichwohl im ursprünglich erteilten Umfang aufrechterhalten hat. Zudem ist entgegen der von der Beklagten geäußerten Ansicht auch nicht ohne weiteres erkennbar, dass die Vorrichtung nach dieser Entgegenhaltung den Fachmann lehrt, dass während des Fortführens des vertikalen Schnittes das Dehnen bzw. Ziehen der Bauchwand des Schlachttieres während dieses Schnittes durch Schieben der Bauchwand nach außen erreicht wird. Auch die von dem Beklagtenvertreter zur Unterstützung seiner Argumentation angefertigte Prinzipzeichnung (Bl. 50 d.A.), die nachfolgend eingeblendet wird,

47

zeigt ein solches Dehnen durch Drücken der Bauchwand nach außen gerade nicht. Vielmehr ist es hier so, dass die Bauchwand durch die Federkraft der beiden Flachfedern (17) auf beiden Seiten der rotierenden Kreissäge nach innen gedrückt wird, wodurch zwar ein Dehnen der Bauchwand erfolgt, aber diese gerade nicht nach außen gedrückt wird.

48

Dass die Kräfte, die auf das bogenförmige Messer (16) wirken so groß sind, dass hierdurch tatsächlich eine Dehnung nach außen erreicht werden kann, wurde von dem Klägervertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung in Abrede gestellt. Offensichtlich ist dieses nicht. Der hierauf gerichtete Vortrag der Beklagtenvertreter blieb ohne die erforderliche Substanz, so dass im vorliegenden Verletzungsrechtsstreit jedenfalls nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, dass der Fachmann dieser Entgegenhaltung das Dehnen der Bauchwand während des Ausführens des vertikalen Schnitts ohne weiteres der Patentschrift entnimmt, sofern solches dieser Patentschrift überhaupt zu entnehmen wäre.

49

c)

50

Der weiteren Entgegenhaltung gemäß der als Anlage K 4 zu der Nichtigkeitsklage überreichten australischen Patentschrift (AU 573 603) kann die Lehre des Klagepatents ebenfalls nicht neuheitsschädlich entnommen werden. Hierzu fehlt es bereits an der Offenbarung des Merkmals, dass das Tier während der Durchführung des Verfahrens an den Hinterläufen aufgehängt werden soll (Merkmal 2 der Merkmalsanalyse des Klagepatents). Diese Entgegenhaltung, die weisungswidrig nicht in deutscher Übersetzung zur Akte gereicht wurde, lehrt den Fachmann, Schlachtvieh an der Brust- und Bauchseite zu öffnen, indem es an den Vorderfüßen hochgezogen wird und sodann ein Schnitt in vertikaler Richtung nach unten durchgeführt wird. Der Fachmann wird entgegen der anderslautenden Ansicht der Beklagten auch nicht wie selbstverständlich zu der technischen Lehre des Klagepatentes gelangen, indem er das Schlachtvieh "umdreht", das heißt entgegen der Offenbarung dieser Entgegenhaltung an den Hinterläufen aufhängt. Hiervon dürfte er nach Ansicht der Kammer abgehalten werden, wenn er die Beschreibungsstelle auf Seite 2 Z. 12 ff. der Anl. K 4 zur Anl. B 1 ernst nimmt, die lautet:

51

" In normal dressing of carcasses of sheep, goats, cattle, calves, pigs and deer the carcass is suspended by the rear legs and the pelt, or in case of pigs, the hair, is hygenically removed prior to viscera removal.”

52

Diese Stelle zeigt dem Fachmann gerade, dass die Lehre dieser Entgegenhaltung von dem "Normalfall" ausgeht, in dem das Vieh an den Hinterläufen aufgehängt wird, und sich von diesem bekannten Stand der Technik gerade abwendet und eine andere Lösungsmöglichkeit aufzeigt. Dies wird den Fachmann davon abhalten, der Lehre dieser Entgegenhaltung ohne weiteres zu entnehmen, dass diese auch in der vorbekannten Schneidrichtung funktioniert.

53

d)

54

Schließlich ist auch die von der Beklagten mit Anlage K 13 zur Nichtigkeitsklage zur Akte gereichte Entgegenhaltung RU 599 780 nicht dazu geeignet, die hohe Wahrscheinlichkeit zu begründen, dass das Klagepatent keinen Bestand haben wird. Auch diese Entgegenhaltung befasst sich mit dem Öffnen von geschlachteten Tierkörpern, insbesondere Schweinen, wobei gewährleistet werden soll, dass beim Aufschneiden der Bauchhöhle die Innereien nicht beschädigt werden. Hierzu sieht diese Entgegenhaltung eine Abgrenzungsvorrichtung vor, die an derselben Achse befestigt ist, an der auch die Tierkörperhackvorrichtung ihre Aufnahme findet. Diese Abgrenzungsvorrichtung ist in der Rotationsrichtung der Tierkörperhackvorrichtung schwenkbar beweglich und wird über zwei Rückholfedern in die jeweilige Ausgangsposition zurückgeführt. Das Funktionsprinzip dieser Entgegenhaltung lässt sich den Figuren 1 und 2 dieser Entgegenhaltung entnehmen, wobei nachfolgend die von dem Beklagtenvertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung zur Akte gereichten Kopien eingeblendet werden, die von ihm handschriftlich ergänzt wurden.

55

Auch dieser Entgegenhaltung entnimmt der Fachmann aber nicht, dass die Bauchwand durch das Schneidelement (22) oder das Gehäuse (17) nach außen gedehnt wird, während der vertikale Schnitt durch die Bauchwand durchgeführt wird. Der Entgegenhaltung lässt sich lediglich auf Seite 3 der Anlage K 13 in Zeilen 12 ff. ein Dehnen der Bauchhöhle entnehmen, in dem dort ausgeführt wird, dass präventiv Druckluft in die Bauchhöhle eingeblasen wird. Im weiteren (a.a.O., Zeilen 19 ff.) ist beschrieben, dass nach Durchquerung der Schambeinverwachsungen die Schneidwiderstandstandskraft für das Schneidelement (22) zurück geht und das Gehäuse (17) durch Einwirkung der Rückholfeder (16) wieder in die Ausgangsstellung zurückgelangt, wobei die Platten dieses Gehäuses den Schneidbereich der Bauchhöhle auseinander schieben. Auf diese Art und Weise wird ein sicherer Schutz vor Beschädigung durch das Schneidelement (22) beim Durchgang durch die Bauchhöhle geschaffen, wo die Innereien eng aneinander liegen. Auch dieser Beschreibung kann der Fachmann nicht entnehmen, dass die Kraft der Rückholfeder so groß ausgelegt ist, das ein Dehnen der Bauchwand nach außen erfolgt. Dagegen spricht, wie der Klägervertreter im Termin zur mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt hat, dass das geschlachtete Tier durch zwei Platten – die in der vorstehenden Figur 1 die Bezugszeichen 1 und 4 tragen – in eine Zwangsführung kommt, die dafür sorgt, dass der Kadaver gegen die Tierhackvorrichtung gedrückt wird. Der Abbildung nach Figur 1 ist weiter zu entnehmen, dass die mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnete Platte an der rechten Seite in nur sehr geringem vertikalen Abstand zu der Schneidvorrichtung angeordnet ist. Durch den von links wirkenden Druck gegen diese Platte wird die Bauchwand nach innen gedrückt. Eine solche Anordnung spricht bereits dagegen, dass es der nur unwesentlich darüber angeordneten Gehäusekonstruktion mit dem Bezugszeichen 17 möglich ist, über die Kraft der Rückholfeder eine Dehnung der Bauchwand nach außen zu bewirken.

56

V.

57

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhen auf §§ 709, 108 ZPO.

58

Lambrecht Schmidt Rinken