1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin des europäischen Patents EP 1 450 906 B1 (Klagepatent, Anlage K1), das ein längenverstellbares Rohr, insbesondere für Ski- und Wanderstöcke, betrifft. Das Klagepatent wurde am 11. April 2003 angemeldet; die Anmeldung wurde am 01. September 2004 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung und die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgten am 15. Juni 2005.

3

Der im vorliegenden Rechtsstreit allein maßgebliche Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

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Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines patentgemäßen längenverstellbaren Rohres in teilweise längsgeschnittener und abgebrochener Darstellung, wobei die Abbildung in Figur 2 um 90° gegenüber der in Figur 1 gezeigten Ansicht gedreht ist.

5

Die unter der Geschäftsführung des Beklagten zu 2) stehende Beklagte zu 1) vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Nordic-Walking-Stöcke. Auf den Sportmessen Winter ISPO vom 28. Januar bis 01. Februar 2006 und Sommer ISPO vom 15. bis 18. Juli 2006 stellte die Klägerin eine Verletzung des Klagepatents durch von der Beklagten zu 1) ausgestellte Nordic-Walking-Stöcke fest und rügte dies gegenüber Mitarbeitern der Beklagten. Die Mitarbeiter der Beklagten erklärten daraufhin auf der Sommer ISPO am 16. Juli 2006, die das Klagepatent verletzende Spreizvorrichtung nicht mehr zu vertreiben und die ausgestellten Produkte umzurüsten, was auch geschah. Die Beklagte zu 1) gab unter dem 06. November 2006 zur Bestätigung einer am 16.07.2006 abgegebenen mündlichen Erklärung die als Anlage B1 vorgelegte Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, die ein Vertragsstrafeversprechen für schuldhafte Zuwiderhandlungen enthielt. Die Klägerin wies die Unterlassungsverpflichtungserklärung zurück, weil sie erst nach Ablauf einer dafür gesetzten Frist einging und nicht dem vorformulierten Wortlaut entsprach, insbesondere sich nur auf schuldhafte Zuwiderhandlungen bezog. Der Beklagte zu 2) gab zunächst keine eigene Unterlassungsverpflichtungserklärung ab; dies erfolgte schließlich im Laufe des Rechtsstreits mit Schriftsatz vom 22. März 2007 (Bl. 31f. d. A.).

6

Im Oktober 2006 und im April 2007 erwarb die Klägerin in Einzelhandelsgeschäften der zur Kaufhof-Gruppe gehörenden Firma Sportarena Nordic-Walking-Stöcke der Beklagten, und zwar das Modell "Nordic-Carbon-Composite" (Art.-Nr. 205.46.20.0) am 13.10.2006 in Frankfurt (vgl. Anlage K 8), am 16.04.2007 in Wuppertal-Elberfeld ein Modell "Nordic-Walking-Ontario" (Art.-Nr. 205.46.130.0; vgl. Anlage K 14) und am 23.04.2007 je eines der vorgenannten Modelle in Kassel (vgl. Anlage K15).

7

Die Klägerin hat je einen Stock des Modells "Nordic Carbon Composite" und "Nordic Walking Ontario" als Anlagen K 7 bzw. K10 sowie Lichtbilder der angegriffenen Ausführungsform als Anlage K 8 zur Akte gereicht. Die von der Klägerin des weiteren überreichten Abbildungen (Anlage K9) zeigen Details der angegriffenen Spreizvorrichtung in demontiertem Zustand, die von der Klägerin mit Bildüberschriften sowie Bezugsziffern, die mit den vom Klagepatent verwendeten Bezugszeichen korrespondieren, versehen worden ist.

8

Abb.

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Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass die ursprünglich verwendete Ausführungsform der Spreizvorrichtung von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Umstritten ist hingegen, ob in dem Modell "Nordic Walking Ontario" dieselbe Spreizvorrichtung zum Einsatz kommt.

11

Die Klägerin, nach deren Vortrag das Modell "Nordic Walking Ontario" die ursprüngliche Spreizvorrichtung verwendet, hat die Beklagten zunächst auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

12

Nachdem der Beklagte zu 2) die erwähnte Unterlassungsverpflichtungserklärung und die Beklagte zu 1) in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2007 eine weitere Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben haben, haben die Parteien den Rechtsstreit im Umfang des Unterlassungsanspruchs übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Klägerin hat darüber hinaus ursprünglich Auskunft und Rechnungslegung sowie Entschädigung seit dem 20. Dezember 2003 verlangt und die Klage im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2007 mit Einverständnis der Beklagten insoweit zurückgenommen, als sie nunmehr Auskunft und Rechnungslegung sowie Entschädigung ab dem 01. Oktober 2004 verlangt.

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Die Klägerin beantragt,

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zu erkennen wie geschehen

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und darüber hinaus die Beklagten zum Schadenersatz und zur Entschädigung wegen der Benutzungshandlung des Herstellens sowie zur Auskunft und Rechnungslegung unter Angabe der Herstellungsmengen und -zeiten, der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften sonstiger Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer zu verurteilen.

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Die Beklagten beantragen

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Klageabweisung.

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Die Beklagten stellen den Vorwurf der Patentverletzung hinsichtlich des Modells "Nordic Walking Ontario" in Abrede und behaupten dazu, dieses Modell enthalte eine abweichende Spreizvorrichtung, die schematisch wie nachfolgend eingeblendet aufgebaut sei.

19

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

21

Die zulässige Klage ist in der Sache überwiegend gerechtfertigt. Der Klägerin stehen Ansprüche auf Entschädigung (Art. 64 EPÜ, § 33 PatG) und Schadenersatz (Art. 64 EPÜ, §§ 139 Abs. 2, 9 Satz 2 Ziff. 1 PatG), auf Auskunft und Rechnungslegung (§§ 242, 259 BGB) sowie auf Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung (§ 140a PatG) zu. Soweit die Klageanträge sich auf das Herstellen der angegriffenen Ausführungsformen beziehen, ist die Klage hingegen nicht gerechtfertigt.

22

I.

23

Das Klagepatent betrifft ein längenverstellbares Rohr, insbesondere für Stöcke. Derartige Rohre sind nach der Beschreibung des Klagepatents beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 297 06 849 U1 bekannt, bei dem das Spreizelement zum Innenrohr hin mit einem sich verjüngenden Konus versehen ist, während das gegenläufige mit dem Außenkonus versehene Innenelement zum Festklemmen der Spreizvorrichtung mit der Verstellschraube zum Innenrohr hin verstellt wird. Auf diese Weise – so das Klagepatent – ergibt sich zwar eine relativ parallele Klemmung über die gesamte Länge des axialen Spreizelementes; das Klagepatent kritisiert daran jedoch, dass bei stoßartigen Belastungen von der Griffseite eines längenverstellbaren Stockes auf die Stockspitze eine axiale Verschiebung des Außenrohres gegenüber dem Innenrohr nicht immer vermieden werden kann, insbesondere dann nicht, wenn bei der Verdrehbewegung zum Festklemmen keine ausreichend hohe Kraft aufgewendet worden ist.

24

Das Klagepatent führt des weiteren das deutsche Gebrauchsmuster DE 297 08 829 U1 an, das ein längenverstellbares Rohr angibt, bei dem das mit dem Außenkonus versehene Innenelement durch das vordere freie Ende der Verstellschraube gebildet und das mit dem Innenkonus versehene Spreizelement auf der Verstellschraube axial bewegt ist. Dabei ist zwar der Innenkonus des Spreizelementes zum Innenrohr hin geöffnet, jedoch macht das Klagepatent auch hier die vorerwähnten Nachteile aus, wenn das Spreizelement in gespreiztem Zustand axial bewegt wird, da ebenfalls eine Relativbewegung zwischen Außenrohr und Spreizelement erfolgen kann.

25

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein längenverstellbares Rohr, insbesondere für Stöcke, zu schaffen, das bei stoßartigen axialen Belastungen sich eher weiter festklemmt denn verstellt bzw. nachgibt. Hierzu schlägt es die Kombination der folgenden Merkmale vor:

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Längenverstellbares Rohr, insbesondere für Stöcke, mit

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1. zumindest einem Außenrohr und

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2. einem zur Einstellung der Rohrlänge in das Außenrohr teleskopisch einschiebbaren Innenrohr,

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3. einer am Einschubende des Innenrohrs gehaltenen Spreizvorrichtung, mit der das Innenrohr im Außenrohr axial festklemmbar ist, wobei die Spreizvorrichtung umfasst:

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3.1 ein radial auseinanderdrückbares und mit einem Innenkonus versehenes Spreizelement,

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3.2 ein mit einem gegenläufigen Außenkonus versehenes und im Spreizelement axial verschiebbar aufgenommenes Innenelement und

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3.3 eine axial gerichtete, am Innenrohr drehfest gehaltene Verstellschraube, die

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mit einer Innengewindebohrung im Innenelement in Wirkverbindung ist, wobei

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3.4 der Innenkonus des Spreizelementes sich zum Innenrohr hin öffnet und

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3.5 das Spreizelement zwischen einem inneren Anschlag am Innenrohr und einen äußeren Anschlag am Außenrohr am freien Ende der Verstellschraube axial beweglich gehalten ist.

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II.

37

Die Beklagten haben mit den Stöcken "Nordic Carbon Composite" und "Nordic Walking Ontario" längenverstellbare Rohre angeboten und in Verkehr gebracht, die von sämtlichen Merkmalen des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch machen. Dies ist hinsichtlich des Modells "Nordic Carbon Composite" zu recht zwischen den Parteien unstreitig; für das Modell "Nordic Walking Ontario" gilt entgegen der Auffassung der Beklagten Entsprechendes, denn die Klägerin hat ausdrücklich erklärt, die von den Beklagten vorgetragene Spreizvorrichtung sei nicht Streitgegenstand. Wie sich die Kammer durch Augenscheinseinnahme überzeugen konnte, entspricht der Vortrag der Klägerin, das Modell "Nordic Walking Ontario" verfüge über die gleiche Spreizvorrichtung wie das Modell "Nordic Carbon Composite", den Tatsachen.

38

Die von der Klägerin zur Begründung ihrer Klage vorgelegten Ausdrucke aus dem Internet-Angebot der Beklagten, das noch nach Klageerhebung abrufbar war (vgl. Anlage K 11a, letzte Seite: 15. 12. 2006, K 11c: 27.11.2006) und, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2007 dargetan hat, auch noch am Vortag der Verhandlung einen Nordic-Walking-Stock mit Art.-Nr. 205.46.130.0 (entspricht "Nordic Walking Ontario") enthielt, stellen ein Angebot eines patentverletzenden Erzeugnisses dar, obgleich der wesentliche Gegenstand der Erfindung, die Spreizvorrichtung, aus den Abbildungen nicht erkennbar ist.

39

Nach der Rechtsprechung des BGH ist das Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Gegenstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält, regelmäßig als "Anbieten" im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG anzusehen, unabhängig davon, ob das Werbemittel die Merkmale des Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt ist, das diese Merkmale aufweist (BGH GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte). Dabei ist für wesentlich gehalten worden, ob sich die Werbung auf einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen musste, weil es den in ihr abgebildeten Gegenstand zur Zeit der Werbung nur in einer schutzrechtsverletzenden Ausführungsform gab. Dies ist später dahin konkretisiert worden, dass es nicht von vornherein bedeutungslos ist, wenn die beanstandete Abbildung auch einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand darstellen kann (BGH GRUR 2005, 665 – Radschützer). Die maßgeblichen Umstände erschöpfen sich nicht in dem objektiven Erklärungsgehalt der Werbung für die angesprochenen Verkehrskreise. Dem durch eine unveränderte Fortsetzung der bisherigen Werbung, aus der eine entsprechende Änderung weder hervorgeht noch aus der sie erkennbar ist, begründeten Eindruck einer Verletzung des Schutzrechts kann der Umstand, dass der Werbende im Zeitpunkt der Werbung seine Produktion umgestellt hat und den verletzenden Gegenstand deshalb jetzt tatsächlich nicht liefern kann, nur entgegengehalten werden, wenn das allgemein bekannt ist.

40

Für eine solche Kenntnis der relevanten Verkehrskreise ist hier von den insoweit darlegungspflichtigen Beklagten nichts vorgetragen; ein Anbieten ist mithin noch nach Abgabe der Unterlassungsverpflichtungserklärungen erfolgt.

41

III.

42

Mit Rücksicht auf die bereits vorgefallenen Verletzungshandlungen, hinsichtlich derer sich lediglich die Unterlassungsansprüche erledigt haben, über die hinaus die Parteien hingegen keine Vereinbarung getroffen haben, haftet die Beklagte zu 1) der Klägerin gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG auf Schadenersatz, da sie schuldhaft gehandelt hat. Als Fachunternehmen hätte sie bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, dass sie in das Klagepatent, deren ausschließliche Lizenznehmerin die Klägerin ist, eingreift (§ 276 BGB).

43

Der Beklagte zu 2) haftet als gesetzlicher Vertreter der Beklagten zu 1) in gleicher Weise wie diese, da er die Rechtsverletzungen der Beklagten zu 1) hätte verhindern müssen (vgl. BGH GRUR 1986, 248 – Sporthosen).

44

Die Beklagte zu 1) schuldet der Klägerin darüber hinaus für die Benutzungshandlungen im Zeitraum zwischen Veröffentlichung der Anmeldung und Veröffentlichung der Patenterteilung eine angemessene Entschädigung (§ 33 Abs. 1 PatG).

45

Die genaue Höhe der Entschädigung und des Schadenersatzes steht derzeit noch nicht fest. Die Klägerin hat deshalb ein rechtliches Interesse daran, dass die Haftung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird (§ 256 ZPO).

46

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Zahlungsanspruch beziffern zu können und darüber hinaus den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen zu ermitteln, schulden die Beklagten im zuerkannten Umfang Auskunft und Rechnungslegung (§§ 242, 259 BGB). Hinsichtlich der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmer war den Beklagten der von der Klägerin im Antrag bereits berücksichtigte Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheiben-Befestiger).

47

Der Anspruch auf Herausgabe der im Besitz und Eigentum der Beklagten befindlichen angegriffenen Stöcke folgt aus § 140a PatG. Der eigentlich auf Vernichtung durch den Verletzer gerichtete Anspruch kann von der Klägerin zulässigerweise in der Form verlangt werden, dass die verletzenden Erzeugnisse an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher herauszugeben sind (vgl. zu § 98 UrhG: BGH GRUR 2003, 228 [229] – P-Vermerk). Die Beklagten haben mindestens noch Eigentum und mittelbaren Besitz an einem Stock, der sich nach ihrem eigenen Vortrag im unmittelbaren Besitz ihres Prozessbevollmächtigten befindet, an diesen aber – wie in der mündlichen Verhandlung von den Beklagten unwidersprochen geblieben ist – nicht übereignet worden ist.

48

Als nicht gerechtfertigt erweisen sich die auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Entschädigung und Schadenersatz gerichteten Ansprüche hingegen im Hinblick auf die von der Klägerin beantragte Benutzungshandlung des Herstellens. Herstellungshandlungen im deutschen territorialen Geltungsbereich des Klagepatents hat die Klägerin nicht vorgetragen.

49

IV.

50

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91a, 92 Abs. 2 Ziff. 1, 269 Abs. 3 ZPO.

51

Dabei waren im Rahmen von § 91a ZPO die Kosten hinsichtlich des übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsbegehrens den Beklagten aufzuerlegen. Dies entspricht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes billigem Ermessen, da der Unterlassungsantrag zunächst zulässig war und die Klägerin ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses, nämlich die während des Rechtsstreits abgegebenen Unterlassungsverpflichtungserklärungen, voraussichtlich obsiegt hätte. Dabei ist im Ergebnis kein Unterschied zwischen den Beklagten zu machen. Die Beklagte zu 1) hat zwar eine Unterlassungserklärung abgegeben, deren Vertragsstrafeversprechen für schuldhafte Zuwiderhandlungen entgegen der Ansicht der Klägerin genügend war, obgleich die Unterlassungsverpflichtung verschuldensunabhängig ist und sich der Schuldner gemäß §§ 339, 286 Abs. 4 BGB entlasten muss. Mit der von der Beklagten zu 1) gewählten Formulierung ist aber keine Umkehr der Beweislast verbunden (vgl. BGH GRUR 1982, 688, 691 – Seniorenpaß; GRUR 1985, 155, 156 – Vertragsstrafe bis zu … I; Köhler in Köhler/Piper, vor § 13 UWG Rn 13). Der Erwähnung des Erfordernisses einer schuldhaften Zuwiderhandlung in der Verpflichtungserklärung kommt nur eine – im Hinblick auf frühere Meinungsstreitigkeiten über das Verschuldenserfordernis verständliche – Klarstellungsfunktion zu; die Beweislast wird infolge des rein deklaratorischen Charakters der Aufnahme des Verschuldenserfordernisses in die Erklärung grundsätzlich nicht berührt (BGH aaO. – Seniorenpaß). Für einen abweichenden Sinngehalt der Erklärung der Beklagten zu 1) gibt es keinen Anhalt, so dass für die Ablehnung der Annahme dieser Verpflichtungserklärung durch die Klägerin kein triftiger Grund bestand. Die Beklagte zu 1) hat hingegen durch ihr fortwährendes Angebot patentverletzender Stöcke zu erkennen gegeben, dass sie sich selbst nicht an die Unterlassungserklärung hält, so dass das Unterlassungsbegehren der Klägerin berechtigt war. Mit dem Verstoß gegen die eigene Unterwerfungserklärung ist die Wiederholungsgefahr hinsichtlich sämtlicher Benutzungshandlungen – und nicht nur hinsichtlich des Anbietens – wieder aufgelebt.

52

Der Beklagte zu 2) hat eine Unterlassungserklärung ohnehin erst nach Klageerhebung abgegeben.

53

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

54

V.

55

Die Kammer hat beschlossen, den Streitwert auf

56

500.000,-- €

57

festzusetzen (§§ 63 Abs. 2, 51 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO).