1

Tatbestand:

2

Der Geschäftsführer der Klägerin und der Ehemann der Beklagten schlossen unter dem 1.9.1995 eine sich auf mehrere technische Schutzrechte beziehende Vereinbarung. Gegenstand der Vereinbarung war die gemeinschaftliche wirtschaftliche Verwertung der Schutzrechte. Gemäß Ziffer IV. der Vereinbarung sollten die Vertragsparteien berechtigt sein, die wirtschaftliche Verwertung der gewerblichen Schutzrechte jeweils einzeln im eigenen Namen und auf eigene Kosten weiterzuverfolgen, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Vereinbarung eine gemeinsame Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft gegründet würde. Mit Vertrag vom 20.4.1996 übertrug der Ehemann der Beklagten die Rechte aus der Vereinbarung vom 1.9.1995 mit Zustimmung des Geschäftsführers der Klägerin vom 25.4.1996 auf die Beklagte. Mit Vereinbarung vom 10.4.1996 erweiterten die Vertragsparteien den Gegenstand des Vertrages vom 1.9.1995 auf weitere Schutzrechte.

3

Mit Urteil vom 24.2.2004 stellte das Landgericht Düsseldorf auf Klage der Beklagten des hiesigen Rechtsstreits fest, dass diese aufgrund der Vereinbarungen vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 ab dem 1.1.2002 unter Erstattung der hälftigen Patenterhaltungskosten berechtigt war und für die Zukunft berechtigt ist, die wirtschaftliche Verwertung (unter anderem) des europäischen Patents 0 799 949 in eigenem Namen und auf eigene Kosten sowie für eigene Rechnung zu betreiben, insbesondere durch Vergabe von Lizenzen. Das Urteil wurde rechtskräftig, nachdem die Berufung der Geschäftsführers der Klägerin keinen Erfolg hatte. Die Beklagte erteilte der Gesellschaft ihres Ehemanns, der ( … ), eine Lizenz. Rechtsnachfolger der ( … ), ist die ( … ),.

4

Mit notariellem Vertrag vom 7.9.2005 übertrug der Geschäftsführer der Klägerin mit Wirkung zum 1.10.2005 (unter anderem) das europäische Patent ( … ), "mit allen Rechten und Pflichten" auf die Klägerin und nahm namens dieser die Übertragung an. Im Handelsregister ist eingetragen, dass der Geschäftsführer der Klägerin als solcher einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis ist, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

5

Mit Schreiben vom 2.10.2006 an die Beklagte rechnete die Klägerin die hälftigen Patenterhaltungskosten (11. Jahresgebühr) betreffend die verschiedenen nationalen Teile des genannten europäischen Patents in Höhe von insgesamt 4.255,38 € ab. Die 11. Jahresgebühr betrifft den Zeitraum vom 23.11.2006 bis zum 23.11.2007. Die Patenterhaltungsgebühren zahlte die Klägerin am 13. und 14.11.2006 an die mit der Überwachung des Schutzrechts beauftragten Patentanwälte. Mit Schreiben vom 26.11.2006 teilte die Beklagte mit, dass sie die Rechte an dem europäischen Patent an die ( … ), übertragen und die Rechnung an diese weiter geleitet habe. Die ( … ), erklärte gegenüber der Klägerin mit Schreiben vom 15.12.2006, in den nächsten Wochen mitzuteilen, ob sie die Rechte weiter nutzen wolle und sich dann auch an den Erhaltungskosten beteiligen werde. Mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 22.12.2006 erklärten die Klägerin und ihr Geschäftsführer gegenüber der Beklagten die fristlose Kündigung der Vereinbarung vom 1.9.1995. Mit Schreiben vom 12.1.2007 bestätigte die Beklagte, dass sie ab Eingang der Kündigung nicht mehr berechtigt sei, die wirtschaftliche Verwertung der Patente und Gebrauchsmuster gemäß Vereinbarung vom 1.9.1995 durch Vergabe von Lizenzen zu betreiben.

6

Mit einer als "Abtretungsbestätigung" überschriebenen Erklärung, die als Anlage 6 mit der Klageschrift eingereicht wurde, bestätigte der Geschäftsführer der Klägerin unter dem 5.3.2007, dass er seine Aktivitäten bezüglich der gewerblichen Schutzrechte, auf die sich die Vereinbarung vom 1.9.1995 beziehe, einschließlich seiner Ansprüche gegen die Beklagte auf Erstattung der hälftigen Patenterhaltungskosten an die Klägerin abgetreten habe. Die Klägerin sei dementsprechend berechtigt, die Ansprüche auf Erstattung der hälftigen Patenterhaltungskosten gegen die Beklagte geltend zu machen.

7

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Beklagte zur Zahlung der hälftigen Patenterhaltungskosten betreffend das in Rede stehende europäische Patent verpflichtet sei. Zur Begründung ihrer Aktivlegitimation verweist sie auf die "Abtretungsbestätigung" ihres Geschäftsführers, erklärt vorsorglich noch einmal ausdrücklich, dass sie die Abtretung angenommen habe und verweist auf den notariellen Vertrag vom 7.9.2005. Die eingeklagten Jahresgebühren seien am 23.11.2006 fällig geworden und – unstreitig - von ihr bereits am 13. und 14.11.2006 gezahlt worden. Auf der Grundlage der Vereinbarung vom 1.9.1995 und der Urteile des Landgerichts Düsseldorf vom 24.2.2004 und des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19.10.2004 könne sie daher von der Beklagten die Erstattung der Hälfte dieses Betrages verlangen.

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Sie beantragt,

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wie zuerkannt, wobei die Verzugszinsen ab dem 1.12.2006 geltend gemacht werden.

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Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen.

12

Sie rügt die Aktivlegitimation der Klägerin. Die von der Klägerin vorgelegte "Abtretungsbestätigung" sei nur unsubstantiierter Sachvortrag. Nach ihrer – der Beklagten - Kenntnis handele es sich bei den streitgegenständlichen Patenterhaltungskosten um solche, die für die Aufrechterhaltung der Patente im Kalenderjahr 2007 anfielen. Sie, die Beklagte, habe die Verwertungsbefugnis jedoch bereits mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2006 aufgegeben. Nach Ende das Fruchtziehungsrecht nach § 101 Nr. 2 Fall 2 BGB bestehe nach § 102 BGB auch nicht die Obliegenheit zur Übernahme der Gewinnungskosten. Im Übrigen stelle die Erstattung der Patenterhaltungskosten keine Leistungspflicht der Beklagten dar, sondern nur eine Obliegenheit.

13

Mit gemäß § 283 ZPO im Hinblick auf den Schriftsatz der Klägerin vom 30.4.2007 nachgelassenem Schriftsatz vom 15.5.2007 führt die Beklagte unter anderem aus, dass sie, wenn überhaupt, für den Zeitraum vom 1.1. bis 23.11.2007 nur Zug um Zug gegen Gewährung des (Mit-) Verwertungsrechts über die vertragsgegenständlichen Schutzrechte zur Zahlung verpflichtet sei.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

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Entscheidungsgründe:

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Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache ganz überwiegend Erfolg.

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Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der hälftigen Patenterhaltungskosten für das 11. Bestandsjahr betreffend das europäische Patent ( … ), zu.

18

I.

19

Die Klägerin ist berechtigt, den Erstattungsanspruch gegenüber der Beklagten geltend zu machen. Das ergibt sich allerdings noch nicht, wie die Beklagte zu Recht eingewandt hat, aus dem als Anlage K 15 vorgelegten Übertragungsvertrag betreffend die Übertragung u.a. des hier in Rede stehenden europäischen Patents von dem Geschäftsführer der Klägerin auf die Klägerin. Danach wird das europäische Patent zwar "mit allen Rechten und Pflichten" auf die Klägerin übertragen. Dies betrifft aber nicht den hier eingeklagten Erstattungsanspruch, der nicht aus dem europäischen Patent erwächst, sondern seine Grundlage in den Vereinbarungen des Geschäftsführers der Klägerin (im eigenen Namen) mit Herrn ( … ), bzw. der Beklagten vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 hat. Der Geschäftsführer der Klägerin hat jedoch den klagegegenständlichen Anspruch an die Klägerin rechtswirksam abgetreten. Eine solche Abtretungserklärung kann, wenn sie denn nicht bereits vorher abgegeben worden ist, jedenfalls in der Abtretungsbestätigung des Geschäftsführers der Klägerin vom 5.3.2007 als solcher gesehen werden. Diese ist von der Klägerin auch angenommen worden. Dass der Geschäftsführer der Klägerin von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist, ergibt sich aus dem als Anlage K 16 vorgelegten Handelsregisterauszug.

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II.

21

Zwischen dem Geschäftsführer der Klägerin und der Beklagten steht aufgrund des Urteils der Kammer vom 24.2.2004 in Verbindung mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19.10.2004 rechtskräftig fest, dass die Beklagte (damalige Klägerin) aufgrund der Vereinbarungen vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 unter Erstattung der hälftigen Patenterhaltungskosten gegenüber dem Geschäftsführer der Klägerin berechtigt ist, die wirtschaftliche Verwertung u.a. des europäischen Patentes ( … ), in eigenem Namen und auf eigene Kosten sowie für eigene Rechnung zu betreiben, insbesondere durch Vergabe von Lizenzen. Dabei sind die Gerichte davon ausgegangen, dass nach den genannten Vereinbarungen die Beklagte hinsichtlich der Verwertung der Rechte in wirtschaftlicher Hinsicht dem Geschäftsführer der Klägerin (damaligen Beklagten) gleichgestellt werden sollte; sie sollte zwar nicht Mitinhaberin der Schutzrechte sein, aber wirtschaftlich so gestellt werden, als ob sie hälftige Mitinhaberin wäre (vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19.10.2004, Anl. K 5, S. 8). Mit der Berechtigung zur wirtschaftlichen Nutzung der Schutzrechte ist für die Beklagte die Verpflichtung verbunden, die Kosten der Erhaltung der Schutzrechte hälftig zu tragen. Das entspricht der Regelung zwischen den (rechtlichen) Mitinhabern eines Patentrechtes, die regelmäßig eine Bruchteilsgemeinschaft bilden und entsprechend gegenseitig zur anteiligen Kostentragung nach § 748 BGB verpflichtet sind (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 6 PatG, Rdn. 35f.).

22

Nach dem unstreitigen Vorbringen der Klägerin war die 11. Jahresgebühr für die in dem europäischen Patent 0 799 949 benannten Vertragsstaaten betreffend den Zeitraum vom 23.11.2006 bis zum 23.11.2007 am 23.11.2006 fällig. Zu diesem Zeitpunkt war die Beklagte aufgrund der Vereinbarungen vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 verpflichtet, die Erhaltungskosten zur Hälfte zu tragen, indem sie dem gegenüber den nationalen Patentämtern zahlungspflichtigen Schutzrechtsinhaber den entsprechenden Betrag erstattet. Unstreitig ist zudem die Jahresgebühr, die sich ausweislich der Rechnung der Klägerin vom 2.10.2006 – unstreitig – auf insgesamt 8.510,77 € beläuft, von dem Geschäftsführer der Klägerin durch Zahlungen vom 13. und 14.11.2006 gegenüber den mit der Überwachung des Schutzrechtes beauftragten Patentanwälten entrichtet worden, so dass die Beklagte verpflichtet war, dem Geschäftsführer der Klägerin spätestens am 17.11.2006 die verausgabte 11. Jahresgebühr zur Hälfte – also in Höhe von 4.255,38 € - zu erstatten.

23

Die Zahlungsverpflichtung der Beklagten ist auch nicht aufgrund des Umstandes wieder entfallen, dass der Geschäftsführer der Klägerin und die Klägerin gegenüber der Beklagten durch Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 22.12.2006 erklärt haben, die Vereinbarung vom 1.9.1995 fristlos aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen, und die Beklagte mit Schreiben vom 12.1.2007 geantwortet hat, dass sie bestätige, nicht mehr berechtigt zu sein, die wirtschaftliche Verwertung der Patente und Gebrauchsmuster gemäß der Vereinbarung vom 1.9.1995 durch Vergabe von Lizenzen zu betreiben. Unabhängig davon, ob die Vereinbarung bereits mit Zugang der Kündigungserklärung vom 22.12.2006 bei der Beklagten einseitig beendet wurde oder aber ein Aufhebungsvertrag mit Zugang der "Bestätigungserklärung" bei den Prozessbevollmächtigten der Klägerin zustande gekommen ist, ist die Vereinbarung vom 1.9.1995 jedenfalls erst beendet worden, nachdem die Verpflichtung der Klägerin zur Erstattung des in Rede stehenden Betrages entstanden war. Hinzu kommt, dass das europäische Patent von der Beklagten jedenfalls noch bis zum Ende des Jahres 2006 wirtschaftlich durch Lizenzierung an die ( … ), in Recklinghausen als Rechtsnachfolgerin der ( … ), verwertet wurde. Die Beklagte trägt selbst vor, dass der als Anlage K 18 vorgelegte, zwischen ihr und der ( … ), am 30.7.2004 geschlossene Lizenzvertrag betreffend u.a. das europäische Patent ( … ), mit Ende des Kalenderjahres 2006 endgültig beendet worden sei. Damit war die Beklagte nicht nur zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahreslizenzgebühr verpflichtet, diese dem Geschäftsführer der Klägerin aufgrund der Vereinbarungen vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 als "wirtschaftliche Mitinhaberin" zu erstatten, sondern hat das Schutzrecht im 11. Jahr seines Bestehens auch durch Lizenzvergabe wirtschaftlich verwertet. An ihrer Zahlungsverpflichtung kann daher kein Zweifel bestehen.

24

Die Verpflichtung zur Erstattung der Erhaltungsgebühren ist auch nicht auf die Zeit vom 23.11.2006 bis 31.12.2006 beschränkt, wie von der Beklagten hilfsweise vertreten wird. Die Aufrechterhaltung der nationalen Teile des europäischen Patentes ist nur durch die Entrichtung von Jahresgebühren möglich. Entsprechend war die Beklagte aufgrund der Vereinbarungen vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 verpflichtet, dem Inhaber des europäischen Patentes 0 799 949 für dessen wirtschaftliche Verwertung die gezahlten Jahresgebühren anteilig zu erstatten.

25

Der Beklagten steht auch kein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB zu, wonach sie zur Erstattung der Patenterhaltungskosten nur Zug-um-Zug gegen Gewährung eines (Mit-) Verwertungsrechts an dem in Rede stehenden europäischen Patent für die Zeit vom 1.1.2007 bis zum 23.11.2007 verpflichtet ist. Ein solches Zurückbehaltungsrecht hat die Beklagte erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 3.5.2007 mit Schriftsatz vom 15.5.2007 geltend gemacht. Einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO bedarf es insoweit jedoch nicht, weil selbiges auch dann nicht gegeben ist, wenn das Vorbringen, auf welches sich die Beklagte in diesem Zusammenhang beruft, als zutreffend unterstellt wird. Dem Zurückbehaltungsrecht steht das Schreiben vom 12.1.2007 entgegen, in dem die Beklagte gegenüber der Klägerin und deren Geschäftsführer erklärt hat, ab Eingang der Kündigungserklärung vom 22.12.2006 nicht mehr berechtigt zu sein, die wirtschaftliche Verwertung der Patente und Gebrauchsmuster gemäß der Vereinbarung vom 1.9.1995 durch Vergabe von Lizenzen zu betreiben. In dieser Erklärung liegt ein Verzicht auf die ihr in der Vereinbarung vom 1.9.1995 insoweit zugestandene Rechtsposition. Daran ist die Beklagte gebunden.

26

Die von der Beklagten herangezogenen Regelungen der §§ 101 Nr. 2, 102 BGB werden von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien vom 1.9.1995 und 20./25.4.1996 verdrängt. Im Übrigen gilt auch nach §§ 101 Nr. 2, 102 BGB, dass der Ersatz für die Kosten der Fruchtziehung so lange verlangt werden kann, wie die Berechtigung zur Fruchtziehung besteht. Zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Patenterhaltungskosten am 23.11.2006 war die Beklagte – wie dargelegt - zur wirtschaftlichen Verwertung des in Rede stehenden europäischen Patentes aufgrund Vertrages berechtigt und hat dieses auch tatsächlich durch Lizenzvergabe an die NGV GmbH verwertet.

27

Der Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen besteht, nachdem die Beklagten nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vom 2.10.2006 und Fälligkeit am 23.11.2006 gezahlt hat, §§ 286 Abs. 3, 288 BGB.

28

III.

29

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 108 ZPO.

30

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

31

Der Streitwert beträgt 4.255,38 Euro.

32

Dr. Grabinski Klus Thelen