1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents 0 863 290 (Klagepatent 1) und des inhaltsgleichen deutschen Patents 197 08 084 (Klagepatent 2) auf Unterlassung (nur Klagepatent 1), Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung (teilweise Klagepatent 1, teilweise Klagepatent 2) in Anspruch.

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Das Klagepatent 1 wurde unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung des Klagepatents 2 vom 28.02.1997 am 16.02.1998 angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 17.12.2003 veröffentlicht. Anspruch 1 des Klagepatents 1, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, hat folgenden Wortlaut:

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Rolloeinrichtung, die sich aus mehreren nebeneinander angeordneten Einzelrollos zusammensetzt, die durch dazwischen liegende Kupplungen (3, 30, 300) zu einer zentral antreibbaren, durchgehenden Welle miteinander verbindbar sind, wobei die Kupplungen (3, 30, 300) relativ zur Wellenachse ein radiales Einlegen und Herausnehmen eines Einzelrollos aus dem Verband der Einzelrollos ermöglichen, und die Einzelrollos durch die Kupplungen (3, 30, 300) drehfest miteinander verbindbar sind,

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dadurch gekennzeichnet, dass

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die Wellen der Einzelrollos endseitig überstehende Wellenzapfen (11) aufweisen, dass jede Kupplung (3, 30, 300) flanschartig und mit einem randseitig angesetzten Haltering für die zentrierte Lagerung des Wellenzapfens (11) ausgebildet ist und dass für jede Kupplung (3, 30, 300) der Haltering in zwei Halbschalen (31, 329 unterteilt ist, von denen die eine (32) einstückiger Bestandteil der Kupplung (3, 30, 300) ist, während die andere (31) radial abnehmbar und an der Kupplung (3, 30, 300) befestigbar ist.

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Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents 1 wird auf die als Anlage K 1 vorgelegte Patentschrift verwiesen.

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Klagepatent 2 wurde am 28.02.1997 angemeldet. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 01.10.1998. Wegen des Wortlauts von Patentanspruch 1 des Klagepatents 2, der im Wesentlichen dem des Patentanspruchs 1 des Klagepatents 1 entspricht, wird auf die als Anlage K 2 vorgelegte Patentschrift Bezug genommen. Das Klagepatent 2 ist am 01.09.2005 erloschen. Die Klägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem Klagepatent 1, und sie war ausschließliche Lizenznehmerin an dem Klagepatent 2 bis zu dessen Erlöschen. Der eingetragene Inhaber beider Klagepatente, Herr Albert Weiß, der zugleich geschäftsführender Gesellschafter der Klägerin ist, hat die ihm aus Verletzungshandlungen Dritter an den Klagepatenten zustehenden Schadenersatzansprüche an die Klägerin abgetreten.

9

Die Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, stellt her und vertreibt Rolloeinrichtungen. Die Abnehmer der Beklagten zu 1) bauen die Rolloeinrichtungen in ihre Kühlaggregate ein. Die Klägerin hat ein Muster einer Kupplung für eine derartige Rolloeinrichtung in Anlage K 6 als Muster vorgelegt. Zudem hat sie eine entsprechende Zeichnung sowie Fotografien der Kupplung als Anlage K 7 zur Akte gereicht.

10

Die Beklagte zu 1) übermittelte daraufhin durch Fax die nachfolgend wiedergegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung vom 30.03.2006 an die Klägerin.

11

Mit Schreiben ihrer Rechtsanwälte vom 05.04.2006 beanstandete die Klägerin die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung der Beklagten zu 1) vom 30.03.2006 als nicht hinreichend. Sie rügte insbesondere, dass die Vertragsstrafe von 5.000,00 € der Bedeutung der Sache nicht gerecht werde, dass in dem Rechnungslegungsteil die Verpflichtung gestrichen worden sei, Angaben über den erzielten Gewinn zu machen, dass die Verpflichtung zum Schadenersatz dem Grunde nach gestrichen worden sei, dass sich die Auftraggeberin nicht zu der Verpflichtung geäußert habe, die bislang angefallenen Kosten der Rechtsverfolgung zu erstatten, und dass die Verpflichtung des Geschäftsführers der Beklagten zu 1) überhaupt fehle. Die Klägerin forderte die Beklagte unter Fristsetzung auf, ihr eine vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung unterschrieben zurückzureichen. Zudem bat sie um Übersendung des Originals der Verpflichtungserklärung für den Fall, dass ihr zunächst zur Fristwahrung das Telefax zugesendet werde. Mit Schreiben vom 06.04.2006 teilte der patentanwaltliche Vertreter der Beklagten mit, dass er von seiner Mandantin keinerlei Rückantwort erhalten habe und die Klägerin deshalb bitte, sich zukünftig direkt an seine Mandantin zu wenden. Bereits unter dem 19.11.2004 hatte der patentanwaltliche Vertreter der Beklagten mitgeteilt, dass in einem Umfang von 3.220 Stück Kupplungen verkauft worden seien und dies ausschließlich gegenüber dem Unternehmen Hauser in Linz (Österreich), einer langjährigen Kundin der Beklagten, erfolgt sei.

12

Die Klägerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der beanstanden Rolloeinrichtungen durch die Beklagten eine Verletzung der Klagepatente. Die dadurch begründete Wiederholungsgefahr sei auch nicht durch die Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung vom 30.03.2006 ausgeräumt worden, weil dieser die erforderliche Ernstlichkeit gefehlt habe. Der Beklagte zu 2) habe noch überhaupt keine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben. Die bislang erteilten Angaben der Beklagten zu 1) erfüllten den Rechnungslegungsanspruch nicht, weil die Angaben nicht hinreichend seien. Zur Schadenersatzleistung habe sich auch die Beklagte zu 1) bislang nicht verpflichtet.

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Die Klägerin beantragt,

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wie zuerkannt.

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Die Beklagten beantragen,

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die Klage abzuweisen.

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Sie berufen sich gegenüber dem Unterlassungsbegehren der Klägerin auf die am 30.03.2006 abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung. Im Übrigen hätten sie es seit Abgabe dieser Erklärung unterlassen, klagepatentgegenständliche Rolloeinrichtungen zu benutzen. Es sei nicht zu befürchten, dass sie patentverletzende Handlungen in der Zukunft wieder aufnehmen würden. Es stehe unstreitig fest, dass sie die gegnerischen Ansprüche dem Grunde nach anerkannt hätten, so dass für die Klage eine Notwendigkeit nicht mehr gegeben sei.

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Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

20

Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

21

I.

22

Die von der Klägerin gegenüber den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung sind begründet, Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b PatG, §§ 242 259 BGB.

23

Zwischen den Parteien ist - zu Recht - unstreitig, dass die von der Klägerin beanstandeten Rolloeinrichtungen bei Verwendung des als Anlage K 6 vorgelegten und in Anlage K 7 abgelichteten Kupplungsstücks die in Patentanspruch 1 der Klagepatente unter Schutz gestellte technische Lehre wortsinngemäß verwirklichen, so dass es dazu keiner weiteren Ausführungen bedarf.

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1.) Die Beklagten verteidigen sich gegenüber dem Unterlassungsanspruch damit, dass die Beklagte zu 1) über ihren Geschäftsführer, den Beklagten zu 2), mit Schreiben vom 30.3.2006 eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben habe. Zudem verweisen sie auf die Auskunftserteilung mit Schreiben ihrer Patentanwälte vom 19.11.2004. Damit haben die Beklagten jedoch keinen Erfolg.

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Anerkannt ist, dass die durch die Begehung einer Patentverletzung begründete Wiederholungsgefahr durch die Abgabe einer uneingeschränkten, bedingungslosen und unwiderruflichen mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungserklärung des Patentverletzers ausgeräumt werden kann. Voraussetzung ist allerdings, dass an der Ernsthaftigkeit der Unterlassungserklärung kein Zweifel besteht (vgl. BGH, GRUR 1993, 677, 679 – bedingte Unterlassungserklärung). Wird die Unterlassungserklärung – wie hier – von einem kaufmännischen Unternehmen abgegeben, ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass die Schriftform gewahrt wird, §§ 350, 343 HGB. Insbesondere ist es möglich, dass der Schuldner dem Gläubiger die den genannten inhaltlichen Erfordernissen genügende Unterlassungserklärung per Telefax übermittelt. Verlangt der Gläubiger jedoch nach § 127 Abs. 2 Satz 2 BGB eine mit der verbindlichen Unterschrift versehene Bestätigung, hat der Schuldner diesem Verlangen nachzukommen. Ist der Schuldner dazu nicht bereit, begründet dies den Verdacht, dass es dem Schuldner an der Ernstlichkeit der abgegebenen Unterlassungserklärung fehlt. Denn der Gläubiger hat ein berechtigtes Interesse daran, dass der Schuldner die Unterlassungserklärung auch in einer Form abgibt, die ihm im Streitfall die Durchsetzung ohne rechtliche Zweifelsgründe und Beweisschwierigkeiten ermöglicht (vgl. BGH, GRUR 1990, 530, 532 – Unterwerfung durch Fernschreiben).

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Danach fehlt es der von der Beklagten zu 1) am 30.3.2006 gegenüber der Klägerin abgegebenen Unterlassungserklärung an der erforderlichen Ernsthaftigkeit. Denn die Beklagte zu 1) hat sich, obwohl sie von der Klägerin mit Schreiben vom 5.4.2006 aufgefordert wurde, nicht dazu bereit gefunden, die per Telefax abgegebene Unterlassungserklärung schriftlich abzugeben bzw. zu bestätigen. Mit Schreiben vom 6.4.2006 hat der Patentanwalt der Beklagten lediglich mitgeteilt, dass er von seiner Mandantin keine Rückantwort erhalten habe und diese bitte, sich in Zukunft direkt an diese zu wenden. Ein Rechtfertigungsgrund für ihre Verhaltensweise bzw. Weigerung hat die Beklagte zu 1) auch im hiesigen Verfahren nicht vorgetragen. Es ist daher anzunehmen, dass es der Beklagten zu 1) bei der von ihr abgegebenen Unterlassungserklärung an der erforderlichen Ernstlichkeit gefehlt hat, so dass damit die durch die patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) begründete Wiederholungsgefahr nicht beseitigt wurde.

27

Auf die Frage, ob die von der Beklagten zu 1) eingeräumte Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- € angemessen ist, kommt es nicht mehr an. Die Klägerin hat insoweit vorgetragen, dass die Vertragsstrafe in der genannten Höhe der Bedeutung der Sache nicht gerecht werde, weil es nicht nur um Kleinteile gehe, sondern sich das Klagepatent auf eine Rolloeinrichtung aus mehreren nebeneinander angeordneten Einzelrollos bestehe. Allein dieses Vorbringen ohne weitere Angaben zum wirtschaftlichen Hintergrund hätte allerdings noch nicht die Feststellung ermöglicht, dass die von der Beklagten zu 1) vorgeschlagene Vertragsstrafe nicht angemessen gewesen ist.

28

Ob die Beklagte zu 1) es in der Folgezeit unterlassen hat, weiterhin patentverletzende Handlungen zu begehen, bedarf keiner Feststellung. Denn es ist anerkannt, dass an die Beseitigung der Wiederholungsgefahr strenge Anforderungen zu stellen sind. Allein die Einstellung der Verletzungshandlungen ist – auch nach Ablauf eines längeren verletzungsfreien Zeitraums – nicht hinreichend (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl, § 139 PatG, Rdn. 30 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung).

29

Wiederholungsgefahr besteht auch hinsichtlich des Beklagten zu 2). Als Geschäftsführer und damit gesetzlicher Vertreter der Beklagten zu 1) ist er für durch die Beklagte zu 1) begangene Patentverletzungshandlungen persönlich verantwortlich (vgl. Benkard, a.a.O., § 139 PatG, Rdn. 22). Eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung hat der Beklagte zu 2) in eigenem Namen nicht abgegeben. Die Erklärung vom 30.3.2006 ist lediglich im Namen der Beklagten zu 1) abgegeben worden. Im Übrigen fehlt es insoweit an der Ernsthaftigkeit der Unterlassungserklärung, wie im Hinblick auf die Beklagte zu 1) erläutert worden ist.

30

2.) Der Klägerin steht überdies gegen die Beklagten der geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch zu. Sie bedarf entsprechender Angaben, um den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können. Der Anspruch ist durch die Mitteilung der Beklagten zu 1) in dem Schreiben ihres Patentanwalts vom 19.11.2004 und der als Anlage beigefügten Aufstellung über die verkauften Adapter nicht erfüllt worden. Die von den Beklagten geschuldeten Angaben beziehen sich auf Rolloeinrichtungen nach Maßgabe des Patentanspruchs 1 der Klagepatente. Die Aufstellung vom 19.11.2004 betrifft jedoch allein Kupplungen für Rolloeinrichtungen. Zudem fehlt es an Angaben zu Herstellung, Angeboten, der betriebenen Werbung und des erzielten Gewinns nach Maßgabe des Urteilstenors.

31

3.) Die Beklagten sind als Gesamtschuldner der Klägerin gegenüber auch zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Beklagte zu 1) als Fachunternehmen und der Beklagte zu 2) als ihr Geschäftsführer zumindest fahrlässig gehandelt haben, als sie die klagepatentverletzenden Handlungen begangen haben. Da die genaue Schadenshöhe derzeit noch nicht feststeht, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin, dass die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zunächst dem Grunde nach festgestellt wird, anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO.

32

II.

33

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

34

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

35

Der Streitwert beträgt 250.000,00 €.

36

Dr. Grabinski Klus Thelen