1

Tatbestand:

2

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Patents X (Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am 19.10.1998 angemeldet wurde. Die Anmeldung wurde am 20.04.2000 offen gelegt. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 02.08.2001 veröffentlicht. Das Patent steht in Kraft. Das Klagepatent bezieht sich auf ein Härtungsmittel für wässrige Epoxidharzdispersionen.

3

Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, lautet wie folgt:

4

Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen erhalten durch Umsetzung von 20-80 Gew.-% einer Additionsverbindung (A) hergestellt aus einer Polyepoxidverbindung und einem Polyalkylenpolyetherpolyol mit 80-20 Gew.-% einer Aminverbindung (B), dadurch gekennzeichnet, dass die Additionsverbindung (A) mit einem Polyamin (B) ausgewählt aus aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen, heterocyclischen Polyaminen oder Mischungen hiervon bei Raumtemperaturen bis 150° C umgesetzt und das überschüssige Amin (B) entfernt und das entstehende Addukt (C) isoliert wird, wobei die Aminverbindung (B) so ausgewählt ist, dass ihr Siedepunkt 350° C nicht überschreitet und dass sie mindestens drei Aminogruppen aufweist.

5

Wegen des lediglich "insbesondere" geltend gemachten Unteranspruchs 3 wird auf die Klagepatentschrift (Anlage K 1) verwiesen.

6

Die Beklagte zu 1) stellt in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Bezeichnung "X" Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen her. Nach der Behauptung der Klägerin vertreibt die Beklagte zu 1) diese Härtungsmittel über die Beklagte zu 2) in Deutschland. Nachfolgend wiedergegeben ist eine von der Beklagten zu 1) auf ihrer Internet-Seite X herausgegebene Produktbeschreibung.

7

X

8

Daraus ergibt sich, dass es sich bei X um ein Härtungsmittel auf Wasserbasis handelt, das die Fähigkeit hat, Epoxidharze zu emulgieren.

9

Bei der Herstellung von X bei der Beklagten zu 1) wird das nachfolgend schematisch abgebildete Herstellungsverfahren benutzt (wobei nach dem von der Beklagten zu 1) unwidersprochenen Vortrag der Klägerin in dem Schema versehentlich die Bezeichnung X der falschen Reagenz zugeordnet wurde. Nachfolgend abgebildet ist ein korrigiertes Schema:

10

X

11

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Zwischenprodukt X sämtliche Merkmale des Klagepatents verwirklicht. Bei dem Herstellungsverfahren der Beklagten zu 1) wird nach Herstellung des Zwischenprodukts X in einem nächsten Schritt das X mit "X", einem Reaktionsprodukt von Phenylgeycidylether und Diethylentriamin (DETA), von dem der Überschuss von eingesetztem DETA durch Destillation entfernt worden ist, vermischt. Dabei beträgt der Anteil des Zwischenprodukts X an der Mischung 90 % und der Anteil des X 10 %. Im Schritt 3 des Herstellungsverfahrens wird ein flüssiges Bisphenol-A-Diglycidlether ("X") addiert, und schließlich findet eine Endcapping-Stufe mit Cresylglycidylether ("X") statt.

12

Nachdem die Klageschrift der Beklagten zu 2) am 28.06.2007 zugestellt wurde, hat sich mit im frühen ersten Termin am 01.08.2006 überreichten Schriftsatz vom 01.08.2006 der Prozessbevollmächtigte der Beklagten zu 2) für diese bestellt und erklärt, die Beklagte zu 2) erkenne die Klageforderung an. Daraufhin ist am 01.08.2006 ein Teil-Anerkenntnisurteil gegen die Beklagte zu 2) ergangen.

13

Die Klägerin meint, die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent wortsinngemäß. Die angegriffene Ausführungsform werde in den vom Klagepatent genannten Verfahrensschritten hergestellt. Zwar werde das dadurch erzielte Zwischenerzeugnis X noch weiteren Verfahrensschritten unterzogen. Dies ändere aber nichts daran, dass im Endprodukt "X" das patentgemäße Zwischenerzeugnis X noch in großen Teilen vorhanden sei, was durch das Gutachten der X vom 26.03.2007 (Anlage K 12) nachgewiesen sei. Die weiteren Substanzen, die sich noch im Endprodukt befänden, stellten lediglich den "Feinschliff" dar. Zudem weise das Endprodukt "X" im wesentlichen dieselben Eigenschaften auf wie das Zwischenerzeugnis X, wie eine anwendungstechnische Untersuchung (Anlage K 8) zeige. Schließlich sei auch aus dem Klagepatent zu erkennen, dass dieses es als eine nur unwesentliche und damit nicht aus dem Schutzbereich des Patentanspruchs 1 heraus führende Weiterverarbeitung ansehe, wenn Glycidether wie X oder X hinzugefügt werde. Dies ergebe sich daraus, dass im Ausführungsbeispiel 2D des Klagepatents ausdrücklich vorgesehen sei, dass dem Härtungsmittel Fettalkoholglycidether hinzugefügt werde.

14

Nachdem die Klägerin die Klage zunächst gegen beide Beklagten gerichtet hat, beantragt sie nunmehr – nachdem gegen die Beklagte zu 2) ein Teil-Anerkenntnisurteils erlassen wurde – gegenüber der Beklagten zu 1),

15

wie erkannt,

16

wobei sie unter Ziffer I. 2. zusätzlich Auskunft und Rechnungslegung über die Herstellungsmengen und –zeiten verlangt.

17

Die Beklagte zu 1) beantragt,

18

die Klage abzuweisen,

19

hilfsweise,

20

der Beklagten zu 1) nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften der Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

21

die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

22

Weiterhin beantragt die Beklagte zu 1),

23

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die von der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.

24

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

25

Die Beklagte zu 2) beantragt,

26

die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 93 ZPO der Klägerin aufzuerlegen.

27

Die Beklagte zu 1) bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin. Weiter bestreitet sie, dass sie die angegriffene Ausführungsform in Deutschland vertreibe. Sie meint, die im schematisch dargestellten Herstellungsverfahren (Anlage B 1) als Schritte 2 und 3 bezeichneten, folgenden Verfahrensschritte, bewirkten, dass eine neue chemische und stoffliche Identität erzeugt und eine veränderte Qualität des Endprodukts erreicht werde. Das Endprodukt X verletze das Klagepatent daher nicht. Aufgrund der Verfahrensschritte 2 und 3 sei das Zwischenprodukt X in dem Endprodukt - wenn überhaupt – nur noch in Spuren vorhanden. Im Übrigen sei das Klagepatent wegen widerrechtlicher Entnahme gemäß §§ 21, 22 Abs. 1 PatG nichtig, weshalb das Verfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen sei.

28

Die Beklagte zu 2) macht geltend, sie habe vor Klageerhebung von den geltend gemachten Ansprüchen keine Kenntnis gehabt und habe zur Klageerhebung keinen Anlass gegeben. Die von der Klägerin geforderte Auskunft habe sie, die Beklagte zu 2), innerhalb der von der Klägerin mit der Aufforderung vom 29.08.2007 gesetzten Frist bis zum 08.09.2006 erteilt. Außerdem ergebe sich aus den außergerichtlich gewechselten Schreiben vom 26.09.2006 (Anlage TW 5) und vom 24.10.2006 (Anlage TW 6), auf deren Inhalt Bezug genommen wird, dass sich die Parteien darauf geeinigt hätten, dass die Klägerin dem Beklagten zu 2) seine Kosten zu erstatten habe.

29

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

30

Entscheidungsgründe:

31

Die Klage ist zulässig und mit Ausnahme des sich auch auf Herstellungsmengen und –zeiten beziehenden Auskunftsanspruch begründet.

32

Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunft, Entschädigung und Schadensersatz aus Artikel 64 Absatz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) in Verbindung mit §§ 139 Absatz 1 und 2, 140b Absatz 1, 33 Absatz 1 Patentgesetz (PatG); Artikel II § 1 Satz 1 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG); §§ 242, 259 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verlangen. Die angegriffene Ausführungsform macht vom Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch, ohne dass die Beklagte zu 1) dazu berechtigt sind (§ 9 Nr. 1 PatG).

33

I.

34

Das Klagepatent bezieht sich auf ein Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen. Epoxidharze werden in der Industrie insbesondere für Lacke, Beschichtungen und Beläge und Klebstoffe für Kunststoffe und Metalle sowie als Laminate im Flugzeug- und Fahrzeugbau verwendet. Um das Epoxidharz auszuhärten, ist - so das Klagepatent in der Beschreibung - bekannt, dass Polyamidoamine verwendet werden, die freie Aminogruppen enthalten.

35

In der EP X wird ein Härtungsmittel für wässrige Epoxidharzdispersionen beschrieben, das durch Umsetzung von 20-80 Gew.-% eines Adduktes aus einer Polyepoxidverbindung und

36

einem Polyalkylenpolyetherpolyol mit einer Aminverbindung gebildet wird. Das Klagepatent kritisiert an dieser Zusammensetzung, dass sie bei höheren Temperaturen nur stark eingeschränkt einsetzbar sei. Dies sei dadurch bedingt, dass an der Aminverbindung ungesättigte Verbindungen addiert würden, die insbesondere bei höheren Temperaturen freigesetzt werden könnten.

37

In weiteren Druckschriften wurde nach Wegen gesucht, um diesen Nachteil zu vermeiden. Die Klagepatentschrift erwähnt insoweit die EP X, die DE X und die DE X, bezeichnet die dort beschriebenen Härtungsmittel jedoch in Bezug auf ihre toxikologischen Eigenschaften als unbefriedigend.

38

Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund das Problem zu Grunde, ein verbessertes Härtungsmittel anzugeben, das zum einen toxikologisch unbedenklich ist und das über die gesamte Applikationsbreite ein einwandfreies Härtungssystem bildet.

39

Dies soll durch den Patentanspruch 1 erreicht werden, der folgende Merkmale aufweist:

40

1. Härtungsmittel für wässrige Epoxidharz-Dispersionen;
2. das Härtungsmittel wird erhalten durch Umsetzung einer Additionsverbindung (A) mit einer Aminverbindung (B);

41

2.1 bei Raumtemperaturen bis 150° C;

42

3. die Additionsverbindung ist aus einer Polyepoxidverbindung und einem Polyalkylenpolyetherpolyol hergestellt;
4. das überschüssige Amin (B) wird entfernt und das entstehende Addukt (C) isoliert;
5. die Additionsverbindung (A) hat 20 bis 80 Gewichts-% und die Aminverbindung 80 bis 20 Gewichts-%;
6. die Aminverbindung (B) ist ein Polyamin (B) 43
   1. aus aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen, heterocyclischen Polyaminen oder Mischungen hiervon,
   2. dessen Siedepunkt 350° C nicht überschreitet
   3. und das mindestens drei Aminogruppen aufweist.

44

II.

45

1.

46

Die Klägerin ist zur Geltendmachung der Rechte aus dem Klagepatent berechtigt. Sie hat ihre Aktivlegitimation durch die Anlagen K 6 und K 7 nachgewiesen. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin durch Umwandlung aus der zunächst in der Patentrolle eingetragenen X hervorgegangen ist.

47

2.

48

Die Beklagte zu 1) hat nicht substantiiert bestritten, dass sie die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik über die Beklagte zu 2) Deutschland vertreibt. Sie hat lediglich bemängelt, dass sich dies nicht aus dem von der Klägerin in diesem Zusammenhang vorgelegten "X" ergebe und dass ein Beweisangebot für die Verletzungshandlung fehle. Wenn die Beklagte zu 1) aber zugleich ausführt, "die Klägerin werde diese Einwendung sicherlich noch entkräften", dann kann dieser Vortrag der Beklagten nicht als ein ernsthaftes und substantiiertes Bestreiten des Vertriebs angesehen werden. Im Übrigen hat die Klägerin durch die Anlage K 14 belegt, dass die Beklagte zu 1) das Produkt "X" auf einer Internet-Seite, die unter anderem in Deutschland abrufbar ist und sich damit – trotz der englischen Sprache – auch an ein deutsches Fachpublikum richtet, unter anderem in Europa und damit auch in Deutschland anbietet.

49

3.

50

Die angegriffene Ausführungsform ist eine wässrige Epoxidharz-Dispersion im Sinne des Merkmals 1 der Merkmalsgliederung. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagte zu 1) zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform – zumindest bis zu dem Zwischenprodukt "X" - das in der Anlage B 1 dargestellte Herstellungsverfahren einsetzt. Danach wird in Schritt 1 des Verfahrens eine katalytische Reaktion von Polyethylenglycol und einem Überschuss an X durchgeführt. Dies entspricht nach dem übereinstimmenden Verständnis der Parteien dem Herstellungsverfahren, das in dem Merkmal 3 zur Herstellung der Additionsverbindung (A) beschrieben wird. In einem Schritt 2 wird sodann die Additionsverbindung mit Triethylentetramin (TETA) bei einer Raumtemperatur von bis zu 150° C umgesetzt gemäß der Merkmalsgruppe 2. Da es sich bei TETA unstreitig um ein aliphatisches Polyamin handelt, dessen Siedepunkt bei 267° C liegt und das vier Aminogruppen enthält, ist die Merkmalsgruppe 6 ebenfalls erfüllt. Darüber hinaus bestreitet die Beklagte zu 1) auch nicht, dass die Verbindung zwischen der Additionsverbindung, die im Schritt 1 hergestellt wird und der Aminverbindung TETA nach den in Merkmal 5 des Klagepatents genannten Gewichtsverhältnissen zusammengesetzt ist. Schließlich wird bei dem Herstellungsverfahren der Beklagten zu 1) das überschüssige Amin

51

entfernt und damit das Addukt isoliert gemäß Merkmal 4. Das von der Beklagten zu 1) als "X" bezeichnete Produkt erfüllt damit unstreitig sämtliche Merkmale des Klagepatents.

52

Die Parteien streiten jedoch darüber, ob auch das Endprodukt X, das letztlich von den Beklagten auf dem Markt angeboten wird, noch unter den Patentanspruch fällt.

53

Bei einer chemischen Umsetzung unterliegt das Verarbeitungsprodukt jedenfalls dann dem Patentschutz, wenn das geschützte Zwischenprodukt im Endprodukt unverändert enthalten ist (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 9 Rn. 58; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl. 2006, § 9 Rn. 30). Dabei darf allerdings nicht nur ein funktionsloser Rest des geschützten Zwischenprodukts im Endprodukt vorhanden sein. Der geschützte Stoff muss als solcher noch vorhanden sein; durch die chemische Umsetzung darf er nicht in einen neuen Stoff umgewandelt worden sein, dessen physikalische Eigenschaften und dessen technische Verwertbarkeit andere als diejenigen des Ausgangsstoffes sind (LG Düsseldorf GRUR 1987, 896, 898 – Grasherbizid; v. Pechmann, GRUR 1977, 377, 383).

54

Diese Voraussetzung, dass das geschützte Zwischenprodukt (X) noch unverändert vorhanden sein muss, ist jedenfalls noch zu dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem der Verfahrensschritt 2 des Herstellungsverfahrens gemäß B 1 abgeschlossen ist. Denn im Verfahrensschritt 2 wird das Zwischenprodukt X unstreitig noch nicht chemisch verändert. 90 % des X werden mit 10 % des Produkts X lediglich vermischt. Die Beklagte zu 1) hat nicht dargetan, dass diese beiden Stoffe eine chemische Reaktion miteinander eingehen.

55

Die Beklagte zu 1) stützt ihre Argumentation vielmehr darauf, dass im Schritt 3 ihres Herstellungsverfahrens ein neuer Stoff entstehe; das Zwischenprodukt X werde in den "Endcappingschritten", also in der Zugabe von X und X verbraucht. Ob das Zwischenprodukt X noch in nennenswertem Umfang im Endprodukt X unverändert enthalten ist, ist zwischen den Parteien streitig. Während die Klägerin den Nachweis, dass letzteres tatsächlich der Fall ist, insbesondere durch das Sachverständigengutachten der X zu erbringen versucht, hat sie sich – insbesondere in der mündlichen Verhandlung - darüber hinaus darauf berufen, dass eine Patentverletzung schon deshalb zu bejahen sei, weil die vorteilhaften Eigenschaften des X – betreffend die Topfzeit, Filmbildung, Pendelhärte und die toxikologische Eigenschaften der Dispersion – auch im Endprodukt X noch bestünden. Eine Patentverletzung sei aber schon dann anzunehmen, wenn das Endprodukt in erheblichem Maße die vorteilhaften Eigenschaften und Wirkungen des geschützten Stoffes aufweise – selbst wenn es das geschützte Zwischenprodukt nicht mehr unverändert enthalte (dabei beruft sich die Klägerin insbesondere auf Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 9 Rn. 58). Ähnlich wie bei einer patentverletzenden mechanischen Vorrichtung, die selbstverständlich auch dann noch das Patent verletze, wenn

56

lediglich ein weiteres Bauteil angefügt werde, könne es auch im vorliegenden Fall nicht aus dem Patentschutz herausführen, wenn durch eine chemische Reaktion Substanzen an die chemische Verbindung des Zwischenprodukts X angelagert würden, die zwar die Identität der betroffenen Moleküle, nicht aber deren chemische Eigenschaften wesentlich verändere.

57

Ob diesem Ansatz in derart weitgehendem Umfang gefolgt werden kann, dass eine Patentverletzung durch ein Endprodukt im Allgemeinen immer schon dann zu bejahen ist, wenn das Endprodukt in erheblichem Maße die vorteilhaften Eigenschaften und Wirkungen des geschützten Stoffes aufweist, solange der geschützte Stoff nicht seine technische Bedeutung verliert, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Denn jedenfalls ist ein Endprodukt, das das Ergebnis einer chemischen Weiterverarbeitung ist, dann vom Schutzbereich eines Patents erfasst, wenn das Patent selbst die fragliche Weiterverarbeitung anspricht. Denn damit verdeutlicht das Patent dem Fachmann, dass die fragliche Weiterverarbeitung jedenfalls nach dem Verständnis des Patents das Produkt in seinen Eigenschaften nicht wesentlich verändert.

58

Dieser Fall ist vorliegend gegeben. Das Klagepatent erläutert in den Ausführungsbeispielen 1A bis 2D, wie das erfindungsgemäße Härtungsmittel hergestellt werden kann. Dabei wird im Beispiel 1B erläutert, wie die Additionsverbindung (A), deren Zusammensetzung im Beispiel 1A erläutert ist, mit der Aminverbindung TETA kombiniert wird und dass das überschüssige TETA gemäß Merkmal 4 abdestilliert wird. Im Ausführungsbeispiel 1C wird die Additionsverbindung gemäß 1A mit der Aminverbindung DETA kombiniert. Im Beispiel 2A wird eine andere Zusammensetzung der Additionsverbindung vorgeschlagen, die dann im Ausführungsbeispiel 2B mit TETA und im Ausführungsbeispiel 2C mit DETA kombiniert wird. Schließlich wird unter dem Ausführungsbeispiel 2D beschrieben, dass die Verbindung gemäß Beispiel 2C erwärmt wird und dahingehend weiterbehandelt wird, dass 38%-ige Formaldehyd-Lösung und 21,75g C12-14 Fettalkoholgycidether hinzugefügt wird. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass ebenso wie das C12-14 Fettalkoholgycidether auch die Reagenzien X (Cresylglycidether) und X (Bisphenol-A-Diglycidether) Glycidether sind. Damit ist bereits im Klagepatent beispielhaft aufgeführt, dass die erfindungsgemäße Verbindung mit den von der Beklagten verwendeten Reagenzien weiterverarbeitet werden kann. Entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht wird der Fachmann das Ausführungsbeispiel 2D auch als patentgemäß ansehen; er wird mithin davon ausgehen, dass das Klagepatent das durch die Weiterverarbeitung entstehende Produkt als ein Produkt mit nicht wesentlich abweichenden Eigenschaften einstuft. Dieser Schluss liegt für den Fachmann insbesondere aufgrund der Tabelle 1 der Klagepatentschrift nahe. Dort werden die Eigenschaften all derjenigen Verbindungen gemäß den Ausführungsbeispielen 1A bis 2D aufgeführt, die als patentgemäß angesehen werden. Der Umstand, dass in der Tabelle nur patentgemäße Verbindungen aufgeführt sind, ergibt sich daraus, dass die Beispiele 1A und 2A nicht in der Tabelle enthalten

59

sind, denn diese beschreiben lediglich die Zusammensetzung der ersten Komponente der patentgemäßen Verbindung, d.h. die Zusammensetzung der Additionsverbindung (A). Aus der Tabelle ergibt sich für den Fachmann, dass die Eigenschaften des Produkts, das in dem Ausführungsbeispiel 2D hergestellt wurde, vergleichbar sind mit den Eigenschaften der Produkte gemäß den übrigen aufgeführten Ausführungsbeispielen. So weist das Beispiel 2D eine einwandfreie Filmbildung auf, was – jedenfalls bei einer Vorreaktionszeit von 60 Minuten - auch bei allen übrigen Beispielen der Fall ist. Auch bei einer Vorreaktionszeit von 15 Minuten weisen alle übrigen Beispiele – mit Ausnahme des Beispiels 2C – eine einwandfreie Filmbildung auf. Auch die Pendelhärte ist mit den übrigen Ausführungsbeispielen vergleichbar. So ähneln etwa die Werte des Beispiels 2D denen des Beispiels 1B.

60

Vor dem Hintergrund dieses Ausführungsbeispiels ist damit eine Ausführungsform, die dadurch entsteht, dass die patentgemäße Verbindung eine Reaktion mit Glycidether-Reagenzien eingeht, als eine Ausführungsform anzusehen, deren Eigenschaften auf der Basis der patentgemäßen Ausführung nur unwesentlich verändert wurden. X verletzt damit das Klagepatent.

61

4.

62

Aus der Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 ergeben sich die tenorierten Rechtsfolgen. Da die Beklagte zu 1) in der Bundesrepublik Deutschland widerrechtlich ein Produkt vertreibt, das von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, ist sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet (§ 139 Abs. 1 PatG). Die Beklagte zu 1) hat der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2 PatG). Denn als Fachunternehmen hätte die Beklagte zu 1) die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für den Offenlegungszeitraum schuldet die Beklagte zu 1) als tatsächliche Benutzerin der Klägerin außerdem eine angemessene Entschädigung (Artikel II Paragraf 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜG). Nach dieser Vorschrift kann die Klägerin für Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1), die von Anspruch 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht haben und die in der Zeit vom 20. Mai 2000 (d.h. ab einem Monat nach Veröffentlichung der Anmeldung des Klagepatents) bis zum 01. September 2001 (entsprechend einem Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents) vorgenommen worden sind, eine angemessene Entschädigung verlangen.

63

Die genaue Höhe der Entschädigung und des Schadensersatzes steht derzeit noch nicht fest. Da jedoch hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin

64

lediglich noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 Abs. 1 ZPO. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte zu 1) im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Soweit die Klägerin über die tenorierte Rechnungslegungsverpflichtung hinaus auch Auskunft über die Herstellungsmengen und –zeiten verlangt hat, war die Klage abzuweisen. Denn die Klägerin hat selbst vorgetragen, dass die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika herstellt. Mangels einer patentverletzenden Herstellung in der Bundesrepublik Deutschland hat die Klägerin ihren Unterlassungsantrag auch nicht auf die Benutzungshandlung des Herstellens erstreckt. Dementsprechend kann sich auch die Verpflichtung zur Rechnungslegung nicht auf Herstellungshandlungen beziehen.

65

Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte zu 1) wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte zu 1) hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, § 140b PatG.

66

Der von der Beklagten zu 1) begehrte Wirtschaftsprüfervorbehalt war dieser nicht einzuräumen. Denn ein Wirtschaftsprüfervorbehalt kann nur für die nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger eingeräumt werden (Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 2. Aufl. 2005, Rn. 288f). Vorliegend hat aber die Klägerin von vornherein weder Auskunft über gewerbliche Abnehmer noch die Offenlegung der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger verlangt, so dass ein Anwendungsbereich für den Wirtschaftsprüfervorbehalt nicht verbleibt.

67

III.

68

Eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage ist nicht angezeigt. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende

69

Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.

70

Aus dem Vorbringen der Beklagten zu 1) in der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen widerrechtlicher Entnahme gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG für nichtig erklärt werden wird.

71

Die Beklagte zu 1), die sich sämtliche Rechte, die die dem Klagepatent zu Grunde liegenden Erfindung betreffen, von Frau X und Herrn X hat abtreten lassen, macht in der Nichtigkeitsklage (Anlage B 2) geltend, in Wahrheit seien Frau X und Herr X Erfinder der patentgemäßen Lehre. Unstreitig ist in diesem Zusammenhang: Frau X und Herr X waren bei der X als Chemiker angestellt. Die X wurde im Juni 1995 von der Klägerin übernommen. Frau X schied daraufhin Mitte des Jahres 1995 aus dem Unternehmen aus. Herr X – der als Erfinder im Klagepatent angegeben ist - war als Abteilungsleiter mit der Leitung der Entwicklung und Produktion von Epoxidharzen betraut. Er schied am 31.08.1996 aus dem von der Klägerin übernommenen Unternehmen aus. Mit Memo vom 20.10.1994 (Anlage NiKl. K 3) hatte Herr X unter anderem seinen Mitarbeitern X und X vorgegeben, dass zwei neue wasserverdünnbare Härter entwickelt werden sollten: zum einen ein Härter, der zur Lackbeschichtung auf Stahl geeignet ist und zum anderen ein Härter, der auf Beton einsetzbar ist. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass bestehende Patente der X nicht verletzt werden.

72

Nach mehreren Laborversuchen fasste Frau X ihre Entwicklungsvorschläge in einem Memo vom 09.03.1995 (Anlage NiKl. 4) zusammen. In dem Memo waren insgesamt sieben "mögliche Ansatzpunkte" genannt, wie außerhalb des Schutzbereiches der X-Patente das Problem gelöst werden könnte. Als ein Ansatzpunkt (Punkt 4) war genannt: Mischung einer Additionsverbindung und einem Polyamin, dann Abdestillation des überschüssigen Amins. Weiter war dort vermerkt, dass bei dieser Lösung das Ende der Verarbeitungszeit sichtbar werde ("noch zu prüfen").

73

Aus diesem unstreitigen Sachverhalt ergibt sich jedoch nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen Sicherheit, dass eine widerrechtliche Entnahme, die zur Nichtigkeit des Klagepatents führen würde, vorliegt. Denn aus den Unterlagen (Memo der Frau X und Memo des Herrn X) folgt jedenfalls nicht, dass der Gegenstand der Erfindung vollständig widerrechtlich entnommen wurde. Denn das Klagepatent macht – im Gegensatz zu dem im

74

Memo der Frau X geschilderten "Ansatzpunkt" – ganz konkrete Angaben zur Zusammensetzung und Herstellung des Härtungsmittels. Es ist vorgegeben, welche Gewichtsanteile jeweils für die Additionsverbindung und für das Polyamin zu wählen sind (20-80/80-20), bei welcher Temperatur beide Stoffe miteinander umgesetzt werden sollen (bis 150°C) und wie die Aminverbindung konkret aussehen soll (drei Aminogruppen, Siedepunkt ≤ 350° C). Derartige Vorgaben fehlen bei dem von Frau X geschilderten Ansatzpunkt. Diese konkreten Merkmale sind aber erforderlich, um sicherzustellen, dass das Härtungsmittel die gewünschten Eigenschaften (toxikologisch unbedenklich, temperaturunempfindlich) aufweist. Sie sind daher untrennbar mit der Grundidee, überschüssiges Amin abzudestillieren, verbunden. Selbst wenn daher diese Grundidee widerrechtlich entnommen worden wäre, würde dies keinen Grund für eine Nichtigkeitserklärung bilden. Vielmehr würde dem Verletzten – das heisst Frau X beziehungsweise, nachdem die Ansprüche auf die Klägerin abgetreten worden sind, der Beklagten zu 1) - in diesem Fall lediglich der Weg einer Übertragungsklage nach § 8 PatG auf Einräumung des Miteigentums bleiben (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. 2006, § 21 Rn. 25).

75

IV.

76

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 93 ZPO. Die Beklagte zu 1) unterliegt im Verhältnis zur Klägerin vollständig, da der Umstand, dass der Rechnungslegungsanspruch in geringem Umfang zu weitgehend gefasst war, bei der Kostenverteilung nicht ins Gewicht fällt. Im Hinblick auf die Beklagte zu 2) gilt Folgendes: Die Beklagte zu 2) hat die Klageforderung anerkannt, woraufhin ein Teil-Anerkenntnisurteil ergangen ist. Da die Beklagte zu 2) das Anerkenntnis im frühen ersten Termin noch vor dem Verlesen eines Sachantrags erklärt hat, handelt es sich um ein sofortiges Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO (Zöller/Herget, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 93 Rn. 6). Allerdings gilt dies nur insoweit, als sich das Anerkenntnis auf den mit der Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruch und den Anspruch auf Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht bezieht. Dagegen kann das Anerkenntnis nicht als "sofortig" im Sinne des § 93 ZPO angesehen werden, soweit es den mit der Klage geltend gemachten Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung betrifft. Denn bei Auskunftsklagen ist ein "sofortiges Anerkenntnis" im Sinne des § 93 ZPO nur dann gegeben, wenn der Beklagte die Auskunftspflicht nicht nur anerkennt, sondern die Auskunft auch kurzfristig erteilt (Zöller/Herget, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 93 Rn. 6 "Auskunftsklage"; Musielak/Wolst, ZPO, 5. Aufl. 2007, § 93 Rn. 13). Das bedeutet, dass zusammen mit dem Anerkenntnis die Auskunft entweder erteilt werden muss oder aber dass die Auskunft binnen einer kurzen erbetenen und bewilligten Frist erteilt werden muss (OLG Nürnberg NJW-RR 2003,

77

352). Diese Voraussetzungen liegen vorliegend nicht vor. Die Beklagte zu 2) hätte, nachdem ihm die Klageschrift am 28.06.2006 zugestellt wurde, schon vor dem frühen ersten Termin am 01.08.2006 fast fünf Wochen Gelegenheit gehabt, die Auskunftserteilung vorzubereiten, um sie im Termin zu überreichen. Statt dessen hat die Beklagte zu 2) die Auskunft weder im frühen ersten Termin vorgelegt noch die Klägerin in diesem Termin um die Einräumung einer Nachfrist gebeten. Die Beklagte zu 2) ist auch nach dem Erlass des Teil-Anerkenntnisurteils nicht von sich aus tätig geworden, sondern hat erst auf die Aufforderung der Klägerin vom 29.08.2007 (Anlage TW 1), vier Wochen nach Urteilserlass, eine Auskunft erteilt. Eine unverzügliche Auskunftserteilung ist darin nicht zu sehen.

78

Auch der Einwand der Beklagten zu 2), man habe sich in den Schreiben der Beklagten zu 2) vom 26.09.2006 (Anlage TW 5) und der Klägerin vom 24.10.2006 (Anlage TW 6) darauf geeinigt, dass die Klägerin dem Beklagten zu 2) seine Kosten zu erstatten habe, führt insoweit nicht zu einer Auferlegung der Kosten an die Klägerin. Denn die behauptete Kostenregelung lässt sich den Formulierungen der Schreiben nicht entnehmen. Die Parteien einigten sich lediglich darauf, ein Betrag von 300,00 € mit den "von der Klägerin der Beklagten zu 2) zu erstattenden Kosten des Rechtsstreits" verrechnet werden sollen. Daraus ergibt sich aber nur, dass die Parteien davon ausgingen, dass es grundsätzlich zu einer Kostenerstattungspflicht der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 2) kommen wird. Ob sich diese Kostenerstattungspflicht aber auf die gesamten Rechtsverfolgungskosten der Beklagten zu 2) erstreckt oder nur auf einen Teil – wie vorliegend tenoriert -, lässt sich der zwischen den Parteien getroffenen Absprache nicht entnehmen. Der Wert des Unterlassungsanspruchs war angesichts der beträchtlichen Restlaufzeit des Klagepatents mit 70 % zu bemessen, der Wert des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs war mit 10 % und der Wert des Schadensersatz- und Entschädigungsanspruchs mit 20 % anzusetzen.

79

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711, 709, 108 ZPO. Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO ist – entgegen dem Hilfsantrag der Beklagten zu 1) – nicht anzuordnen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen weder dargetan noch glaubhaft gemacht worden sind.

80

Streitwert: 200.000,00 €