1

T a t b e s t a n d :

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Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents ....., das auf einer Anmeldung vom 23. Februar 1994 beruht und ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Temperaturmessung mittels Infrarottechnik betrifft. Die Patentansprüche 1 und 4 des am 22. Juli 1998 veröffentlichten Schutzrechtes haben in deutscher Übersetzung folgenden Wortlaut:

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Die nachfolgenden Figuren 1, 2 und 4 verdeutlichen die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

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Mit Beschluss vom 8. Januar 2003 hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes das Verfügungspatent im erteilten Umfang aufrechterhalten.

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Die Antragsgegnerin zu 1. befasst sich mit dem Vertrieb von berührungslos messenden Thermometern. Wegen der Ausführungsform ".....", zu der nachstehend eine Prinzipskizze wiedergegeben ist,

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ist die Antragsgegnerin zu 1. von der Kammer am 7. Dezember 1999 (4 0 347/98) zur Unterlassung, zur Rechnungslegung und zum Schadenersatz verurteilt worden. Das Erkenntnis ist rechtskräftig, nachdem das OLG Düsseldorf die Berufung der Antragsgegnerin zu 1. mit Urteil vom 30. August 2001 (2 U 15/00) zurückgewiesen und der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 29. Oktober 2002 (X ZR 197/01) die hiergegen gerichtete Revision der Antragsgegnerin zu 1. nicht angenommen hat.

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Wegen schuldhafter Zuwiderhandlung gegen das gerichtliche Unterlassungsgebot hat die Kammer mit Beschluss vom 10. Juli 2003 ein Ordnungsgeld von 250.000,00 € gegen die Antragsgegnerin zu 1. verhängt. Der Ordnungsmittelbeschluss ist rechtkräftig, nachdem das OLG Düsseldorf die sofortige Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1. zurückgewiesen hat.

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Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Antragsgegnerin zu 1. in abgewandelter Form weiterhin das Verfügungspatent verletze. Mit ihrer Antragsschrift, die auch gegen den vormaligen Geschäftsführer der Antragsgegnerin zu 1. - nämlich den Antragsgegner zu 2. – gerichtet war, hat sie geltend gemacht, die Antragsgegnerin zu 1. sei dazu übergegangen, das Temperaturmessgerät des vorausgegangenen Verletzungsprozesses in identischer Form, allerdings als Bausatz auszuliefern, dessen Einzelteile in den USA zu einem funktionsfähigen Messgerät zusammengesetzt würden. Hiervon sei auszugehen, weil die Typenschilder der Thermometer den Vermerk "assembled in USA" und die Umverpackung den Hinweis "assembled in USA with parts from Germany" enthielten.

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Mit Beschluss vom 7. Oktober 2003 hat die Kammer der Antragsgegnerin zu 1. – und deren vormaligem Geschäftsführer, gegen den die Antragstellerin ihren Verfügungsantrag am 13. Oktober 2003 zurückgenommen hat – im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, das patentverletzende Meßgerät als Bausatz herzustellen, anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Wegen der Einzelheiten des Beschlusstenors wird auf Blatt 14-15 der Akten verwiesen.

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Am 10. November 2003 hat die Antragsgegnerin zu 1. Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung erhoben, zu dessen Begründung sie vorträgt: Die Vermutung der Antragstellerin, die "......."-Messgeräte würden von ihr unverändert als Bausatz ausgeliefert, treffe nicht zu. Tatsächlich verhalte es sich so, dass die Thermometer vor ihrer Auslieferung, die ausschließlich in die patentfreien USA erfolge, so modifiziert würden, dass mit ihnen kein Gebrauch von der technischen Lehre des Verfügungspatents gemacht werde. Im Einzelnen geschehe dies wie folgt:

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Zunächst liege das Messgerät in der nachstehend abgebildeten Form vor.

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Mit Hilfe von vier Schraubbolzen werde sodann vor das Frontfenster eine aus Kunststoff gefertigte Abdeckkappe montiert, wie sie nachfolgend - in Vorder- und Rückansicht – dargestellt sei.

13

Die Abdeckkappe ihrerseits sei zweiteilig und bestehe aus einem äußeren Rahmenteil sowie einem darin verrasteten Innenring mit zwei einander gegenüberliegenden Bohrungen, wie nachstehend ersichtlich:

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Bei montierter Abdeckkappe könnten lediglich zwei sekundäre Laserstrahlen das Frontfenster (durch die im Innenring angebrachten beiden Bohrungen) passieren, während die weiteren im Geräteinneren erzeugten Sekundärstrahlen von der Abdeckkappe abgefangen würden. Das Temperaturmessgerät, wie es in Deutschland hergestellt und von hier aus in das patentfreie Ausland (USA) geliefert werde, entspreche damit nicht der Lehre des Verfügungspatents, welches verlange, dass um den primären Laserstrahl herum mehr als zwei sekundäre Laserstrahlen auf der zu messenden Oberfläche sichtbar seien.

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Die Antragsgegnerin zu 1. beantragt mit Rücksicht hierauf,

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die einstweilige Verfügung vom 7. Oktober 2003 aufzuheben und den Verfügungsantrag zurückzuweisen.

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Die Antragstellerin beantragt,

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wie erkannt.

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Sie macht sich das Vorbringen der Antragsgegnerin zu 1. zu eigen und ist der Meinung, dass auch unter den zur Rechtsverteidigung vorgetragenen Umständen ein patentverletzendes Handeln im Inland zu bejahen sei. Maßgeblich müsse nämlich sein, dass die von der Antragsgegnerin zu 1. ausgelieferten Messgeräte in den USA – wie unstreitig ist – von der Muttergesellschaft dadurch umgebaut würden, dass die Abdeckkappe mit Innenring durch eine solche, ebenfalls von der Antragsgegnerin zu 1. gelieferte Kappe ohne Innenring ausgetauscht werde, was durch einfaches Lösen der vier Befestigungsschrauben möglich sei. Nach diesem Umbau sei das Gerät patentverletzend, weil nunmehr sämtliche Sekundärstrahlen durch das Frontfenster austreten könnten.

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Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

22

Die einstweilige Verfügung vom 7. Oktober 2003 ist mit der aus dem Urteilstenor ersichtlichen Maßgabe aufrechtzuerhalten, weil die Antragsgegnerin zu 1. mit Herstellung und Vertrieb des modifizierten Messgerätes "......" widerrechtlich von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch macht.

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I.

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Das Verfügungspatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum berührungslosen Messen der Temperatur einer Oberfläche unter Einsatz von Infrarot-Messtechniken. Derartige Geräte finden beispielsweise Anwendung, um bei einem Verbrennungsmotor etwaige Temperaturdifferenzen zwischen den einzelnen Zylindern festzustellen, was darauf schließen lässt, dass in demjenigen Zylinder mit einer im Vergleich zu den anderen geringeren Temperatur keine (ordnungsgemäße) Verbrennung stattfindet. Zur Durchführung der Temperaturmessung wird das Gerät wie eine Pistole auf das Messobjekt gerichtet, wobei der Sensor diejenige Wärmestrahlung misst, die von dem betrachteten Messfleck (Energiezone) ausgeht. Für eine möglichst exakte Messung ist es wesentlich, mit dem Sensor nur diejenige Fläche zu erfassen, deren Temperatur ermittelt werden soll. Um dies zu erleichtern, dient eine Visiereinrichtung, mit deren Hilfe der Messfleck für das menschliche Auge sichtbar gemacht wird. Aufgabe der Erfindung ist es in diesem Zusammenhang, die Visiereinrichtung so auszugestalten, dass sie die aktuell gemessene Fläche (Energiezone) genauer als im Stand der Technik darstellt, wodurch exaktere Messergebnisse ermöglicht werden.

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Anspruch 4 des Verfügungspatentes sieht hierzu die Kombination folgender Merkmale vor:

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1. Vorrichtung zur Verwendung in Verbindung mit einem Radiometer (10) zur sichtbaren Darstellung einer von dem Radiometer (10) zu messenden Energiezone (E).

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2. Die Vorrichtung weist eine Visiereinrichtung (12) auf.

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3. Die Visiereinrichtung (12)

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1. ist dazu ausgelegt, eine Vielzahl stationärer Lichtstrahlen gegen eine Oberfläche (320) zu emittieren, deren Temparatur zu messen ist,

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2. weist Mittel auf, um die Lichtstrahlen um die Energiezone (E) herum zu positionieren, um die Energiezone (E) sichtbar darzustellen,

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3. weist einen Lasergenerator (312; 712) auf, der betriebsbereit ist, um einen primären Laserstrahl (14) zu erzeugen,

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4. weist Mittel mit einer Laser-Strahlteilereinrichtung (312 A, 312 B; 715) auf.

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4. Die Laser-Strahlteilereinrichtung (312 A, 312 B; 715) ist betriebsbereit,

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1. um den primären Laserstrahl (14) in mehr als zwei sekundäre Laserstrahlen (314 A, 314 B; 714) zu teilen,

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2. um die mehr als zwei sekundären Strahlen (314 A, 314 B; 714) so zu projizieren, dass diese in voneinander getrennten Positionen um die Peripherie der Zone (E) herum auf die Oberfläche (320) auftreffen.

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5. Dergestalt wird eine entsprechende Anzahl sichtbarer Lichtpunkte (716) am Umfang der Zone (E) auf der Oberfläche (320) positioniert, um so die Zone (E) einzuschließen und zu konfigurieren und folglich sichtbar dazustellen.

37

Kennzeichnend für die Erfindung ist, dass aus dem primären Laserstrahl mehr als zwei sekundäre Laserstrahlen erzeugt werden und diese um die Peripherie der Energiezone herum auf die Oberfläche des Messobjektes auftreffen. Auf diese Weise wird für den Benutzer nicht nur die Mitte, sondern auch die äußere Begrenzung der zu messenden Energiezone sichtbar gemacht, was eine genaue Ausrichtung des Meßgerätes und infolgedessen eine exakte Durchführung der Temperaturmessung ermöglicht.

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II.

39

Mit dem modifizierten "......"-Thermostaten macht die Antragsgegnerin zu 1. rechtswidrig von der Lehre des Verfügungspatents Gebrauch. Sie ist der Antragstellerin deshalb gemäß Artikel 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet.

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In tatsächlicher Hinsicht steht zwischen den Parteien außer Streit, dass das angegriffene Lasermessgerät in derjenigen Form, in der es von der Antragsgegnerin zu 1. ausgeliefert wird – d. h. mit einer Abdeckkappe, die einen verrasteten Innenring trägt – nicht patentverletzend ist, weil lediglich zwei (und nicht mindestens drei) sekundäre Laserstrahlen auf der Oberfläche des Messobjektes sichtbar werden. Gleichermaßen unstreitig ist, dass das Meßgerät nach seinem Umbau in den USA – d. h. mit einer Frontkappe ohne (die Mehrzahl der sekundären Laserstrahlen abdeckenden) Innenring patentverletzend ist, weil sämtliche (mehr als zwei) im Gerät erzeugten Sekundärstrahlen auf dem Meßobjekt in Erscheinung treten.

41

Bei der gegebenen Sachlage steht die Antragstellerin zu Recht auf dem Standpunkt, dass der Antragsgegnerin zu 1. eine im inländischen Geltungsbereich des Verfügungspatents begangene Patentverletzung in den Handlungsalternativen des Herstellens und des Anbietens zur Last fällt:

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1. Den Vorwurf, eine patentverletzende Temperaturmessvorrichtung in Deutschland hergestellt zu haben, trifft die Antragsgegnerin zu 1. schon deshalb, weil sie einen vollständig funktions- und gebrauchsfähigen Thermometer, wie er aus der im Tatbestand wiedergegebenen Abbildung zur angegriffenen Ausführungsform an erster Stelle dargestellt ist, gefertigt hat. Dass das besagte Messgerät ohne Frontkappe sämtliche Anspruchsmerkmale des Verfügungspatentes dem Wortsinn nach verwirklicht, steht außer Zweifel. Die Antragsgegnerin zu 1. kann auch nicht entlasten, dass das Messgerät von ihr nicht in diesem Zustand (d. h. ohne Frontkappe) in Verkehr gebracht wird, sondern ausschließlich mit einer Abdeckkappe, welche die patentverletzende Funktion des Gerätes beseitigt. Wegen der Selbständigkeit der einzelnen, dem Schutzrechtsinhaber durch das Patent vorbehaltenen Benutzungsformen des § 9 Nr. 1 PatG ist es bereits im Ansatz verfehlt, eine Herstellungshandlung lediglich im Hinblick auf dasjenige Erzeugnis in derjenigen Ausgestaltung zu bejahen, in der es später in Verkehr gelangen soll. Ein Herstellen mag zwar zu verneinen sein, wenn ein patentverletzendes Produkt lediglich als Zwischenerzeugnis erhalten wird, welches anschließend eine weitere Bearbeitung erfährt, bei der der patentverletzende Zustand wieder irreversibel verloren geht. Ein derartiger Sachverhalt ist vorliegend indessen nicht gegeben. Der Entscheidungsfall ist auch nicht mit derjenigen Konstellation vergleichbar, die dem Urteil des BGH "Luftheizgerät" (Mitt 2001, 21) zugrunde gelegen hat. Anders als dort kann nämlich keine Rede davon sein, dass das Messgerät nach dem Willen der Antragsgegnerin zu 1. letztlich mit der von ihr nur vorübergehend montierten Frontkappe (welche die patentverletzende Funktion beseitigt) in Verkehr gelangen soll. Beabsichtigt ist vielmehr, dass das Thermometer in derjenigen (patentverletzenden) Form auf den Markt gelangt, die es durch den Einbau einer neuen Frontkappe erhält.

43

Maßgeblich sind im Übrigen die anerkannten Grundsätze, dass

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• die Herstellung bereits eines unfertigen Erzeugnisses, dessen fehlende Teile überall erhältlich sind und zugefügt werden können, ebenso genügt

45

• wie die absprachegemäß sukzessive Lieferung aller Teile zum Zusammenbau (vgl. Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 9 PatG Rdn. 63; Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., § 9 PatG Rdn. 11).

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Selbst wenn vorliegend das Temperaturmessgerät der Antragsgegnerin zu 1. – entgegen den vorstehenden Ausführungen - deshalb als "unfertig" anzusehen sein sollte, weil es keine Frontkappe besitzt, ist unstreitig, dass die Antragsgegnerin zu 1. das Meßgerät nicht nur so ausgestaltet, dass sich die Frontkappe mit Innenring auf einfachste Weise und schadlos entfernen lässt, sondern dass sie außerdem Ersatzkappen liefert, die anstelle der von ihr montierten Frontkappen installiert werden können. Die Antragsgegnerin zu 1. hat deshalb im Inland nicht nur – in Gestalt des Messgerätes ohne Frontkappe – ein "unfertiges" Erzeugnis hergestellt, sondern auch diejenige Abdeckkappe, mit der das unfertige Erzeugnis zu einem verkaufsfähigen, patentverletzenden Produkt vervollständigt werden kann. Zumindest dieser Tatbestand als Ganzes begründet den Vorwurf, in der Bundesrepublik Deutschland ein patentverletzendes Thermometer in allen seinen Teilen hergestellt zu haben.

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2. Unter den gegebenen Umständen ist weiterhin die Annahme gerechtfertigt, dass die Antragsgegnerin zu 1. von ihrem Geschäftssitz aus (und damit im Inland) patentverletzende Thermometer angeboten hat. Von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1960, 423 – Kreuzbodenventilsäcke I) ist bereits entschieden worden, dass ein inländisches Lieferangebot vorliegt, wenn das Erbieten dahin geht, eine im Inland vom Anbietenden in nicht patentverletzender Form herzustellende Maschine im patentfreien Ausland (beim Adressaten) in eine dem Patent entsprechende Form umzubauen (ebenso: Benkard, a.a.O., § 9 Rdn. 11; Busse, a.a.O., § 9 Rdn. 133). Der vorliegende Fall verdient keine andere Bewertung. Dasjenige Messgerät, welches die Antragsgegnerin zu 1. ausliefert, mag nicht patentverletzend sein. Das Angebot der Antragsgegnerin zu 1. umfasst indessen auch die Zurverfügungstellung einer Austausch-Frontkappe, mit der das gelieferte Gerät auf einfachste Weise in eine patentverletzende Vorrichtung umgestaltet werden kann. Zwar nimmt die Antragsgegnerin zu 1. den Umbau nicht selbst vor. Rechtlich ist dies jedoch bedeutungslos, weil die Antragsgegnerin zu 1. ihre Abnehmerin hierzu anleitet und das Auswechseln der Frontkappen aufgrund der von der Antragsgegnerin zu 1. getroffenen Vorkehrungen am Meßgerät mit nur wenigen Handgriffen vorgenommen werden kann.

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III.

49

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 269 Abs. 3 ZPO.

50

Gegenüber der Antragsgegnerin zu 1. ist das Urteil ohne besonderen Ausspruch vorläufig vollstreckbar. Gegenüber dem Antragsgegner zu 2. ist die Beschlussverfügung nach der Antragsrücknahme wirkungslos.