1

Tatbestand:

2

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters ####4, das am 3.6.1997 angemeldet wurde und dessen Eintragung am 8.10.1998 erfolgte (nachfolgend: Klagegebrauchsmuster).

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Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

4

"Abschlussprofil (10) für Terrassen, Balkone und dergleichen mit aufgestelzten Belägen (28) mit einem im Wesentlichen ebenflächigen Verankerungsschenkel (12) und einem davon im Wesentlichen rechtwinklig abgekanteten, in der bestimmungsgemäßen Einbaulage des Abschlussprofils (10) die Beläge (28) zu einer Außenseite der Terrasse, des Balkons oder dergleichen hin abschließenden Abschlussschenkel (14), wobei in dem Abschlussschenkel (14) Entwässerungsöffnungen (22) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Abschlussschenkel (14) ein die Entwässerungsöffnungen (22) nicht verschließender, die Entwässerungsöffnungen (22) gegen direkte Einwirkung äußerer Witterungseinflüsse schützender Abdeckschenkel (20) vorgesehen ist."

5

Der Kläger ist außerdem eingetragener Inhaber des europäischen Patents ####5, das - unter Inanspruchnahme der Priorität aus dem Klagegebrauchsmuster - am 18.5.1998 angemeldet wurde (nachfolgend: Klagepatent). Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 9.12.1998, die des Hinweises auf die Patenterteilung am 23.7.2003. Zu den benannten Vertragsstaaten des Klagepatents zählt auch Deutschland.

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Der Wortlaut von Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache Deutsch ist, ist identisch mit dem des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters.

7

Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus dem Klagepatent und zeigt eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels in seiner bestimmungsgemäßen Einbaulage:

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Die Beklagte zu 1), deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklagte zu 2) ist, stellt her und vertreibt Abschlussprofile für Balkone, Terrassen und dergleichen, von denen der Kläger als Anlage 5 ein Originalmuster vorgelegt hat. Der Kläger hat zudem als Anlage 6 einen Ausschnitt aus der Internetwerbung der Beklagten, in der das Abschlussprofil fotografisch wiedergegeben wird, sowie als Anlage 7 ein Prospektblatt der Beklagten eingereicht, in dem das Abschlussprofil zeichnerisch dargestellt ist. Zudem nimmt der Kläger Bezug auf das Gebrauchsmuster ####1 der Beklagten, das ein Balkon- und Terrassenabschlussprofil betrifft.

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Der Kläger sieht in der Herstellung und dem Vertrieb des genannten Abschlussprofils eine Verletzung des Klageschutzrechts.

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Er beantragt,

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wie zuerkannt, wobei der Wirtschaftsprüfervorbehalt von dem Kläger nur hinsichtlich der nicht-gewerblichen Angebotsempfänger eingeräumt wurde.

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Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen

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hilfsweise

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die Verhandlung im Hinblick auf den von ihr eingereichten, das Klagegebrauchsmuster betreffenden Löschungsantrag auszusetzen

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hilfsweise

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ihnen - den Beklagten - einzuräumen, die Namen und Anschriften der Abnehmer und Angebotsempfänger statt dem Kläger einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie - die Beklagten - dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, dem Kläger auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

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Sie stellen eine Verletzung in Abrede, weil das Klagegebrauchsmuster nicht schutzfähig sei und ihnen im Übrigen ein Vorbenutzungsrecht zur Seite stehe. Zur Begründung behaupten die Beklagten, sie hätten vor Anmeldung bzw. Priorität der Klageschutzrechte das nachfolgend wiedergegebene Abschlussprofil durch Anbieten auf der Messe "BAU", die in der Zeit vom 14. bis zum 19.1.1997 in München statt gefunden habe, in Benutzung genommen.

19

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

20

Entscheidungsgründe:

21

Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

22

Dem Kläger stehen die gegenüber den Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz wegen Gebrauchsmuster- und Patentverletzung zu, §§ 24, 24b GebrMG, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140b PatG, §§ 242, 259 Abs. 2 BGB.

23

I.

24

Das Klagepatent, dessen Gegenstand stellvertretend auch für das im Wesentlichen gleichlautende Klagegebrauchsmuster nachfolgend erläutert wird, betrifft folgendes Erzeugnis:

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1. Abschlussprofil (10) für Terrassen, Balkone und dergleichen, mit aufgestelzten Belägen (28) mit

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1.1. einem im Wesentlichen ebenflächigen Verankerungsschenkel (12)

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1.2. und einem davon im Wesentlichen rechtwinklig abgekanteten Abschlussschenkel (14);

28

2. der Abschlussschenkel (14)

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2.1. schließt in der bestimmungsgemäßen Einbaulage des Abschlussprofils (10) die Beläge (28) zu einer Außenseite der Terrassen, des Balkons oder dergleichen ab

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2.2. und ist mit Entwässerungsöffnungen (22) versehen.

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In der Klagepatentschrift wird ausgeführt, dass solche Abschlussprofile z.B. aus der ####2 bekannt seien. Die Abschlussprofile betreffen Beläge für Terrassen oder Balkone wie etwa Fliesen oder Platten, die durch "Stelzlager" - die in einfacher Weise durch Mörtelbatzen gebildet werden können - aufgestelzt sind. Dabei haben die Profile den Zweck, die Beläge zu den Außenseiten der Terrassen, Balkone hin abzuschließen. Sie weisen einen auf dem Untergrund aufliegenden Verankerungsschenkel und einen davon im Wesentlichen rechtwinklig abgekanteten Abschlussschenkel auf.

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Da sich unter den Stelzlagern in der Regel eine wasserundurchlässige Schicht - etwa eine Abdichtfolie - befindet, sind in dem Abschlussschenkel Entwässerungsöffnungen vorgesehen, so dass Regen- und Reinigungswasser, das über die zwischen den Fliesen oder Platten gebildete Fügen auf der wasserundurchlässigen Schicht auftrifft, zu einer oder mehreren Außenseiten der Terrasse oder des Balkons hin entwässert werden kann.

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Bei den bekannten Abschlussprofilen besteht jedoch das Problem, dass über die Entwässerungsöffnungen nicht nur Wasser von der Terrasse oder dem Balkon weggeleitet wird, sondern dass bei starkem Wind über die Entwässerungsöffnungen auch Regen und - insbesondere bei Terrassen - die Entwässerungsöffnungen verstopfende Partikel, wie z.B. Laub, unter die aufgestelzten Beläge gedrückt werden kann. Zudem werden die mit einer Vielzahl von außen einsehbaren Entwässerungsöffnungen versehenen Abschlussprofile allgemein als nicht ästhetisch empfunden und daher als nicht zur Verwendung bei Balkons mehrgeschossiger Häuser geeignet angesehen.

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Vor diesem Hintergrund liegt den Klageschutzrechten das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, ein Abschlussprofil der vorgenannten Art derart weiterzuentwickeln, dass die Gefahr des Eindringens von Wasser und/oder Schmutz über die Entwässerungsöffnungen in den unter den Platten oder Fliesen gebildeten Bereich einer Terrasse oder eines Balkons weitgehend vermieden wird und weiterhin ein Abschlussprofil vorzugeben, das ohne Störung des ästhetischen Gesamteindrucks verwendet werden kann.

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Das soll - in Kombination mit den vorgenannten Merkmalen - durch folgende weitere Merkmale erreicht werden:

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3. An dem Abschlussschenkel (14) ist ein Abdeckschenkel (20) vorgesehen, der

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3.1. die Entwässerungsöffnungen (22) nicht verschließt

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3.2 und die Entwässerungsöffnungen (22) gegen direkte Einwirkungen äußerer Witterungseinflüsse schützt.

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Ein solcher Abdeckschenkel erlaubt es, die Entwässerungsöffnungen vorteilhaft zu verblenden, so dass auch bei starkem Wind kein Wasser oder Schmutz in die Entwässerungsöffnungen hinein- oder zurückgedrückt werden und das über die Fugen eindringende Wasser in der beschriebenen Weise abfließen kann.

40

II.

41

Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters ist schutzfähig, weil er neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und gewerblich anwendbar ist, § 1 GebrMG.

42

Die Lehre aus Schutzanspruch 1 ist neu. Dem steht das Vorbringen der Beklagten nicht entgegen, sie habe das in der Anlage B 1 gezeigte Abschlussprofil "####6" bereits auf ihrem Stand auf der Messe "BAU" in München, die vom 14. bis zum 19.1.1997 - und damit vor Anmeldung des Klagegebrauchsmusters - stattgefunden habe, dem Messepublikum als von ihr stammendes Produkt erläutert, vorgeführt und angeboten.

43

Selbst wenn dieses Vorbringen zugunsten der Beklagten als tatsächlich zutreffend unterstellt wird, ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 damit doch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, § 3 Abs. 1 GebrMG. Denn das in der Anlage B 1 gezeigte Abschlussprofil weist jedenfalls weder einen im Wesentlichen rechtwinklig abgekanteten Abschlussschenkel auf, wie er in Merkmal 1.2 vorausgesetzt wird, noch schließt der Abschlussschenkel in der bestimmungsgemäßen Einbaulage des Abschlussprofils die Beläge zu einer Außenseite der Terrasse, des Balkons oder dergleichen hin ab, so wie dies in Merkmal 2.1 gefordert wird. Denn während der Abschlussschenkel des erfindungsgemäßen Abschlussprofils dem Abschluss des jeweiligen Belages - etwa Fliesen oder Platten - zu einer Außenseite der Terrasse, des Balkons oder dergleichen dient und deshalb - entsprechend der Seitenfläche einer Fliese oder Platte - im Wesentlichen rechtwinklig im Verhältnis zum Verankerungsschenkel abgekantet sein soll, ist der Abschlussschenkel des in der Anlage B 1 gezeigten Abschlussprofils gegenüber dem Verankerungsschenkel in einem stumpfen Winkel angeordnet und stellt damit in der bestimmungsgemäßen Einbaulage auch keinen Abschluss für die Beläge an der Außenseite der Terrasse, des Balkons oder dergleichen zur Verfügung.

44

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Gegenstand von Schutzanspruch 1 vor dem Hintergrund der von der Beklagten behaupteten und als tatsächlich zutreffend unterstellten Vorbenutzung nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

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Daran ändert sich auch dann nichts, wenn - wie von den Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgetragen - von der in Figur 5 der vorveröffentlichten und in den Klageschutzrechten erwähnten Offenlegungsschrift ####7 gezeigten Ausgestaltung als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen wird. Diese Entgegenhaltung zeigt zwar - wie auch in der Beschreibung des Klagepatents ausgeführt wird (Anlage 2, Sp. 1, Z. 12 ff.) - ein Abschlussprofil nach Maßgabe der Merkmalsgruppen 1 und 2 der Klageschutzrechte. Jedoch ist nicht nachvollziehbar aufgrund welcher Überlegungen der Fachmann dazu hätte veranlasst werden können, an dem Abschlussschenkel 21 aus Figur 5 der Entgegenhaltung einen Abdeckschenkel vorzusehen, der die Entwässerungsöffnungen 21a nicht verschließt und die Entwässerungsöffnungen gegen direkte Einwirkungen äußerer Witterungseinflüsse schützt. Eine Anregung für eine solche Ausgestaltung konnte sich für ihn auch nicht nach - zugunsten der Beklagten unterstellter - Kenntnisnahme des in Anlage B 1 gezeigten Abschlussprofils ergeben. Dem steht bereits entgegen, dass der Abschlussschenkel des aus Anlage B 1 ersichtliche Abschlussprofils in einem gegenüber dem Verankerungsschenkel weit über 90° hinausgehenden Winkel angeordnet ist. Erst eine solche Anordnung ermöglicht es, an dem Abschlussschenkel senkrecht nach unten gehend einen Abschlussschenkel anzuschließen. Das ist aber bei dem in Figur 5 der deutschen Offenlegungsschrift ####3 gezeigten Abschlussprofil aufgrund der senkrechten Anordnung des Abschlussschenkels gerade nicht möglich.

46

III.

47

Dass die angegriffene Ausführungsform die in Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters sowie in Patentanspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellte Lehre wortsinngemäß verwirklicht, ist zwischen den Parteien - zu Recht - unstreitig und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung.

48

Zudem ergibt sich aus den Ausführungen zu II., dass den Beklagten auch kein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG bzw. § 13 Abs.3 GebrMG i.V.m. § 12 PatG zur Seite steht, weil die Beklagte zu 1) zum Prioritätszeitpunkt nicht in Erfindungsbesitz gewesen ist.

49

IV.

50

1. Die Beklagten sind gegenüber dem Kläger im zuerkannten Umfang zur Unterlassung verpflichtet, §§ 24 Abs. 1 GebrMG, 139 Abs. 1 PatG. Die Verpflichtung des Beklagten zu 2) ergibt sich aus seiner Verantwortlichkeit als Geschäftsführer der Beklagten zu 1). Die Beklagte zu 1) muss sich das Verhalten des Beklagten zu 2) zurechnen lassen, § 31 BGB analog.

51

2. Außerdem kann der Kläger von den Beklagten Schadensersatz verlangen, §§ 24 Abs. 1 GebrMG, 139 Abs. 2 PatG. Denn als Fachunternehmen bzw. als dessen Geschäftsführer hätten die Beklagten die Schutzrechtsverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Da es überdies hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem Kläger durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von dem Kläger noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse des Klägers an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO. Die Beklagten haften als Gesamtschuldner, §§ 830, 840 BGB.

52

3. Damit der Kläger den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern kann, sind die Beklagten ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn der Kläger ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. In dem aus dem Urteilsausspruch ersichtlichen Umfang (nicht-gewerbliche Abnehmer, gewerbliche und nicht-gewerbliche Angebotsempfänger, vgl. §§ 24b GebrMG, 140b PatG) ist den Beklagten der beantragte und zum Teil auch von dem Kläger konzedierte Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

53

Die Beklagten haben schließlich über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, §§ 24b GebrMG, 140 b PatG. Die danach geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I. 2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung vorzunehmen sind.

54

V.

55

Eine Aussetzung der Verhandlung im Hinblick auf den von der Beklagten zu 1) gegen das Klagegebrauchsmuster eingereichten Löschungsantrag und den gegen das Klagepatent eingelegten Einspruch ist nicht veranlasst, weil weder der Löschungsantrag noch der Einspruch die erforderlichen Erfolgsaussichten hat, §§ 19 GebrMG, 148 ZPO. Zur Begründung kann auf die Ausführungen zu II. verwiesen werden.

56

VI.

57

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 108, 709 Satz 1 ZPO.

58

Streitwert: 250.000,-- Euro.