1

Tatbestand:

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Übertragung eines Gebrauchsmusters sowie auf Schadensersatz wegen Verstoßes gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung durch die Bekanntmachung des Gebrauchsmusters in Anspruch.

3

Die Klägerin ist ein international bedeutender Lieferant von voll integrierten Kraftstofftanks und Versorgungssystemen für Pkw und Lkw. Die Beklagte, die bis zum 26.9.1997 unter der Firma "X" im Handelsregister eingetragen war, hat als eingetragenen Unternehmensgegenstand unter anderem die Entwicklung, Herstellung von Kraftfahrzeugteilen aller Art sowie deren Vertrieb in Europa. Die Errichtung einer Zweigniederlassung unter der Firma "X" in Grevenbroich sowie die Erteilung einer Einzelprokura für Herrn X, Grevenbroich, beschränkt auf die Zweigniederlassung "X" wurden am 12.1.1998 im Handelsregister eingetragen.

4

Am 13.12.2000 erstellte die Klägerin eine Spezifikation über eine von ihr bislang entworfene Mechanik für den Verschluss der Betriebsentlüftung während der Betankung eines PKW. Diese bezog sich konkret auf den Einsatz der Verschlussmechanik für die Baureihe 203/209 (alle Modelle der X) der X, die weltweit sowohl für die Betankung mit Diesel als auch Super oder Normal-Benzin geeignet ist.

5

Auszugsweise heißt es in der Spezifikation:

6

Ausführung

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Längenausgleich, um ein Blockieren zu vermeiden.

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Die Zwangsöffnung der Betriebsentlüfung nach Herausziehen der Zapfpistole

9

ist notwendig.

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Das Verschließen bzw. der Längenausgleich ist so auszuführen, dass es zu keinem erschwerten Einfuhren bzw. Herausziehen der Zapfpistole z.B. infolge von Federkräften kommt.

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Funktion

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3000   Lastspiele   bei   Betätigung   über   die   Bleifreiklappe   (Realfall   der

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Betätigung) ohne Einschränkung der Funktionsfähigkeit.

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Folgende Funktionsschritte beim Einstecken der Zapfpistole müssen von der

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Einrichtung erfüllt werden:

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Konstruktion

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Die Krafteinleitung erfolgt über die vorhandene Bleifreiklappe

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Von einer Änderung der Bleifreiklappe ist abzusehen.

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Die Bleifreiklappenfeder und die Kinematik der Blei freiklappe ist bei der

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Konstruktion zu berücksichtigen.

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…"

22

Wegen des weiteren Inhalts der Spezifikation wird auf die Anlagen K 2 und B 3 Bezug genommen.

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Nachdem die Klägerin zunächst mit anderen Unternehmen Gespräche über die Entwicklung der Verschlussmechanik geführt hatte, wandte sie sich an die Zweigniederlassung der Beklagten in Grevenbroich, die unter der oben genannten Firma im Handelsregister eingetragen war. Am 5.2.2001 fand eine erste Besprechung bei der Klägerin statt; dabei schlossen die Parteien die nachfolgend wiedergegebene "Geheimhaltungsvereinbarung" ab, wobei auf Seiten der Beklagten Herr X unterschrieb.

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                                                                      X

25

                                                                      X

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Bei der Besprechung am 5.2.2001 übergab die Klägerin der Beklagten die genannte Spezifikation, die als Lastenheft für die Entwicklungsarbeiten der Beklagten vereinbart wurde.

27

Am 7.2.2001 übersandte die Klägerin der Beklagten ihre Konstruktionszeichnungen, die im CAD-Format gespeichert waren (Anlage K 5).

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Unter dem 16.2.2001 wurde der Klägerin ein sogenanntes "Richtpreisangebot" übersandt, dessen erste Seite nachfolgend ausschnittsweise wiedergegeben wird:

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                                                                      X

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Die Klägerin bestellte daraufhin unter dem 5.3.2001 unter anderem die "Entwicklung eines A 209-Abschaltventils gem. d. Tl-Spezifikation vom 13.12.2000 u. den CAD-Dateien vom 7.2.2001" zu einem Preis von 10.000,-- Euro (Anlage K 7).

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Am 17.4.2001 übermittelte die Beklagte der Klägerin per CAD-Datenaustausch die als Anlage B 5 vorgelegten Einbaustudien. Am 19.4.2001 lieferte die Beklagte die entwickelten Prototypen bei der Klägerin ab. Wie dem als Anlage K 8 vorgelegten Besprechungsbericht des Herrn X von der Beklagten zu entnehmen ist, stellte sich bei der Besprechung heraus, dass die Verschlussentwicklung nur auf das Einfüllrohr Diesel ausgelegt war und versäumt wurde das Ventil auch dem Einfüllrohr Benzin anzupassen. Erst am 19.4.2001 legte Klägerin Zeichnungen für eine Benzinvariante vor. Zudem diskutierten die Parteien bei ihrer Besprechung drei Möglichkeiten der Ventilverlängerung. Dazu heißt es im Besprechungsbericht des Herrn X:

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"1) Unterschiedlich lange Stößel einsetzen für Diesel und Benzin

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Das würde aber ein Wechselwerkzeug erforderlich machen und Probleme laut Fa. X bei Handling bringen z.B. Montage.

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2)              Die Ventilführung am Anschlag ändern, um somit mehr Stößelhub zuerzielen. Dadurch ist aber die Gefahr eines höheren Kippmoments da,welches über die Klappe auf den Stößel wirkt und diesen aus der Führungdrückt.

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3)              Eine Sicke auf der Tankklappe aufbringen, um den Stößelhub zuvergrößern."

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Die Klägerin übermittelte der Beklagten zwei Zeichnungen vom 30.4.2001 und stellte unter demselben Datum gegenüber der Beklagten eine Rechnung über 10.000,-- Euro für die "Entwickl. Abschaltventil Proj.A209inkl. 3 mechanisch hergestellte Funktionsmuster" aus (Anlagen K 20, B 7).

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Unter dem 2.5.2001 wurde der Beklagten ein "Angebot 104024-B" übersandt, in dem auf die Besprechung vom 19.4.2001 und das "Richtpreisangebot" vom 16.2.2001 Bezug genommen wird und das sich unter anderem auf die Lieferung eines Abschaltventils in Serie bezieht (Anlage B 8). Am 11.5.2001

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wurden der Klägerin im Wege des CAD-Datenaustausches die in Fotokopie als Anlage B 9 vorgelegten Zeichnungen übermittelt.

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Am 23.5.2001 fand eine weitere Besprechung der Parteien statt. In einem Besprechungsprotokoll der Klägerin ist festgehalten:

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II…

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Lösungsansätze

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…

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-              Anpassung/Änderung Bleifreiklappe; durch das Anbringen einer Sicke aufder Bleifreiklappe kann der Schließwinkel und der Schaltpunkt des Ventils soangeglichen werden, dass die Funktion des Ventils bei 12.00 gegeben ist. DieHöhe der Sicke muss bei 12.00 so groß sein, damit die Funktion bei 6.00Position und die 3 mm Toleranzausgleich gegeben sind und das Ventil nichtauf Block geht.

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-              Alternative   wäre   eine   2.   Ventilvariante;   dieser   Lösungsansatz   wird

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ausgeschlossen.

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…ii

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In einem "Memorandum" der Beklagten wird zu der Besprechung unter anderem wiedergegebens:

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M …

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Akt.Stand: Dieselvariante ist soweit in Ordnung, die Zapfpistole lässt sich sowohl in der 6-Uhr- als auch in der 12-Uhr-Psotion einführen und betätigt das Ventil zuverlässig. Bei der Benzinvariante ist die 6-Uhr-Position i.O., die 12-Uhr-Positon kritisch; es fehlen 0,6 mm Stößelhub. Bei ungünstiger Toleranzlage kann die Funktion des Ventils beeinträchtigt sein. X untersucht nochmals die Möglichkeit, die Anschweiß-Position des Ventils nach oben soweit zu verschieben, dass zuverlässige Funktion gewährleistet ist. Große Änderungen sind jedoch nicht mehr möglich, da der betr. Kerneinsatz des Blaswerkzeugs Einfüll stutzen bereits fertig ist.

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Alternativ ist auf der Bleifreiklappe eine Kontur anzubringen, die den Stößelhub gewährleistet. Dies scheint die sinnvollste Lösung zu sein hinsichtlich Kosten, Umsetzbarkeit und Funktion.

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Entscheid: Es wird zwei verschiedene Bleifreiklappen geben, je eine für Benziner/Diesel.

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Am 8.6.2001 übersandte Herr X von der Beklagten der Klägerin die als Anlagen K 16/B12 und K 15 vorgelegten Zeichnungen im CAD-Format per DFÜ. Während die erstgenannten Zeichnungen, Verschlussklappen mit Sicke/Kontur zeigen, werden in den letztgenannten Zeichnungen auf der Verschlusskappe angeschweißte Federbleche in zwei Varianten gezeigt. Wegen der Einzelheiten wird auf die erwähnten Anlagen verwiesen. In einer Email vom gleichen Tag teilt Herr Maiskorn zu den Zeichnungen erläuternd mit:

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"1. Zwei Varianten von Federblechen, die auf die vorhandene Klappe geschweißt werden, um die Funktion zu prüfen. Wir haben bei uns im Hause am alten W 203 Tankstutzen diese Bleche ausprobiert. Die Position der Klappe ist aber ungünstig, so dass das Ergebnis nicht eindeutig ist.. Mit den Stutzen, die von Ihnen kommen werden, denken wir, dass dort die Funktion besser darzustellen ist. Wir hoffen, dass Sie uns geschweißte Klappen mit den Blechen vorbereiten können.

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2. Darstellungen mit einer Klappe, wo eine Aufwerfung eingezeichnet ist und den Positionen, wie die Klappe das Ventil ansteuert. Wir sind davon ausgegangen, dass die 3 mm Sicherheit im Ventil einzuhalten sind. Die Positionen, wo die Funktion N.I.O. ist, sind beschrieben. Da das Ventil durch die Aufwerfung bei 6 Uhr Position, bei der ZVA und SAE Version auf Block gehen kann, haben wir die oben genannten Lösung für die Ansteuerung des Ventils mit Klappe angeregt. Dies ist mit Herrn Stemmer besprochen.

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3...."

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Am 27.6.2001 übersandte die Beklagte einen überarbeiteten Projektplan und am 6.7.2001 den Prüfbericht Nr. 045/01, in dem als "Forderung" festgehalten ist: "Nach 3.000 mal öffnen und schließen muss die Funktion der Bleifreiklappe, Bleifreiklappenfeder und des Umschaltventils erfüllt werden". Zur "Testdurchführung" wird festgestellt: "Bleifreiklappe 12.000 mal öffnen und schließ" zum Ergebnis: "Nach dem Dauertest ist die Funktion noch gegeben".

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Am 29.6.2001 meldete die X das Gebrauchsmuster X (nachfolgend: Streitgebrauchsmuster) an, das am 20.9.2001 eingetragen wurde. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Einfüllstutzen für einen Treibstofftank.

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Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

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Einfüllstutzen (1) für einen Treibstofftank mit einem Füllrohr(2) und einer in dem Füllrohr (2) angeordneten Verschlussklappe (8), die zwischen einer an einem Dichtsitz (7) anliegenden Schließstellung und einer vom Dichtsitz (7) in Füllrichtung weggeschwenkten Offenstellung verschwenkbar ist, sowie mit einem in Füllrichtung hinter dem Dichtsitz (7) angeordneten Belüftungsventil (11) mit einem Eingang, an dem eine zum Treibstofftank gehende Belüftungsleitung anschließbar ist, und mit einem in das Füllrohr (2) mündenden Ausgang (23, 24), wobei das Belüftungsventil (11) ein bewegliches Verschlusselement (16) aufweist, das sich in Schließstellung in Anlage an einem Ventilsitz (15) befindet und von einer ersten Feder (20) in Richtung Offenstellung beaufschlagt ist und an dem ein Betätigungselement (21) beweglich geführt ist, das sich über eine zweite Feder (22) an dem Verschlusselement (16) abstützt, die eine größere Federhärte hat als die erste Feder (20), wobei das Betätigungselement (21) derart in den Schwenkbereich der Verschlussklappe (8) hineinragt, dass beim Verschwenken der Verschlussklappe (8) das Betätigungselement (21) beaufschlagt wird und das Verschlusselement (16) über die zweite Feder (22) in Schließstellung bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlussklappe (8) an ihrer Rückseite eine vorstehende Feder (26) aufweist, die beim Verschwenken der Verschlussklappe (8) in Werkverbindung zu dem Betätigungselement (21) kommt und härter ist als die zweite Feder (22)."

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Wegen des Wortlautes der Schutzansprüche 2 und 3 wird auf das Streitgebrauchsmuster verwiesen.

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Bei einer Besprechung am 10.7.2001 teilte die Beklagte der Klägerin die Anmeldung des Streitgebrauchsmusters mit, die sich damit nicht einverstanden erklärte.

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Nach Prüfung der Rechnung-Nr. 442498 am 18.7.2001 zahlte die Beklagten wenige Tage später den in Rechnung gestellten Betrag.

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Die Klägerin ist der Ansicht, in der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 seien die Parteien wirksam darin übereingekommen, dass die Rechte an sämtlichen Ergebnissen der Entwicklungsarbeit zwischen den Parteien ihr zustehen sollten. Der Entwicklungsauftrag sei mit ihrer Bestellung vom 5.3.2001 erteilt und von der Beklagten konkludent durch Aufnahme der Entwicklungsarbeiten angenommen worden. Damit stehe der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ihr - der Klägerin - zu. Zudem liege in der auf die Anmeldung durch die Beklagte folgenden Bekanntmachung des Gegenstandes Streitgebrauchsmusters ein schuldhafter Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtung der Beklagten in der Vereinbarung der Parteien vom 5.2.2001, der die geltendgemachte Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begründe.

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Sie beantragt,

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wie zuerkannt. Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Sie meint, der Klägerin fehle ein rechtliches Interesse an der Feststellung zur Schadensersatzverpflichtung. Die Beklagte sei auch nicht passivlegitimiert. Die Geheimhaltungsvereinbarung sei nicht mit ihr, sondern mit der X in Grevenbroich geschlossen worden. Die Beklagte weist zudem darauf hin, dass Herrn X nur Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung "X" erteilt und dies auch im Handelsregister eingetragen worden sei.

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Die Beklagte vertritt ferner die Ansicht, der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 könne nirgends zu Lasten des Geheimhaltungsträgers das Verbot entnommen werden, von ihm im Rahmen der Entwicklungstätigkeit gemachte  Erfindungen  zum  Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden.

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Zudem sei die Geheimhaltungsvereinbarung nicht rechtswirksam zustande gekommen, weil in der Regelung in Nr. II Abs. 2 der Vereinbarung ein Verstoß gegen §§ 14 GWB, 138 BGB liege, was zur Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung führe.

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Schließlich führt die Beklagte aus, dass der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2004 einen anderen Entwicklungsgegenstand als das Streitgebrauchsmuster betreffe. In der Spezifikation vom 13.12.2000 habe die Klägerin ausdrücklich vorgegeben, von einer Änderung der Bleifreiklappe abzusehen. Die Firma X habe die mit der Bestellung vom 5.3.2001 in Auftrag gegebene Entwicklungstätigkeit mit Übermittlung der beiden Zeichnungen vom 30.4.2001 und Rechnungstellung am selben Tag abgeschlossen. Auch die am 23.5.2001 zwischen den Parteien diskutierten beiden Ausführungsformen - gerade/glatte Verschlussklappe (Bleifreiklappe) sowie Anformung einer erhabenen Sicke auf der Rückseite derselben -hätten dem Stand der Technik entsprochen, welcher nach der Spezifikation vom 13.12.2000 im Rahmen des von der Klägerin erteilten Entwicklungsauftrags nicht habe verändert werden sollen. Die Federversion stelle eine eigenständige, von der Sicken-Version unabhängige Produktentwicklung dar, für die bei der Firma X zusätzliche, der Klägerin nicht berechnete Entwicklungskosten angefallen seien, die den Aufwand, welcher für den ursprünglichen Entwicklungsauftrag mit 10.000,-Euro berechnet worden sei, erheblich überstiegen. Deshalb sei die Firma X nicht gehindert gewesen - auch nicht durch die Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 - diese eigenständige Entwicklung zum Gebrauchsmuster anzumelden.

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Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

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Entscheidungsgründe

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Die Klage ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

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A.

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Die Klägerin hat ein rechtliches Interesse an der von ihr im Antrag zu 2. begehrten Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung der Beklagten.

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Allgemein ist eine Klage auf Feststellung des Bestehens einer Anspruchsgrundlage zwar unzulässig, wenn eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar ist. In Schutzrechtsverletzungsstreitsachen ist es jedoch aus prozessökonomischen Gründen anerkannt, dass der Kläger ein rechtliches Interesse an einer Klage auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Verletzers hat. Dabei wird - neben dem Interesse des Klägers an einer Hemmung der Verjährung - berücksichtigt, dass der Kläger den durch die Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden noch nicht beziffern kann, weil der Beklagte noch nicht oder noch nicht umfassend Rechnung gelegt hat. Da selbst nach erfolgter Rechnungslegung die Begründung des Schadensersatzanspruchs in aller Regel nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet und noch einer eingehenden tatsächlichen Prüfung bedarf, in der Praxis aber die Schadenshöhe selten gerichtlich geltend gemacht wird, ist der Kläger in aller Regel auch nicht auf eine Stufenklage zu verweisen, sondern kann zunächst auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung wegen der Verletzung des betroffenen Schutzrechts klagen (vgl. Benkard, PatG, 9. Aufl., § 139 PatG, Rn. 80; Busse, PatG, 6. Aufl., § 143,  Rn. 137).

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Im hier zu entscheidenden Fall hat die Klägerin ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz wegen des behaupteten Bruchs der Geheimhaltungsvereinbarung durch Anmeldung des Streitgebrauchsmusters jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Verjährungshemmung, § 204 Nr. 1 BGB. Für die Klägerin ist überdies zur Zeit nicht vollständig absehbar, welche Schäden ihr durch den behaupteten Bruch der Geheimhaltungsvereinbarung entstanden sind. Daher ist es auch prozessökonomisch, zunächst auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung zu klagen und die Bezifferung des entstan-

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denen Schadens - falls erforderlich - einem Folgeverfahren vorzubehalten. Der Eintritt eines durch die Offenlegung verursachten Schadens ist zudem wahrscheinlich.

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B. Die Klage hat auch in der Sache Erfolg.

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Der von der Klägerin gegenüber der Beklagten geltend gemachte Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung des Streitgebrauchsmusters ist begründet. Er ergibt sich aus der zwischen den Prozessparteien rechtswirksam am 5.2.2001 zustandegekommenen Geheimhaltungsvereinbarung in Verbindung mit dem Entwicklungsauftrag der Klägerin vom 5.3.2001, den die Beklagte angenommen hat.

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1. Die Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 ist zwischen den Prozessparteien zustande gekommen.

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Die Beklagte kann nicht damit gehört werden, dass nicht sie sondern eine "X" Vertragspartei der genannten Vereinbarung geworden ist. Zwar ist zutreffend, dass zu Beginn des Vertrages eine "X" als "Geheimnisträger" benannt wird und sich unter der Unterschrift des Herrn X die Bezeichnung "X" findet. Damit ist jedoch - in abgekürzter Form - niemand anderes als die unter der Firma "X" errichtete Zweigniederlassung der Beklagten gemeint, so wie etwa auch in dem als Anlage K 6 vorgelegten Richtpreisangebot vom 16.2.2001 die Bezeichnung "X" im Briefkopf und die Bezeichnung "X" über den Unterschriften ausweislich der Angaben in den Fußzeilen der ersten Seite Kurzbezeichnungen für die "X" sind.

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Bei einer Zweigniederlassung handelt es sich auch nicht um eine selbständig rechtsfähige Person des privaten Rechts, sondern lediglich um einen Unternehmensteil, dessen Rechtsträger das Unternehmen selbst ist. In dem hier zu entscheidenden Fall ist also die Beklagte, die unter der Firma X im Handelsregister eingetragen ist, Rechtsträger ihrer Zweigniederlassung "X". Dass daneben noch eine eigenständige "X" existiert, für die Herr X die Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben haben könnte, hat die Beklagte nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich. Vielmehr hat Herr X die Unterschrift unter der Vereinbarung in Ausübung seiner Einzelprokura geleistet hat, die ihm ausweislich des als Anlage K 3 vorgelegten Handelsregisterauszugs von der Beklagten erteilt worden ist.

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Dass die Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung "X" erteilt worden ist, steht einer Verpflichtung der Beklagten aus der Geheimhaltungsvereinbarung ebenfalls nicht entgegen. Denn die Geheimhaltungsvereinbarung bezieht sich erkennbar auf den Geschäftsbereich eben dieser Zweigniederlassung der Beklagten, was sich auch zwanglos daraus ergibt, dass der gesamte spätere Vertragsablauf von der genannten Zweigniederlassung der Beklagten abgewickelt worden ist.

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2. Die Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 ist rechtswirksam zwischen den Parteien zustandegekommen.

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Die Geheimhaltungsvereinbarung ist zunächst nicht gemäß § 14 GWB unwirksam. Nach dieser Vorschrift sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen über Waren oder gewerbliche Leistungen, die sich auf Märkte innerhalb des Geltungsbereichs des GWB beziehen, verboten, soweit sie einen Beteiligten in der Freiheit der Gestaltung von Preisen oder Geschäftsbedingungen bei solchen Vereinbarungen beschränken, die er mit Dritten über die gelieferten Waren, über andere Waren oder über gewerbliche Leistungen schließt. Ein solcher Fall vertikaler Bindung liegt hier nicht vor, weil die Beklagte nicht dargetan hat, durch die Geheimhaltungsvereinbarung in der Freiheit der Gestaltung von Preisen oder Geschäftsbedingungen bei

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Vereinbarungen beschränkt worden zu sein, die sie mit Dritten über gelieferte Waren, über andere Waren oder über gewerbliche Leistungen schließen möchte.

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Die Vereinbarung stellt sich aber auch nicht als sittenwidriges Rechtsgeschäft dar, § 138 BGB. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Beklagte vor Unterzeichnung des Vertrages in einer Zwangslage befunden hat, die von der Klägerin in sittenwidriger Weise ausgenutzt worden ist. Zwar war die Klägerin unstreitig nicht bereit, ihre Unterlagen und sonstigen Gegenstände betreffend den Geheimhaltungsgegenstand - das Federrückschlag-Ventil - offenzulegen, ohne dass sich die Beklagte zuvor verpflichtete, diese geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Damit hat sie jedoch nur ihrem - im Gesetz an mehreren Stellen, so unter anderem in § 18 UWG - anerkannten Interesse an der Wahrung eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses entsprochen, was nicht als sittenwidrig zu beanstanden ist.

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Aber auch die Regelung unter Nr. IL, Absatz 3 der Geheimhaltungsvereinbarung, wonach die Rechte an sämtlichen Ergebnissen der Entwicklungsarbeit, insbesondere Erfindungen und Know-How, die der Geheimnisträger im Rahmen des Entwicklungsauftrages erzielt, ausschließlich dem Auftraggeber zusteht und nur mit dessen schriftlicher Zustimmung an Dritte weiterzugeben sind, trägt nicht den Makel der Sittenwidrigkeit. Zwar entsteht das Recht am Patent stets originär beim Erfinder, so dass auch bei Auftragsentwicklungen nach Fertigstellung der Erfindung Inhaber des Rechts zunächst der tatsächliche Erfinder ist. Zugleich ist es aber im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit möglich, im Rahmen eines Werk- oder Werklieferungsvertrages zu vereinbaren, dass die bei der Ausführung von dem Unternehmer gemachten Erfindungen dem Besteller zustehen und ohne weiteres mit der Fertigstellung der Erfindung auf den Besteller übergehen (Benkard, 9. Aufl., § 6 PatG, Rn. 28; Benkard, 2002, Art. 60 EPÜ, Rn. 3; Busse, 6. Aufl., § 6 PatG, Rn. 26). Daher ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen die entsprechende Regelung in der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 sittenwidrig sein soll.

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Die Beklagte weist zwar in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass der Regelung  unter II.  Absatz 3 der Geheimhaltungsvereinbarung

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unmittelbar keine Gegenleistung gegenüber steht. Gleichwohl handelt es sich dabei nicht um eine unentgeltliche "Morgengabe" der Beklagten, wie diese meint. Denn die in Rede stehende Regelung sollte erkennbar erst dann eingreifen, wenn sich die Parteien in einem weiteren Vertrag über den Entwicklungsauftrag geeinigt hatten, so wie dies später auch tatsächlich mit Bestellung der Klägerin vom 5.3.2001 und Zustimmung der Beklagten geschehen ist. Im diesem Vertrages sind die Parteien darin übereingekommen, dass die Klägerin 10.000,-- Euro für die Entwicklung eines A 209-Abschaltventils gemäß der Tl-Spezifikation vom 13.12.1000 und dem CAD-Daten vom 7.2.2001 zahlen sollte. Von einer unentgeltlichen Leistung kann also nicht die Rede sein.

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3. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich bereits, dass die Regelung unter Nr. II Absatz 3 der Geheimhaltungsvereinbarung allein dahin verstanden werden kann, dass die Rechte insbesondere an Erfindungen und Know-How, die die Beklagte im Rahmen des Entwicklungsauftrages gemacht hat, mit ihrer Fertigstellung auf die Klägerin übergehen sollten. Dem steht nicht entgegen, dass es im letzten Teil der Regelung unter Nr. II Absatz 3 heißt, dass die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit, insbesondere Erfindungen und Know-How, nur mit schriftlicher Zustimmung der Klägerin an Dritte weiterzugeben sind. Damit ist offensichtlich allein gemeint, dass die Beklagte die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit faktisch nur nach schriftlicher Zustimmung der Klägerin Dritten offenbaren durfte. Die zuvor in der Regelung unter Nr. II Absatz 3 vereinbarte Übertragung der Rechte an den Ergebnissen der Entwicklungsarbeit, die die Beklagte gemacht hat, auf die Klägerin, bleibt davon unberührt.

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Da die Parteien demnach eindeutig eine Vollübertragung gewollt haben, kommt es nicht darauf an, ob es dem objektiven Interesse der Beklagten eher entsprochen hätte, wenn der Klägerin an im Rahmen des Entwicklungsauftrag gemachten Erfindungen und Know-How lediglich ein Nutzungsrecht eingeräumt worden wäre, wie die Beklagte unter Berufung auf die sogenannte Zweckübertragungstheorie (vgl. dazu etwa Busse, PatG, 6. Aufl., § 15 PatG, Rn. 19 m.w.N.) meint.

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4. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters wird von der Regelung unter Nr. II Absatz 3 der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 erfasst, weil er ein Ergebnis der Entwicklungsarbeit ist, das die Beklagte im Rahmen des Entwicklungsauftrags erzielt hat.

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a)    Unter Nr. I. der Geheimhaltungsvereinbarung wird der Gegenstand der Geheimhaltungsvereinbarung dahin beschrieben, dass mit der Beklagten ein Federrückschlag-Ventil für den X der X entwickelt werden soll. Wenn dann weiter unten in der Geheimhaltungsvereinbarung unter Nr. II Absatz 3 von sämtlichen Ergebnissen der Entwicklungsarbeit, insbesondere Erfindungen und Know-How, die die Beklagte im Rahmen des Entwicklungsauftrags erzielt, die Rede ist, bezieht sich dies auf die Entwicklung des unter Nr. I genannten Federrückschlag-Ventils.

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b)    Einen solchen Entwicklungsauftrag hat die Klägerin der Beklagten mit der Bestellung "Entwicklung eines A 209-Abschaltventils gemäß der Tl-Spezifika-tion vom 13.12.2000 und den CAD-Daten" vom 7.2.2001 erteilt. Die Beklagte hat diesen Auftrag, in dem wegen der Abweichungen gegenüber dem Richtpreisangebot der Beklagten vom 16.2.2001 keine Vertragsannahme liegt, § 150 Abs. 2 BGB, durch schlüssiges Verhalten angenommen, indem sie mit den Entwicklungsarbeiten begann. Die zwischen den Parteien zustandegekommene Vereinbarung ist als Werkvertrag zu qualifizieren, weil es die Beklagte gegenüber der Klägerin übernommen hat, ein bestimmtes Abschaltventil zu entwickeln, mithin einen Erfolg herbeizuführen, § 631 BGB.

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c)    Der Gegenstand des Streitgebrauchsmuster stellt sich als ein Ergebnis dar, das die Beklagte bei der Ausführung der Entwicklungsarbeiten erzielt hat.

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Ausweislich der Spezifikation vom 13.12.2000, die unstreitig von den Parteien als Lastenheft vereinbart wurde, ging es um die Entwicklung einer Verschlussmechanik für die Betriebsentlüftung des Treibstofftanks des A 209. In der Funktionsbeschreibung wird dazu ausgeführt, dass die Einrichtung die Betriebsentlüftung während der Betankung bzw. den Nachtankschritten gegen den Umgebungsdruck verschließen muss, um ein komplettes Befüllen des Systems (Nutzvolumen und Expansionsvolumen) bzw. eine unzulässige Überfüllung zu verhindern. Sie muss in Betriebs-

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Situationen außer beim Betanken vollständig geöffnet sei, um die Be- und Entlüftung des Systems (systeminterner Druckausgleich) zu gewährleisten. Es war - wie sich weiterhin aus der Spezifikation ergibt - eine mechanische Ausführung vorgesehen, wobei ein Längenausgleich zu schaffen war, um ein Blockieren zu vermeiden, was sich offensichtlich auf den Ventilstift bezieht, der auch in den als Anlage K 5 vorgelegten Konstruktionszeichnungen gezeigt wird, die die Klägerin der Beklagten am 7.2.2001 und damit nach Abschluss der Geheimhaltungsvereinbarung und im Vorfeld der Auftragserteilung übersandt hatte. Die Spezifikation sieht vor, dass die Zwangsöffnung der Betriebsentlüftung nach Herausziehen der Zapfpistole notwendig ist und das Verschließen bzw. der Längenausgleich so auszuführen ist, dass es zu keinem erschwerten Einführen bzw. Herausziehen der Zapfpistole z.B. infolge von Federkräften kommt. Die Krafteinleitung soll - wie ferner den Vorgaben zur Konstruktion entnommen werden kann - über die vorhandene Bleifreiklappe erfolgen. Von einer Änderung der Bleifreiklappe sollte abgesehen werden.

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Einen ersten Teil dieser Entwicklungsarbeit hat die Beklagte geleistet, indem sie der Klägerin am 17.4.2001 die von als Anlage B 5 vorgelegten Einbaustudien übermittelte. Wie sich aus dem Besprechungsprotokoll der Klägerin vom 19.4.2001 ergibt und zwischen den Parteien nicht streitig ist, war die Funktion, das das Ventil bei der Betankung geschlossen bleibt, bei der Dieselvariante gewährleistet.

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Hingegen hatte die Beklagte bis dahin keine Lösung für die sogenannte Benzin-Variante entwickelt, weil die Klägerin ihr insoweit noch nicht die als Anlage K 5 vorgelegten Zeichnungen zur Verfügung gestellt hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zapfpistole für Benzin anders ausgestaltet ist als die für Diesel, nämlich insbesondere einen dünneren Durchmesser aufweist. Insoweit wurde die Entwicklungsarbeit also zwischen den Parteien einvernehmlich fortgesetzt. Die Parteien haben am 19.4.2001 - wie dem Besprechungsprotokoll entnommen werden kann und zwischen den Parteien unstreitig ist - drei Möglichkeiten erörtert, den Ventilweg zu verlängern. Die erste Möglichkeit bestand darin, unterschiedlich lange Stößel für Diesel und Benzin einzusetzen. Dazu heißt es aber kritisch im Besprechungsprotokoll, dass ein Wechselwerkzeug erforderlich sein würde und Probleme bei der Montage entstehen könnten. Die zweite Möglichkeit wurde darin gesehen,

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die Ventilführung am Anschlag zu ändern, um somit mehr Stößelhub zu erzielen. Auch insoweit wird kritisch festgehalten, dass die Gefahr eines höheren Kippmoments bestehe, das über die Klappe auf den Stößel wirke und diesen aus der Führung drücke. Als letzte Möglichkeit wurde erwogen, eine Sicke auf der Tankklappe aufzubringen, um den Stößelhub zu vergrößern. Die Parteien verblieben dahin, die genannten Möglichkeiten zu prüfen.

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Aus dem vorstehenden Absatz ergibt sich damit nicht nur, dass die Beklagte die Entwicklungsarbeiten hinsichtlich der Benzin-Variante bzw. einer gemeinsamen Lösung für die Benzin- und die Diesel-Variante auf der Grundlage des ihr von der Klägerin erteilten Auftrages fortgesetzt hat, sondern auch, dass die Klägerin am 19.4.2001 ihre Vorgabe aus der Spezifikation vom 13.12.2000 aufgegeben hat, von einer Änderung der Bleifreiklappe abzusehen. Denn die dritte zwischen den Parteien am 19.4.2004 erörterte Möglichkeit, eine Sicke auf der Tankklappe aufzubringen, um den Stößelhub zu vergrößern, beinhaltet eine bauliche Veränderung der Bleifreiklappe. Die Beklagte hat diese Erweiterung des Entwicklungsauftrages ihrerseits nicht zurückgewiesen, sondern mit der Klägerin vereinbart, dass auch eine solche Möglichkeit von beiden Parteien geprüft werden sollte. Ab diesem Zeitpunkt sind die Parteien daher darin übereingekommen, dass Änderungen an der Bleifreiklappe nicht mehr ausgeschlossen sein sollten.

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Entgegen der Ansicht der Beklagten wurden die Entwicklungsarbeiten auf der Grundlage der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 und des Ent-wicklungauftrages vom 5.3.2001 nicht durch Übermittlung der beiden Zeichnungen vom 30.4.2001 (Anlage B 6) und die Rechnungstellung vom selben Tag (Anlage B 7) beendet. Denn es ist von der Beklagten nicht dargetan und auch nicht ersichtlich, dass die beiden Zeichnungen eine Lösung des in der Spezifikation vom 13.12.2000 beschriebenen und in der Besprechung vom 19.4.2001 insbesondere hinsichtlich der Benzinversion bzw. einer gemeinsamen Diesel-/Benzinversion konkretisierten Problems beinhalten; insoweit hatte die Beklagte ihre Leistung noch nicht erbracht. Das konnte auch nicht durch einseitige Rechnungstellung durch die Beklagte ersetzt werden. Dem steht schließlich nicht das als Anlage B 8 vorgelegte Angebot 104024-B der Beklagten vom 2.5.2001 entgegen. Darin wird zwar unter anderem die Lieferung eines Prototypen eines Ventils sowie Abschalt-

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ventile in Serienanfertigung angeboten. Daraus geht jedoch ebenfalls nicht hervor, dass die Beklagte den Entwicklungsauftrag der Klägerin hinsichtlich der Benzinversion bzw. einer gemeinsamen Diesel/Benzinversion bereits erfüllt hatte. Zudem hat sie noch am 6.7.2001 einen Prüfbericht (Nr. 045/01, Anlage K 18) vorgelegt, mit dem sie ihrer Verpflichtung aus der Spezifikaiton vom 13.12.2000, eine Lebensdauerprüfung mit 3000 Lastspielen bei Betätigung durchzuführen, nachgekommen ist.

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Vielmehr hat die Beklagte ihre Entwicklungsarbeiten betreffend die Verlängerung des Ventilwegs fortgesetzt. Am 11.5.2001 übermittelte sie die als Anlage B 9 vorgelegten Zeichnungen im CAD-Format, die eine seitliche Verschiebung des Belüftungsventils und eine Veränderung des Einsteckwinkels der Zapfpistole zeigen. Auf einer Besprechung der Parteien, die zwölf Tage später am 23.5.2001 stattfand, wurden wiederum Lösungsansätze für das Problem der Verlängerung des Ventilweges diskutiert. Ausweislich des als Anlage K 13 vorgelegten Besprechungsprotokolls wurden als Lösungsalternativen die Änderung des Stösselhubs oder - entgegen der Vorgabe aus der Spezifikation vom 13.12.2000, aber in Fortführung der bereits am 17.4.2001 einvernehmlich diskutierten dritten Lösungsmöglichkeit - die Anpassung/Änderung der Bleifreiklappe durch das Anbringen einer Sicke auf der Bleifreiklappe erwogen. Das steht mit dem von der Klägerin vorgelegten Memorandum des Herrn X vom selben Tag in Einklang, in dem festgehalten wird, dass X nochmals die Möglichkeit untersucht habe, die Anschweiss-Position des Ventils nach oben soweit zu verschieben, dass eine zuverlässige Funktion gewährleistet ist und alternativ auf der Bleifreiklappe eine Kontur anzubringen ist, die den Stößelhub gewährleistet, was - so der Autor des Memorandums - die sinnvollste Lösung hinsichtlich Kosten, Umsetzbarkeit und Funktion zu sein scheint. Aus alledem ergibt sich eindeutig, dass die Entwicklungsarbeiten hinsichtlich der Verkürzung des Ventilwegs noch nicht abgeschlossen waren.

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Am 8.6.2001 übermittelte Herr X von der Beklagten der Klägerin die als Anlage K 16/B 12 und K 17 vorgelegten Zeichnungen im CAD-Format per DFÜ. Aus der Email des Herrn X vom selben Tag wird wiederum bestätigt, dass die Beklagte ihre Entwicklungsarbeiten fortgesetzt hat. Darüber hinaus ist der Email aber auch zu entnehmen, dass die Beklagte die Federblechvariante im Zuge ihrer Arbeiten an der Lösung des Problems der

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Verkürzung des Ventilweges aufgefunden und der Beklagten als mögliches Entwicklungsergebnis vorgestellt hat. Dass die Beklagte zu diesem Zeitpunkt - wie aus den als Anlage K 16/B 12 vorgelegten, gleichfalls am 8.6.2001 übermittelten Zeichnungen folgt - daneben weiterhin an der Lösung arbeitete, an der Bleifreiklappe eine Sicke vorzusehen, steht dem nicht entgegen. Vielmehr lag eine - bei Entwicklungsarbeiten nicht selten anzutreffende -Situation vor, in der mehrere Ausgestaltungen erwogen und getestet wurden, um ein optimales Entwicklungsergebnis zu erzielen.

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Bei der Federblechversion handelt es sich letztlich um eine konsequente Fortführung des bereits durch die Sickenlösung beschrittenen Weges, eine Verkürzung des Ventilweges nicht mehr durch eine Veränderung der Länge des Ventilstößels oder der Ventilführung zu erreichen, so wie dies ursprünglich der Spezifikation vom 13.12.2000 zugrunde lag und von den Parteien noch am 19.4.2001 erwogen wurde, sondern durch eine Veränderung der Bleifreiklappe, wobei die starre Sickenlösung durch ein flexible Federlösung ersetzt wurde. Diese gesamte Entwicklungsarbeit ist von der Beklagten auf der Grundlage der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 und des Entwicklungsauftrages vom 5.2.2001 erbracht worden. Dass damit von der Vorgabe in der Spezifikation abgewichen wurde, die Bleifreiklappe nicht zu verändern, steht dem nicht entgegen, weil die Parteien diese Vorgabe - wie dargelegt - übereinstimmend am 19.4.2001 aufgehoben haben.

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Daraus folgt, dass das Recht an der im Streitgebrauchsmuster unter Schutz gestellte Erfindung aufgrund der Regelung der Geheimhaltungsvereinbarung unter II. Absatz 3 nach Fertigstellung auf die Beklagte übergegangen ist. Denn in Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters wird genau die Lösung beschrieben, die Herr X der Klägerin mit seiner Email vom 8.6.2001 und den am selben Tag übermittelten Zeichnungen vorgestellt hat. Nach dem die Erfindung kennzeichnenden Merkmal 6 der als Anlage B 2 vorgelegten Merkmalsanalyse soll die Verschlussklappe erfindungsgemäß an ihrer Rückseite eine vorstehende Feder aufweisen, die beim Verschwenken der Verschlussklappe in Wirkverbindung zu dem Betätigungselement kommt und härter als die zweite Feder ist, über die sich - nach Merkmal 4 - das Betätigungselement an dem Verschlusselement abstützt.

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Da über die Identität der mit der Email vom 8.6.2001 der Klägerin erstmals vorgestellten und später bei einer Besprechung der Parteien am 10.7.2001 ausführlich erläuterten Federblechversion mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zwischen den Parteien - zu Recht - kein Streit besteht, bedarf es insoweit keiner weiteren Erläuterung.

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Nach alledem ist der mit der Klage geltend gemachte Anspruch auf Zustimmung zur Umschreibung des Streitgebrauchsmusters von der Beklagten auf die Klägerin gegeben.

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d) Dem steht auch nicht das Vorbringen der Beklagten in der Duplik vom 9.6.2004 unter VI. entgegen, wonach die Positionierung des Um- oder Abschaltventils und der damit verbundene Toleranzausgleich bereits im September 1999 Gegenstand gemeinsamer - von der X veranlasster und bezahlter - Entwicklungsarbeiten gewesen sein soll und deshalb Fragen der Positionierung und des Toleranzausgleichs nicht Gegenstand der Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien hätten werden können. Denn den Ausführungen der Beklagten ist bereits nicht zu entnehmen, dass sich die Entwicklungsarbeiten, die seinerzeit von den Parteien im Auftrag der X durchgeführt worden sind, mit dem in der Spezifikation vom 13.12.2000 beschriebenen Längenausgleich befasst und die auf der Grundlage der Geheimhaltungsvereinbarung vom 5.2.2001 und der Bestellung vom 5.3.2001 gefundenen Lösungen vorweg genommen haben. Zudem spricht nichts dafür, dass die Klägerin noch im März 2001 einen mit 10.000,-- Euro entgoltenen Entwicklungsauftrag an die Beklagte vergibt, wenn beide Parteien bereits ein Jahr zuvor eine zufriedenstellende Lösung für das in der Spezifikation beschriebene Problem gefunden hätten.

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i

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                                                                      II.

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Der Klägerin steht darüber hinaus der von ihr geltend gemachte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Denn indem sie das Streitgebrauchsmuster angemeldet hat und dieses infolgedessen eingetragen und die Eintragung im Patentblatt bekannt gemacht worden ist, hat sie gegen die von ihr in der Geheimhaltungsvereinbarung unter II Absatz 1 und Absatz 3 am

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Ende rechtswirksam eingegangene Geheimhaltungsverpflichtung schuldhaft verstoßen. Zudem ist der Eintritt eines durch die Offenlegung verursachten Schadens wahrscheinlich.

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                                                                      C.

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Die Kosten des Rechtsstreits sind von den Beklagten zu tragen, § 91 Abs. 1 ZPO.

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Die Entscheidung über die Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1, 108 ZPO.

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Streitwert:                                                                                                                                      Antrag zu 1.: 400.00,-- Euro,

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Antrag zu 2.: 100.000,-- Euro.