1

T a t b e s t a n d u n d

2

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

3

I.

4

Die Beklagte zu 1, deren Präsident und Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, ist eingetragene Inhaberin des ehemals auf die BE1 Société Anonyme lautenden, am 17. Juni 1987 unter Inanspruchnahme einer belgischen Priorität vom 20. Juni 1986 unter anderem für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angemeldeten europäischen Patents 0 ####1 (Anlage K1, fortan: Berühmungspatent), dessen Anmeldung am 23. Dezember 1987 veröffentlicht und dessen Erteilung am 15. März 1995 veröffentlicht und bekanntgemacht worden ist.

5

Das Berühmungspatent betrifft ein Inventarsystem für Verkaufsautomaten.

6

Der Anspruch 1 des in französischer Verfahrenssprache gefassten Berühmungspatents hat in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut:

7

Inventarsystem für Gegenstände in Verkaufsautomaten, mit einer Einrichtung für das Feststellen von Plätzen, die für unterschiedliche Gegenstände (4, 6) je spezifisch sind, einer Einrichtung (7, 8, A-G, A‘-G‘, W-Z, W‘-Z‘), um das Vorhandensein oder Fehlen eines Gegenstandes an einer Stelle zu erfassen, mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit in der Form und Größe eines Gegenstandes hinsichtlich einer reservierten Stelle zu erlauben, und mit einer Einrichtung (CI, I), mit welcher der Zustand der Stelle für die Wiederauffüllung und die Rechnungsstellung identifiziert wird, dadurch gekennzeichnet, dass austauschbare Stücke (23, 24) in Form von Rahmen oder austauschbaren Tabletts vorgesehen sind, die eine große Flexibilität bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an andere Formen der Gegenstände erlauben, wobei jedes Stück eine Gruppe von besonderen Stellen aufweist, und dass die Verkaufsautomaten frei zugänglich sind, das heißt, es erlauben, dass ein Kunde einen ungenutzten Gegenstand an eine Stelle zurückstellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat.

8

Mit Schriftsatz vom 29. Mai 2001 (Anlage K3) legte die Klägerin gegen den deutschen Teil des Berühmungspatents Nichtigkeitsklage ein, woraufhin das Berühmungspatent in dem genannten Umfang durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 23. Oktober 2002 (Anlage K4) für nichtig erklärt wurde.

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Gegen dieses Urteil legte die Beklagte zu 1. mit patentanwaltlichem Schriftsatz vom 27. Dezember 2002 (Anlage AG1 der Akte 4a 0 ####2 des Landgerichts Düsseldorf) beim Bundesgerichtshof Berufung ein, über die noch nicht entschieden worden ist.

10

Die Antragstellerin vertreibt automatische Minibarsysteme, die es zulassen, mit der Entnahme von Gegenständen aus der Minibar eine unmittelbare Bonierung in einem Computer vorzunehmen, was die Abrechnung vereinfacht und zuverlässig werden lässt. Die Minibarsysteme werden von ihr an Hotels in zahlreichen Ländern, so auch an die Hotelketten K und K2 in Deutschland geliefert.

11

Jeweils mit Schreiben vom 28. September 2002 (Anlage K6) wandte sich die Antragsgegnerin zu 1. wegen dieser automatischen Minibarsysteme an das K-Hotel in Berlin und das K2-Hotel in Düsseldorf.

12

In den beiden inhaltsgleichen Schreiben heißt es wie folgt:

13

"Dear Sirs,

14

We refer to our previous contacts with your Hotel Group, which were informed of the possible violation of some ... Hotels of our european patent EP 0 ####1.

15

We have been informed that your Hotel effectively exploit, in Germany, automatic minibars which are including haracteristics protected by the european patent hereabove.

16

In case you were unlikely not updated, please find herewith a copy of our european patent so that your lawyers or patent attorneys will have all the necessary elements to determine that this patent is valid and that the automatic minibars that you exploit are infringing same.

17

We hereby require that you cease immediately to violate our european patent rights, or to make arrangement for paying the due royalities for the use of our protected technology described and claimed by patent EP 0 ####1.

18

Thank you for your immediate attention."

19

Die Klägerin sieht hierin eine unberechtigte Abnehmerverwarnung.

20

In einem Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 3. Dezember 2003 fanden sich die Beklagten gegenüber der Klägerin zur Abgabe einer vertragsstrafenbewehrten Unterwerfungserklärung bereit.

21

Die betreffende Erklärung endet mit folgendem Wortlaut:

22

" Diese Unterlassungsverpflichtung steht unter der auflösenden Bedingung, dass die zu unterlassende Handlung durch Gesetz oder höchstrichterliche Rechtsprechung eindeutig als zulässig erachtet wird."

23

Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klägerin die Beklagten wegen Abmahnschreiben des vorstehend wiedergegebenen Inhalts auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

24

Die Klägerin beantragt,

25

zu erkennen, wie geschehen.

26

27

Obgleich sie hierzu ordnungsgemäß geladen wurden, sind die Beklagten in dem mündlichen Verhandlungstermin vom 9. Dezember 2003 nicht erschienen.

28

Die Klägerin hat daraufhin um den Erlass eines Versäumnisurteils nachgesucht.

29

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der zur Gerichtsakte gereichten Anlagen verwiesen.

30

Die Akte 4a 0 ####2 des Landgerichts Düsseldorf wurde dem Rechtsstreit zu Informationszwecken zugezogen und war Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

31

II.

32

Die Klage hat mit dem klarstellenden Zusatz Erfolg, dass sich die Feststellung der Schadensersatzpflicht auf solche Schäden bezieht, die in der Person der Klägerin entstanden sind, und dass die Beklagten für diese Schäden gesamtschuldnerisch (Paragraph 421 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches) haften.

33

Ein teilweises Unterliegen der Klägerin begründen diese Klarstellungen nicht.

34

Ausgehend von dem Klagevorbringen, das nach dem Paragraphen 331 Absatz 1 der deutschen Zivilprozessordnung infolge der bei den Beklagten vorliegenden Säumnis hier die alleinige Entscheidungsgrundlage bildet, stehen der Kläger die geltend Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht nach dem Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und den Paragraphen 242, 421 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches zu, weil die in den Schreiben der Beklagten vom 28. September 2002 (Anlage K5) enthaltenen Abnehmerverwarnungen ihrem Inhalt nach wettbewerbswidrig sind.

35

1.

36

Nach dem Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb kann derjenige, der im geschäftlichen Verkehr zum Zwecke des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

37

Eine gegen die guten Sitten im Sinne von Paragraph 1 des deutschen Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb verstoßende Handlung nimmt unter anderem derjenige vor, der unter Hinweis auf ein ihm zustehendes gewerbliches Schutzrecht Dritten gegenüber eine Verwarnung ausspricht, wenn sich die Verwarnung nach ihrem Inhalt oder ihrer Form als unzulässig erweist (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1974, Seite 280 -Maschenfester Strumpf; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht BGH 1979, Seite 332, dort: Seite 333 -Brombeerleuchte).

38

Zwar ist es dem Inhaber eines Schutzrechts keineswegs grundsätzlich verwehrt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die der Abwehr von drohenden Eingriffen in sein Recht dienen. Hierzu gehört auch der Hinweis, gewillt zu sein, zur Durchsetzung des Rechts gerichtlichen Schutz in Anspruch zu nehmen. Denn es ist das gute Recht des Schutzrechtinhabers, Dritte - auch in bezug auf ihre eigenen Interessen - vor den Folgen der Schutzrechtsverletzung zu warnen (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1974, Seite 280 -Maschenfester Strumpf). Dies gilt auch für die Verwarnung von Abnehmern schutzrechtsverletzender Gegenstände, die sich durch deren gewerbliche Nutzung selbst einer Patentverletzung schuldig machen können, Artikel 64 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens in Verbindung mit Paragraph 9 des deutschen Patentgesetzes.

39

Als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht nach dem Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ist eine solche Verwarnung allerdings dann zu beanstanden, wenn sie in irreführender Weise geschieht. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn sich der Verwarnende eines ihm nicht oder nicht mehr zustehenden Schutzrechtes berühmt. Gegen die guten Sitten verstößt vielmehr auch die sachlich berechtigte Schutzrechtsverwarnung, wenn sie wegen unzutreffender Informationen über den Verletzungsstreit zwischen dem Schutzrechtinhaber und dem angegriffenen Hersteller oder über die Tragweite des zwischen ihnen ergangenen Urteils zu beanstanden ist (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1995, Seite 424, dort: Seite 425f. -Abnehmerverwarnung; Baumbach/Hefermehl, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, 20. Auflage, Kommentierung zum Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, Randziffer 237). Wettbewerbswidrig ist auch eine Verwarnung, die wegen unvollständiger Informationen bei einem nicht unbeachtlichen Teil der Adressaten einen unzutreffenden Eindruck erweckt. Es ist Aufgabe des Schutzrechtinhabers, der Gefahr eines solchen unzutreffenden Eindrucks durch hinreichend deutliche Klarstellungen entgegenzuwirken (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1995, Seite 424, dort: Seite 426 -Abnehmerverwarnung).

40

Ausgehend von diesen Grundsätzen stellen die Schreiben der Beklagten vom 28. September 2002 sowohl einen Verstoß gegen den Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb als auch gegen den Paragraphen 823 Absatz 1 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

41

Bei den genannten Schreiben handelt es sich um Abnehmerverwarnungen.

42

Sie enthalten nicht lediglich den Hinweis auf ein bestehendes Schutzrecht. Mit der Aufforderung, die den Adressaten vorgeworfene Verletzung des Berühmungspatents umgehend zu beenden, haben die Beklagten ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren zum Ausdruck gebracht (vergleiche hierzu: Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht BGH 1995, Seite 424, dort: Seite 425 -Abnehmer-verwarnung; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, Seite 896, dort: Seite 897 -Mecki-Igel III).

43

Weil die genannten Schreiben keinen Hinweis auf die zum Berühmungspatent anhängige Nichtigkeitsklage enthalten, sind die hierin ausgesprochenen Verwarnungen dazu geeignet, den Adressaten einen unrichtigen Eindruck über die Aussichten zum zukünftigen Rechtsbestand des Berühmungspatents zu vermitteln. Ohne einen solchen Hinweis kann der Verwarnte darauf schließen, dass der Rechtsbestand des in Anspruch genommenen Schutzrechtes nicht in Zweifel gezogen wird. Wegen der seinerzeit gegen das Berühmungspatent anhängigen Nichtigkeitsklage, die inzwischen zu einer Vernichtung des genannten Schutzrechtes geführt hat, trifft dies nicht zu.

44

2.

45

Das wettbewerbswidrige Verhalten der Beklagten führt zu folgenden Rechtsfolgen:

46

a)

47

Weil ihre Abmahnschreiben gegen die guten Sitten verstoßende Wettbewerbshandlungen beinhalten, sind die Beklagten nach dem Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb der Klägerin gegenüber zur Unterlassung verpflichtet.

48

Diese Unterlassungsverpflichtung der Beklagten ist nicht nach dem Paragraphen 362 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches infolge der in dem Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 3. Dezember 2003 enthaltenen Unterwerfungserklärung erloschen. Die genannte Erklärung ist nach ihrem Inhalt nicht dazu geeignet, die durch den erfolgten Wettbewerbsverstoß begründete Gefahr einer Wiederholung des zu unterlassenden Verhaltens zu beseitigen.

49

Für die Wiederholungsgefahr besteht im Wettbewerbsrecht eine tatsächliche Vermutung, die sich grundsätzlich nur durch eine angemessene vertragsstrafenbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung beseitigen lässt (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1988, Seite 699, dort: Seite 700 -qm-Preisangaben II; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, Seite 367, dort: Seite 369 -alpi/Alba Moda; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1992, Seite 318 -Jubiläumsverkauf). Eine solche Erklärung muss den für die Ausräumung der Wiederholungsgefahr maßgebenden Schuldnerwillen zur künftigen Unterlassung des in Frage stehenden wettbewerbswidrigen Verhaltens unzweideutig und in der Regel auch ohne zeitliche oder bedingte Einschränkungen zum Ausdruck bringen (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1983, Seite 127, dort: Seite 128 -Vertragsstrafeversprechen).

50

Im Gegensatz hierzu enthält die Unterwerfungserklärung der Beklagten eine auflösende Bedingung, nach der die Unterlassungsverpflichtung dann nicht mehr gelten soll, wenn die zu unterlassende Handlung durch Gesetz oder höchstrichterliche Rechtsprechung eindeutig als zulässig erachtet wird.

51

Solche Vorbehalte in der Erklärung sind allenfalls ausnahmsweise und jedenfalls nur insoweit unschädlich, wie sie mit dem Sinn und Zweck der Unterwerfungserklärung vereinbar sind. Eine abschließende außergerichtliche Unterbindung rechtswidrigen Wettbewerbsverhaltens dürfen sie nicht ausschließen. Ausgehend von diesen Voraussetzungen ist es anerkannt, dass ein als auflösende Bedingung formulierter Vorbehalt im Einzelfall dann mit dem Sinn und Zweck der Unterwerfungserklärung in Einklang gebracht werden kann, wenn die Bedingung in einer Änderung der Rechtslage oder einer entsprechend verbindlichen Klärung der Rechtslage besteht, durch die das zu unterlassende Wettbewerbsverhalten rechtmäßig beziehungsweise seine Zulässigkeit verbindlich geklärt wird (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, Seite 677, dort: Seite 679 -bedingte Unterwerfung; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, Seite 125, dort: Seite 128 -Künstlerabbildung in CD-Einlegeblatt; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Auflage, Kapitel 8, Randziffer 8). Denn eine solche Bedingung stellt die Ernsthaftigkeit des Willens, wettbewerbswidriges Handeln zu unterlassen, nicht in Frage, weil ein Recht zum erneuten Handeln nur für den Fall vorbehalten wird, dass seine Rechtmäßigkeit zweifelsfrei, insbesondere aber auch allgemein verbindlich feststeht. Gegen einen solchen Vorbehalt ist nichts einzuwenden, da sich auch der vertragliche Unterlassungsanspruch - wie der gesetzliche Anspruch, den er ersetzen soll - ausschließlich auf ein wettbewerbswidriges Handeln beziehen muss und deshalb billigerweise keine Verpflichtung besteht, ihn auch auf ein rechtmäßiges Verhalten zu erstrecken. Dies bereits - durch eine entsprechende auflösende Bedingung - in der Unterlassungsverpflichtungserklärung selbst auszusprechen, statt eine angemessene und billige Problemlösung bei späteren Rechtsänderungen erst auf dem unter Umständen schwierigen Fall über den Wegfall der Geschäftsgrundlage zu suchen (so: Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Auflage, Kapitel 8, Randziffer 18) dient der Rechtsklarheit und erscheint daher billigenswert (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, Seite 677, dort: Seite 679 -bedingte Unterwerfung).

52

Etwas anderes gilt allerdings für einen Vorbehalt, bei dem die auflösende Bedingung nicht an einer allgemeinen Klärung der Rechtslage, sondern allein an den günstigen Ausgang eines beliebigen, von dem Verletzer gegen den Verletzten geführten anderen Verfahrens in gleicher Sache anknüpft. Eine solcher Erklärung stellt nach ihrem Inhalt und ihrer Zielsetzung keine Unterwerfung in dem oben erläuterten funktionsgerechten Sinne dar. Denn sie soll nicht den Unterlassungsanspruch des Verletzten rechtsbeständig - unter dem ausschließlichen Vorbehalt einer Änderung der Rechtslage - erfüllen und den Streit zwischen den Parteien befrieden, sondern ihn mit einem Wechsel der Parteirollen in ein anderes Verfahren verlagern. Eine solche Erklärung zeigt, dass der Verletzer gewillt und entschlossen ist, auf dem ihm am günstigsten erscheinenden Fall eine alsbaldige Fortsetzung des vom Verletzten als wettbewerbswidrig angegriffenen Verhaltens zu ermöglichen (Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, Seite 677, dort: Seite 679 -bedingte Unterwerfung; Entscheidung des Bundesgerichtshofs, abgedruckt in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, Seite 125, dort: Seite 128 -Künstlerabbildung in CD-Einlegeblatt).

53

So allerdings liegt der Fall hier.

54

Es ist nicht einzusehen und von den Parteien auch nicht dargetan worden, dass eine allgemeine Änderung der zur vorliegenden Unterlassungspflicht gefestigten und höchstrichterlich bestätigten Rechtslage auch nur abstrakt zu erwarten ist. Erst Recht lässt sich daher nicht erkennen, dass eine theoretische Änderung der Rechts- oder Gesetzeslage zu einer abweichenden Bewertung des den Beklagten als wettbewerbswidrig untersagten Verhaltens führen würde. Aus dem in der Unterwerfungserklärung enthalten Vorbehalt geht nicht hervor, infolge welcher höchstrichterlichen Rechtsprechung die zu unterlassende Handlung als zulässig erachtet werden soll. Wegen dieser unzureichenden inhaltlichen Ausgestaltung lässt sich aus der Sicht des Erklärungsempfängers (Paragraph 133 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches) nicht ausschließen, dass sich der ausbedungene Vorbehalt nicht auf eine zweifelsfreie, allgemein verbindliche Klärung der Rechtslage, sondern auf den Ausgang eines beliebigen Verfahrens bezieht, von dem - im Hinblick auf den Ermessensspielraum der Instanzgerichte bei der Streitwertfestsetzung und bei der Beurteilung der Revisionszulassung - nicht einmal als sicher angenommen werden kann, dass dieses Verfahren zu der höchstrichterlichen Klärung einer von den Beklagten im übrigen nicht aufgezeigten Streitfrage führen wird. Dessen ungeachtet lässt sich der von den Beklagten ausbedungene Vorbehalt mit dem oben erläuterten Sinn und Zweck einer Unterwerfungserklärung auch deshalb nicht in Einklang bringen, weil er nicht konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen die zu unterlassende Handlung infolge einer Änderung der Rechts- oder Gesetzeslage als eindeutig zulässig gilt. Auch wegen dieser unklaren inhaltlichen Formulierung vermag vorliegende Unterwerfungserklärung eine abschießende außergerichtliche Unterbindung rechtswidrigen Wettbewerbsverhaltens der Beklagten nicht sicherzustellen.

55

56

b)

57

Zugleich kann die Klägerin von den Beklagten wegen des Inhalts dieser Abmahnschreiben nach dem Paragraphen 1 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in Verbindung mit dem Paragraphen 421 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches Schadensersatz verlangen.

58

Da es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der Verletzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzpflicht anzuerkennen, Paragraph 256 der deutschen Zivilprozessordnung.

59

60

c)

61

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern, sind die Beklagten ihr gegenüber nach dem Paragraphen 242 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches zur Auskunft verpflichtet. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

62

III.

63

Die Kostenentscheidung beruht auf den Paragraphen 91 Absatz 1, 100 Absatz 4 der deutschen Zivilprozessordnung.

64

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus dem Paragraphen 708 Nummer 2 der deutschen Zivilprozessordnung.

65

IV.

66

Der Streitwert beträgt 250.000,00 Euro