1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 197 00 636 (Klagepatent, Anlage K 1), dessen Anmeldung vom 10. Januar 1997 am 16. Juli 1998 offen gelegt und dessen Erteilung am 12. August 1999 veröffentlicht wurde. Gegen die Erteilung des Klagepatents erhob die Beklagte zu 1) Nichtigkeitsklage (Anlage B 7) beim Bundespatentgericht. Das Klagepatent betrifft ein Schleifwerkzeug für Dentalzwecke. Der im vorliegenden Rechtsstreit vornehmlich interessierende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

3

"Schleifwerkzeug für Dentalzwecke mit einem flachen, flexiblen Trägerkörper (2) aus einem metallischem Werkstoff, welcher zumindest zum Teil an seiner Oberfläche mit abrasivem Material (3) belegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) zumindest in Teilbereichen mit einer Wabenstruktur versehen ist."

4

Die nachfolgenden Abbildungen (Figuren 1, 2 und 5 der Klagepatentschrift) veranschaulichen den Erfindungsgegenstand anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele.

5

Die Beklagten vertreiben in Deutschland Diamant-Netzscheiben für Dentalzwecke, von denen die Klägerin als Anlage K 7 ein Originalmuster (Flex 400.514.220 HP) zur Akte gereicht hat. Der Trägerkörper der Netzscheibe ist durch eine Vielzahl kleiner kreisrunder Löcher unterbrochen, wie der nachfolgenden, von den Beklagten stammenden Zeichnung (Anlage A 3 im Nichtigkeitsverfahren) entnommen werden kann.

6

Die Klägerin sieht durch den Vertrieb des vorbezeichneten Schleifwerkzeugs ihre Rechte aus dem Klagepatent als verletzt an und nimmt die Beklagten deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Entschädigung in Anspruch. Die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte dichte, gleichmäßige Packung der Vielzahl von kreisrunden Ausnehmungen beinhaltet die erfindungsgemäße Wabenstruktur.

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Die Klägerin beantragt,

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die Beklagten wie erkannt zu verurteilen.

9

Die Beklagten beantragen,

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1.

11

die Klage abzuweisen;

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2.

13

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die von der Beklagten zu 1) gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.

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Sie bestreiten den Verletzungsvorwurf und machen geltend: Das angegriffene Schleifwerkzeug verfüge über keine der Lehre des Klagepatents entsprechende Wabenstruktur. Wie die von ihr vorgelegte privatgutachterliche Stellungnahme gemäß Anlage B 11 belege, verstehe der Fachmann als Wabenstruktur im Sinne des Klagepatents zwingend sechseckige, zumindest aber vier- bzw. rechteckige Vertiefungen. Nur bei diesen Formen sei die notwendige konstante Stegbreite zwischen den Materialausnehmungen vorhanden. Bei runden Ausnehmungen sei die Flexibilität und Belastbarkeit nicht in gleicher Weise wie bei der erfindungsgemäßen Wabenstruktur gegeben, da zwischen den Löchern größere bzw. sich vergrößernde Materialquerschnitte entstünden, wobei das überflüssige Material (sogenannte Zwickelflächen) versteifend wirkten. Der größere Materialbedarf und das größere Gewicht wirkten sich nachteilig aus. Das vom Klagepatent angestrebte Höchstmaß an Flexibilität könne so nicht erreicht werden. Ferner müsse sich die Klägerin daran festhalten lassen, dass sie im Erteilungsverfahren mit Eingabe vom 7. Januar 1999 (Anlage B 5) selbst die Ansicht vertreten habe, eine Wabenstruktur sei etwas, was an eine Bienenwabe oder ähnliches erinnere, und könne nicht aus den vom Stand der Technik her bekannten kreisrunden bzw. teilkreisrunden Löchern gebildet werden.

15

Im übrigen werde sich das Klagepatent im anhängigen Nichtigkeitsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen, so dass zumindest die Aussetzung des Rechtsstreits geboten sei.

16

Die Klägerin tritt dem Vorbringen der Beklagten und dem Aussetzungsantrag entgegen.

17

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

18

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

19

Die zulässige Klage ist begründet. Der Klägerin stehen die Beklagten die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und Schadenersatz zu, da das von ihnen vertriebene und von der Beklagten zu 3) hergestellte Schleifwerkzeug widerrechtlich von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.

20

I.

21

Die dem Klagepatent zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Schleifwerkzeug für den Dentalzwecke, das beispielsweise bei der Präparation von Zähnen und Zahnersatz verwendet wird.

22

Den einleitenden Ausführungen der Klagepatentschrift zu Folge sind derartige vorzugsweise mit Diamant-Partikeln belegte Schleifwerkzeuge beispielsweise aus dem Prospekt "HORICO DENTAL 92/94" vorbekannt. Auf den Seiten 58 und 60 jenes Prospekts sind die nachfolgend abgebildeten rotierenden, mit einem Schaft versehenen, kreisscheibenförmigen Schleifwerkzeuge mit der Bezeichnung DIAFLEX-TRANSVIDENT gezeigt, die über 8 bzw. 16 kreisrunde Materialausnehmungen auf der Trägerplatte verfügen.

23

Die Ausnehmungen sind dazu vorgesehen, dem Zahnarzt bzw. Zahntechniker den Blick durch die rotierenden Scheibe zu ermöglichen. Allerdings – so führte die Klagepatentschrift aus, sind die Ausnehmungen hier relativ groß und im zentrischen Bereich angeordnet.

24

Gemäß den weiteren Darlegungen der Klagepatentschrift ist aus der US-PS 4 350 497 eine Schleifscheibe mit kastenförmiger Wabenstruktur bekannt, wobei in die Hohlräume der einzelnen Waben ein Bindungs-Material mit abrasiven Partikeln eingebracht sind. Diese Scheibe ist insgesamt sehr dick und starr und birgt bei der Verwendung die Gefahr, dass sich das Bindungsmaterial mit dem abrasiven Material aus den Wagen löst und brockenartig von der Scheibe trennt.

25

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein Schleifwerkzeug zu schaffen, welches bei einfacher Herstellbarkeit und betriebssicherer Verwendbarkeit ein hohes Maß an Flexibilität aufweist und dem Benutzer die Betrachtung der zu bearbeitenden Oberfläche ermöglicht.

26

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 folgenden Merkmalskombination vor:

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1.

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Schleifwerkzeug für Dentalzwecke mit einem Trägerkörper aus einem metallischen Werkstoff, der

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1. flach,
2. flexibel und
3. zumindest zum Teil an seiner Oberfläche mit abrasivem Material belegt ist.

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2.

31

Der Trägerkörper ist zumindest an Teilbereichen mit einer Wabenstruktur versehen.

32

Die Klagepatentschrift führt weiter aus, die Wabenstruktur ermögliche das Vorsehen einer Vielzahl von durchsichtigen Ausnehmungen, gewährleiste ein ausreichendes Maß an Stabilität und Festigkeit sowie ein Höchstmaß an Flexibilität und stelle zusätzlichen Spanraum zur Verfügung. In einer günstigen Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Wabenstruktur von Stegen begrenzte Ausnehmungen umfasst. Bevorzugt können die Ausnehmungen in Form von Sechsecken oder im wesentlichen in Form von Rechtecken ausgebildet sein (Unteransprüche 4 und 5).

33

II.

34

Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch, da der Trägerkörper – entgegen der Ansicht der Beklagten – im Sinne von Merkmal 2 mit einer erfindungsgemäßen Wabenstruktur versehen ist. Die Verwirklichung der übrigen Merkmale steht zwischen den Parteien mit Recht außer Streit und begegnet keinen Bedenken.

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Die erfindungsgemäße Wabenstruktur führt zu bzw. gewährleistet verschiedene technische Eigenschaften des Schleifwerkzeugs, die von der Klagepatentschrift (vgl. Spalte 1, Zeilen 49 ff.) als vorteilhaft angesehen werden. Durch die Vielzahl der vorgesehenen Ausnehmungen kann der Betrachter bei rotierender Scheibe sehen. Der Trägerkörper verfügt nicht nur über ausreichende Stabilität und Festigkeit, sondern weist auch ein Höchstmaß an Flexibilität auf, so dass auf stark gekrümmte Flächen ohne dauerhafte Verformung des Trägerkörpers bearbeitet werden können. Ferner stellt die Vielzahl der Ausnehmungen Spanraum bereit. Mit diesen in ihrer Gesamtheit durch die Wabenstruktur vermittelten Eigenschaften hebt sich – wie der Fachmann erkennt – das erfindungsgemäße Schleifwerkzeug von den in der Klagepatentschrift in Bezug genommenen Schleifwerkzeugen gemäß dem Prospekt HORICO DENTAL 92/94 ab. Die dort auf den Seiten 58 und 60 gezeigten Schleifscheiben DIAFLEX-TRANSVIDENT u. SUPERDIAFLEX-TRANSVIDENT, von denen die Beklagten Originalmuster als Anlagen B 1 und B 2 zur Akte gereicht haben, verfügen zwar schon über kreisförmige Materialausnehmungen, die dazu dienen, die Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück frei zu geben. Da diese Ausnehmungen bzw. Löcher aber relativ groß und im zentrischen Bereich der Scheibe angeordnet sind (vgl. Spalte 1, Zeilen 30/31 der Klagepatentschrift) und es sich nur um eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Ausnehmungen handelt, nämlich einmal 8 und ein anderes Mal 16, ist die Flexibilität der Scheibe entsprechend auch nur in begrenztem Umfang infolge der Materialausnehmungen gegenüber einer Scheibe ohne Ausnehmungen partiell gesteigert. Demgegenüber sieht das Klagepatent eine Vielzahl von – dann naturgemäß sehr viel kleineren – Ausnehmungen vor, wobei trotz der Vielzahl der Ausnehmungen die Struktur ausreichende Stabilität und Festigkeit sowie ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Der Begriff der Wabenstruktur weist insoweit auf die Strukturierung bzw. gleichförmige Ausgestaltung des Verhältnisses von Trägerkörpermaterial und Ausnehmungen, das heißt die Anordnung der Ausnehmungen im Material hin. In der Klagepatentschrift heißt es insoweit (Spalte 1, Zeilen 65 bis 67), dass "die Wabenstruktur von Stegen begrenzte Ausnehmungen umfasst", wobei die Ausnehmungen bevorzugt sechseckförmig oder im wesentlichen rechteckförmig ausgestaltet sein können. Danach entnimmt der Fachmann dem Begriff der Wabenstruktur, dass die vielzahligen Ausnehmungen unmittelbar nebeneinander angeordnet sind und nur noch – anders als im Stand der Technik – von (verhältnismäßig dünnen) Materialstegen getrennt werden.

36

Bei der angegriffenen Ausführungsform sind die vielzahligen Ausnehmungen im Unterschied zu den bevorzugten Ausführungsbeispielen des Klagepatents nicht sechseckförmig bzw. rechteckförmig, sondern kreisrund. Konsequenz dessen ist, dass die die Ausnehmungen begrenzenden Stege nicht von konstanter Breite sind, sondern sich entlang der Rundungen verdicken bzw. verjüngen. Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dies der Bejahung einer Wabenstruktur im Sinne der Erfindung aber nicht entgegen. Zwar ist der privatgutachterlichen Stellungnahme (Anlage B 11, Seite 5, letzter Absatz) darin zuzustimmen, dass der Fachmann allgemein als Wabenstruktur einer Oberfläche eine Fläche oder Platte mit Vertiefungen, Erhebung oder Löchern versteht, die ganz nahe aneinander grenzen, so dass nur dünne Seitenstege dazwischen liegen; nicht gefolgt werden kann jedoch der Einschätzung, dass die Vertiefungen, Erhebungen bzw. Löcher vieleckig sein müssen, um dadurch eine konstante Breite der Stege zu gewährleisten. Es mag – entsprechend der privatgutachterlichen Stellungnahme gemäß Anlage B 11 (Seite 6 ff.) – sein, dass die sechseckförmige und rechteckförmige Wabenstruktur mit konstanter Stegbreite in besonders günstiger, homogener Weise die Flexibilitäts-, Stabilitäts- und Festigkeitseigenschaften beeinflusst und dass bei kreisrunden, mit höherem Materialeinsatz verbundenen Ausnehmungen diese Eigenschaft weniger gut ausgebildet sind. Hierauf maßgeblich bei der Beurteilung des Begriffs Wabenstruktur abzustellen, würde jedoch unberücksichtigt lassen, dass das Klagepatent die Sechs- und Rechteckform der Ausnehmungen nur als bevorzugte Variante behandelt (vgl. Unteransprüche 4 und 5). Bevorzugt sind sogar nur im wesentlichen rechteckige Ausnehmungen. Ist die Wabenstruktur von Stegen und Ausnehmungen aber nicht auf bestimmte geometrische Eckformen beschränkt, wird der Fachmann zur Umsetzung der im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre grundsätzlich auch auf geometrische Formen zurückgreifen, die nicht in den Unteransprüchen genannt sind und – in Abgrenzung zum Stand der Technik – die erfindungsgemäßen Vorteile der Wabenstruktur aufweisen. Hierzu ist auch die bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklichte Kreisform zu rechnen, die sich von der bevorzugten Sechseckform nur dadurch abhebt, dass die Ecken nicht ausgeführt, sondern materialbelassen sind. Dass infolge dessen die Stege in ihrer Breite nicht völlig konstant sind, da ihnen auch das bei der Sechseckform durch die Ecken ausgenommene Material zugeordnet ist, führt nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents. Denn auch wenn dies in gradueller Hinsicht zu einer gewissen Einbuße an Flexibilität bei größerem Materialaufwand führen sollte, sind auch hier in Abgrenzung zum Stand der Technik, namentlich der Schleifscheiben DIAFLEX-TRANSVIDENT u. SUPERDIAFLEX-TRANSVIDENT gemäß den Anlagen B 1 und B 2, die erfindungsgemäßen Vorteile schon in einem hinreichenden Grad verwirklicht. Anders als die Beklagten meinen, ist der Hinweis in der Klagepatentschrift, durch die Wabenstruktur werde ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht, nicht dahingehend zu interpretieren, das Klagepatent beanspruche einen absoluten Höchstwert an zu erreichender Flexibilität und schließe graduell schlechtere Varianten von vornherein aus. Dem steht schon entgegen, dass die bevorzugten Ausführungsbeispiele, nämlich die Sechseckform und die Rechteckform, in Bezug auf die Flexibiltätseigenschaften untereinander abweichen werden. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass exakt rechteckförmige und nur im wesentlichen rechteckförmige Ausnehmungen zu einer Anordnung der Stege führt, bei der ein gradueller Unterschied der Flexibilitätseigenschaften nicht vorhanden ist. Ferner entnimmt der Fachmann der in Abgrenzung zum Stand der Technik formulierten Aufgabenstellung, dass ein hohes Maß an Flexibilität und nicht ein absolut idealer Flexibilitätswert mit der erfindungsgemäßen Wabenstruktur erzielt werden soll. Ist aber nicht die Erzielung eines absoluten Höchstmaßes an Flexibilität Gegenstand der Erfindung, besteht für den Fachmann keine Veranlassung, die absolut konstante Breite der zwischen den Ausnehmungen befindlichen Stege als erfindungswesentliches Merkmal der Wabenstruktur anzusehen. Danach wird er den zu Figur 5 der Klagepatentschrift in Spalte 3, Zeilen 37 bis 43 gegebenen Hinweis darauf, dass die dortige Wabenstruktur Rechtecke umfasst, die radial angeordnet sind und somit ein gleichmäßiges Muster mit Stegen gleichmäßiger Breite bilden, lediglich als Erläuterung des dargestellten Ausführungsbeispiels ansehen und sich nicht davon abgehalten sehen, die Breite der Stege auch variabel gestalten zu können, solange in Abgrenzung zum Stand der Technik noch im erforderlichen Umfang die Flexibilitätseigenschaften gesteigert sind. Etwas anderes kann auch nicht daraus hergeleitet werden, dass die Klagepatentschrift Anzahl und Größe der Ausnehmungen nicht konkret festgelegt hat, sondern insoweit auf die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall abstellt (vgl. Spalte 2, Zeilen 16 bis 18 der Klagepatentschrift). Denn auch soweit ist die Abgrenzung zum Stand der Technik maßgeblich, das heißt es muss eine derartige Vielzahl von unmittelbar nebeneinander nur noch von verhältnismäßig dünnen Materialstegen getrennten Ausnehmungen vorhanden sein, das - anders als im Stand der Technik – ein hohes Maß an Flexibilität bei hinreichender Stabilität und Festigkeit erreicht wird.

37

Soweit die Klägerin im Erteilungsverfahren die Ansicht vertreten hat (Anlage B 5, Seite 2), die aus dem Prospekt HORICO DENTAL 92/94 offenbarten Schleifscheiben zeigten nur kreisrunde Löcher und keine Wabenstruktur, die an Bienenwaben oder ähnliches erinnerten, ist dies nicht zu beanstanden, da es sich nur um wenige großflächige Löcher (8 bzw. 16) handelt, die nicht im Sinne einer Wabenstruktur nahe aneinander grenzen, so dass nur dünne Seitenstege dazwischen liegen. Im übrigen sind Äußerungen im Erteilungsverfahren ohne dies nicht zur Auslegung des Klagepatents heranzuziehen.

38

Nach alledem kann dahinstehen, ob der Klägerin über die zuvor gemachten Ausführungen hinaus darin gefolgt werden kann, die Geometrie der Ausnehmungen selbst sei für die Auslegung des Begriffs Wabenstruktur nicht maßgeblich, sondern entscheidend sei, dass die Ausnehmungen sechseckförmig aufeinander ausgerichtet zu sein hätten. Denn eine derart geometrische Anordnung der Löcher zueinander, lässt sich bei der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls feststellen. Der einzige Unterschied zur bevorzugten Sechseckform der Ausnehmungen besteht darin, dass bei den beanstandeten Ausnehmungen die Ecken materialbelassen sind und so zu einer Kreisform führen. Die Zuordnung der Ausnehmungen zueinander ändert sich damit nicht.

39

III.

40

Auf Grund des festgestellten Verletzungstatbestandes sind die Beklagten der Klägerin gem. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung und, da sie zumindest fahrlässig gehandelt haben, gem. § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG zum Schadenersatz und gem. § 33 Abs. 1 PatG zur Entschädigung verpflichtet. Die Schadens- und Entschädigungshöhe ist derzeit ungewiss. Die Klägerin hatte deshalb ein berechtigtes Interesse daran, dass die Schadenersatzhaftung und Entschädigungsverpflichtung der Beklagten zunächst dem Grunde nach § 256 Abs. 1 ZPO festgestellt wird. Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Anspruch auf Schadenersatz und Entschädigung zu beziffern, haben die Beklagten im zuerkannten Umfang Rechnung über ihre Benutzungshandlungen zu legen, § 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB.

41

IV.

42

Eine Aussetzung des Rechtsstreit gem. § 148 ZPO kommt nicht in Betracht, nachdem das Bundespatentgericht das Klagepatent im geltend gemachten Umfang durch Entscheidung vom 6. Februar 2003 aufrechterhalten hat.

43

V.

44

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

45

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und zur Sicherheitsleistung folgen aus §§ 709, 108 ZPO.

46

Der Streitwert beträgt 400.000,-- DM.

47

Dr. Crummenerl Dr. Kühnen Klepsch