1

T a t b e s t a n d :

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Die Kläger sind bei der Beklagten, einer Hochschule, beschäftigt. Im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses machten die Kläger zwei Erfindungen, die die Beklagte als Diensterfindungen unbeschränkt in Anspruch nahm. Dabei handelt es sich um die Erfindungen "Verwendung einer Genveränderung im humanen GNAS1-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien", die zu der Offenlegungsschrift DE G A1 führte, sowie die Erfindung "Verwendung einer Genveränderung im humanen GNAQ-Gen zur Vorhersage von Erkrankungsrisiken, Krankheitsverläufen und zur Vorhersage des Ansprechens auf Krankheitstherapien", die zu den Offenlegungsschriften DE E, WO H (PCT/EP F ) bzw. EP I und US J führte. Die Kläger waren zu je 50% an der Erfindung beteiligt. Die Erfindungen wurden durch die Beklagte am 19. Februar 2003 bzw. am 26. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet.

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Unter der Vertragsnummer B schloss die Beklagte am 12. Februar 2004 über die Erfindung DE G , die dort mit dem Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamtes C bezeichnet ist, einen Lizenzvertrag mit der A GmbH und räumte dieser eine ausschließliche Lizenz ein.

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In § 5 des Vertrages verpflichtete sich die A GmbH die dort aufgeführten Lizenzgebühren und sog. Meilensteinzahlungen, d.h Zahlungen, die nach Erreichen eines bestimmten Ziels fällig werden, zu zahlen. In § 6 des Vertrages vom 12. Februar 2004 ist bestimmt, dass die A GmbH die Anmelde-, Erteilungs- und Aufrechterhaltungsgebühren sowie die hierfür erforderlichen Patentanwaltsgebühren zu zahlen hat. Auch die Kosten der Internationalisierung der Schutzrechte sollen von der A GmbH übernommen werden. Die hiermit beauftragte Patentanwaltssozietät sollte die Kosten direkt der A GmbH in Rechnung stellen. Ferner ist für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Lizenzvertrages vorgesehen, dass die Beklagte 50 % dieser Kosten der

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A GmbH zu erstatten hat.

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Einen weiteren Lizenzvertrag unter der Vertragsnummer D über eine ausschließliche Lizenz mit entsprechenden Regelungen schloss die Beklagte mit der A GmbH am 30. Oktober 2006 über die DE E.

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Den Klägern wurde ein Arbeitnehmererfinderanteil in Höhe der Bruttolizenzeinnahmen x 30 % x Miterfinderanteil in Höhe von 50 % ausgezahlt. Die Bruttolizenzeinnahmen wurden auf der Basis des § 5 des Vertrages vom 12. Februar 2004 bzw. § 4 des Vertrages vom 30. Oktober 2006 berechnet.

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Am 28. Juli 2007 forderten die Kläger die Beklagte auf, Auskunft über die von der A GmbH geleisteten Zahlungen an die Patentanwaltssozietät zu leisten und die Erfindervergütung um 30% von diesem Betrag zu erhöhen. Mit Schreiben vom 17. April 2008 machten die Kläger die Ansprüche schriftlich geltend. Diese Ansprüche wies die Beklagte mit Schreiben vom 24. Juli 2008 zurück. Daraufhin stellten die Kläger am 11. September 2008 den Antrag auf Durchführung des Schiedsverfahrens bei der Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Am 24. September 2009 unterbreitete die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen einen Einigungsvorschlag, durch den sich die Beklagte verpflichten sollte, die geforderte Auskunft zu erteilen und den entsprechenden Betrag zu zahlen. Gegen diesen Einigungsvorschlag legte die Beklagte Widerspruch ein.

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Die Kläger sind der Ansicht, dass auch die von der A GmbH übernommenen Kosten der Patentgebühren und der Patentanwaltskosten bei der Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung zu berücksichtigten seien. Hierzu behaupten sie, dass die Beklagte sich im Gegenzug zur Übernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH zu einer späteren Fälligkeit der sog. Meilensteinzahlungen bereit erklärt habe. Auch die Rückerstattungsklausel für den Fall der vorzeitigen Auflösung der Lizenzverträge mache deutlich, dass die Patentierungskosten als Teil der vereinbarten Lizenzgebühren zu verstehen sei. Im Übrigen meinen sie, dass es unerheblich sei, ob die Übernahme der Patentierungskosten einen Einfluss auf die Lizenzgebühren habe, da diese Verpflichtung die Beklagte von einer Verbindlichkeit befreie und somit einen geldwerten Vorteil habe.

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Die Kläger beantragen im Wege der Stufenklage,

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1. wie erkannt.

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Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Die Beklagte ist der Ansicht, dass allein die tatsächlich erzielten Einnahmen, d.h. die gezahlten Lizenzgebühren Grundlage für die Arbeitnehmererfindervergütung seien. Hierzu behauptet sie, dass im Rahmen der Lizenzverhandlungen die Übernahme der Patentierungskosten nicht thematisiert worden sei. Insoweit handele es sich um eine standardmäßige Regelung. Das Hinauszögern der sog. Meilensteinzahlungen beruhe lediglich auf einem gewissen Entgegenkommen der Beklagten, da die A GmbH zu Beginn mit Produktentwicklungskosten und auch den Patentkosten belastet gewesen sei. Auf die Höhe der Zahlungen habe diese Abrede keine Auswirkungen gehabt.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

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Die Klage ist zulässig und in der ersten – allein zur Entscheidung stehenden – Stufe begründet.

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Die Kläger haben gemäß §§ 9, 12 ArbnErfG i.V.m. § 242 BGB einen Anspruch auf Auskunft über die Höhe der Patentgebühren und der Patentanwaltskosten, die die A GmbH nach § 6 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 bzw. § 5 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2006 an die Patentanwaltssozietät entrichtet hat.

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Nach §§ 9, 12 ArbnErfG i.V.m. § 242 BGB ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Auskünfte zu erteilen, die dieser benötigt, um den Umfang und die Höhe der ihm zustehenden Arbeitnehmererfindervergütung zu berechnen, wenn er einen Anspruch auf Vergütung hat und die Auskunftserteilung erforderlich und zumutbar ist.

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Die Kläger haben jeweils einen Anspruch auf Zahlung der Arbeitnehmerfindervergütung nach § 42 Nr. 4 ArbnErfG in Höhe von 50 % von 30 % der genannten Kosten, da die Beklagte die Erfindungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat und der Vergütungsanspruch auch die Kosten umfasst.

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Der § 42 Nr. 4 ArbnErfG ist in seiner geltenden Fassung, die am 7. Februar 2002 in Kraft getreten ist, anwendbar. Nach § 43 Abs. 1 ArbnErfG findet die Vorschrift nur Anwendung auf Erfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden, d.h. fertig gestellt worden sind. Hierzu haben die Parteien keine Angaben gemacht. Wie aber die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen zu Recht ausführt, kann hier davon ausgegangen werden, dass die Erfindungen erst nach dem Stichtag fertig gestellt wurden, da die Beklagte die Erfindungen am 18. März 2003 (DE G) bzw. am 27. April 2004 (DE E) in Anspruch genommen hat und am 19. Februar 2009 bzw. am 26. Mai 2004 zum Patent angemeldet hat. Hier sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Beklagte ihrer Pflicht zur unverzüglichen Schutzrechtsanmeldung gemäß § 13 Abs. 1 ArbnErfG nicht nachgekommen ist, sodass davon auszugehen ist, dass die streitgegenständlichen Erfindungen nach dem 6. Februar 2002 gemacht worden sind.

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Die Höhe des Vergütungsanspruchs richtet sich hier nach der Spezialnorm des § 42 Nr. 4 ArbnErfG, der den § 9 ArbnErfG als lex specialis verdrängt (Busse-Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage, § 42 ArbnErfG, Rn. 18; Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743 (754)), da es sich bei den Klägern um Hochschulbeschäftigte handelt. Danach beträgt die Arbeitnehmererfindervergütung pauschal 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Dementsprechend hat die Beklagte auch bereits nach der in § 42 Nr. 4 ArbnErfG vorgegebenen pauschalierten Vergütung an die Kläger jeweils eine Arbeitnehmererfindervergütung ausgezahlt in Höhe von jeweils 50 % von 30% der Lizenzeinnahmen nach § 5 des Lizenzvertrages vom 12. Februar 2004 und § 4 des Lizenzvertrages vom 30. Oktober 2006.

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Die Kläger haben darüber hinaus auch jeweils einen Anspruch auf weitere Vergütung in Höhe der Patenterteilungs- und Aufrechterhaltungskosten im Sinne der § 6 bzw. § 5 der Lizenzverträge. Auch diese Kosten stellen durch die Verwertung erzielte Einnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbnErfG dar.

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Der Begriff der Einnahmen in § 42 Nr. 4 ArbnErfG ist ebenso wie der Verwertungsbegriff, der sich nicht von dem in § 9 Abs. 2 ArbnErfG unterscheidet, in einem weiten Sinne zu verstehen. Umfasst sind alle Vermögenswerte, die dem Dienstherrn aus der Verwertung der Erfindung zufließen, mithin kausal auf die Verwertung zurückzuführen sind. Dieses Verständnis entspricht dem allgemeinen Vergütungsgrundsatz und umfasst beispielsweise alle Lizenzeinnahmen, Einmalzahlungen und die Übernahme von Entwicklungskosten (Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743 (755 f.); Reimer/Schade/Schippel-Leuze, ArbEG, 8. Auflage, § 42 n.F., 41). Dabei handelt es sich ausweislich der Gesetzesbegründung (BT Drks. 14/5975, S. 7) um die Bruttoeinnahmen. Ein Abzug der Schutzrechtserwirkungs-, aufrechterhaltungs-, -verteidigungs- und –verwertungskosten findet dabei nicht statt. Einem Änderungsvorschlag des Bundesrates, der die Einnahmen auf die Nettoeinnahmen begrenzen wollte, um das Risiko für die Hochschule zu vermeiden, gegebenenfalls einen Verlust zu erwirtschaften, wenn die Schutzrechtskosten, die Einnahmen gerade decken oder nur geringfügig überschreiten, ist nicht gefolgt worden.

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Vor diesem Hintergrund zählen auch die hier in Streit stehenden von der X GmbH übernommenen Schutzrechtserteilungs- und aufrechterhaltungskosten zu den Einnahmen. Wenn die Beklagte die Patentanmeldung selbst vorgenommen hätte, wären diese Kosten gegenüber den Klägern für die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung nicht in Abzug zu bringen. Insoweit ist die Gesetzesbegründung eindeutig. Dies gilt sinngemäß auch für die Übernahme dieser Kosten durch den Lizenznehmer, wobei hier die Patentierungskosten zu den Einnahmen hinzuzurechnen sind. Die Beklagte wird hierdurch von einer ihr obliegenden Verbindlichkeit befreit und erhält somit einen vermögenswerten Vorteil. Nach dem Gesetz wäre die Beklagte zur Anmeldung und zur Übernahme der Kosten verpflichtet gewesen. § 13 Abs. 1 ArbnErfG verpflichtet den Dienstherrn, der die Diensterfindung in Anspruch nimmt, zur Anmeldung eines entsprechenden Schutzrechts. Kostenschuldner ist grundsätzlich nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatGKostG derjenige, der die Amtshandlung veranlasst hat bzw. zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Hier hat die Beklagte die Anmeldungen der Erfindungen selbst veranlasst. Als Inhaberin der Schutzrechte erfolgte die Anmeldung auch zu ihren Gunsten. Von der Kostenpflicht hat die X GmbH die Beklagte befreit, sodass sie einen unmittelbaren vermögenswerten Vorteil erlangt hat. Hierbei handelt es sich, wie die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen zutreffend aufführt (Anlage 5, S. 8), um die Leistung durch einen Dritten gemäß § 267 Abs. 1 BGB. Dies gilt unmittelbar zumindest hinsichtlich der Patentanwaltskosten. Bezüglich der Patentgebühren gilt das Vorgesagte aber sinngemäß, auch wenn die Zahlung der Gebühren keine schuldrechtliche, sondern eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung ist. Die Übernahme der Kosten stellt mithin einen vermögenswerten Vorteil dar und nicht nur – wie die Beklagte ausführt – eine reine Risikoübernahme durch die X GmbH. Dies gilt auch für die Kosten der Aufrechterhaltung der Schutzrechte. Diese Kosten stellen ebenfalls einen vermögenswerten Vorteil dar, da die Aufrechterhaltung der Schutzrechte Grundlage für den Fortbestand des Lizenzvertrages und der hieraus zu erzielenden Einnahmen ist und der Dienstherr als Patentinhaber von seiner Kostentragungspflicht nach § 4 Abs. 2 PatKostG befreit wird.

26

Dieser geldwerte wirtschaftliche Vorteil der Beklagten ist kausal auf die Verwertung der Diensterfindung durch die Vergabe von Lizenzen an die X GmbH zurückzuführen. Im Sinne der Äquivalenztheorie ist die Erfindungsverwertung für die Vermögenswerte dann kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der konrete Einnahmeerfolg entfiele (Stallberg, GRUR 2007, 1035 (1037)). Ohne die Lizenzverträge (=Verwertung) wäre die Beklagte nach den obigen Ausführungen selbst zur Schutzrechtsanmeldung auf eigene Kosten verpflichtet gewesen. Eine Übernahme der Kosten (=Einnahmen) hätte es nicht gegeben.

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Der von Heerma/Maierhöfer (GRUR 2010, 682 (686)) vorgeschlagenen Differenzierung zwischen Kosten, die vor Abschluss des Lizenzvertrages anfallen und denen, die erst danach entstehen, ist im Ergebnis nicht zu folgen. Heerma/Maierhofer meinen, dass Kosten, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages anfallen würden, keine Kosten sind, die kausal auf die Verwertung zurückgeführt werden können, sondern erst aufgrund der Verwertung. Die Verwertung sei allein im Abschluss des Lizenzvertrages zu sehen.

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Diese Argumente überzeugen aber nicht. Zum einen ist die Verwertung der Erfindung nicht nur in dem Abschluss des Lizenzvertrages zu sehen, sondern vielmehr auch in der Durchführung des Lizenzvertrages während seiner Gültigkeit. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei einem Lizenzvertrag um ein Dauerschuldverhältnis handelt. Vor dem Hintergrund sind die Kosten der Aufrechterhaltung des Schutzrechts nicht nur Kosten, die als Folge der Verwertung anfallen, sondern auch solche, die die Verwertung – d.h. den Fortbestand des Lizenzvertrages – aufrechterhalten und dauerhaft ermöglichen. Ohne die Aufrechterhaltung der Schutzrechte wäre dem Lizenzvertrag und damit der Verwertung die Grundlage entzogen. Aus dem Grund sind die Aufrechterhaltungsgebühren nicht als Folgekosten der Verwertung, sondern als Verwertungskosten einzuordnen.

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Dasselbe gilt auch für die Internationalisierung der Schutzrechte.

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Auch ist der von Heerma/Maierhöfer angestellte Vergleich zum Patentkauf nicht angezeigt. Beim Kaufvertrag handelt es sich nicht um ein Dauerschuldverhältnis, sodass sich die Verwertung im Abschluss des Kaufvertrages erschöpft und auch die formale Stellung des Patentinhabers und damit auch die gesetzliche Pflicht nach § 4 PatKostG wechselt.

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Das grundsätzliche Recht des Dienstherrn, das Schutzrecht an der Arbeitnehmererfindung aufzugeben, gilt nur eingeschränkt, wenn der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers noch nicht erfüllt ist. Hier gebietet § 16 Abs. 1 ArbnErfG, dass die beabsichtigte Aufgabe dem Arbeitnehmer mitgeteilt und ihm das Recht eingeräumt wird, das Schutzrecht vor deren Aufgabe zu übernehmen. Dieses Recht kann er innerhalb von drei Monaten ausüben. Solange die Mitteilung noch nicht erfolgt ist und die Dreimonatsfrist noch läuft, ist der Dienstherr auch gegenüber dem Arbeitnehmer zur Aufrechterhaltung verpflichtet (§ 16 Abs. 2 ArbnErfG). Wenn der Dienstherr die Erfindung mittels eines Lizenzvertrages verwertet und die Vergütung des Arbeitnehmers in der Partizipation an den laufenden Lizenzeinnahmen liegt, ist der Vergütungsanspruch so lange nicht erfüllt, als noch Lizenzeinnahmen zu erwarten sind (Reimer/Schade/Schippel-Leuze, ArbEG, 8. Auflage, § 16, Rn. 6). Dies hat zur Folge, dass in der Zeit das Patent auch nicht ohne Weiteres vom Dienstherrn aufgegeben werden kann.

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Hier sieht der Lizenzvertrag zumindest auch eine Teilnahme an den laufenden Einnahmen mit der Erfindung vor, an der die Kläger mit ihrem Arbeitnehmererfinderanteil beteiligt werden. Solange der Lizenzvertrag läuft und Einnahmen zu erwarten sind, ist die Arbeitnehmererfindung nicht vollständig erfüllt, sodass auch hier die Beklagte nicht ohne Mitteilung und Ablauf der Dreimonatsfrist das Schutzrecht aufgeben könnte.

33

Die Einbeziehung der Patentierungskosten in die Arbeitnehmererfindervergütung läuft auch nicht dem Zweck der Regelung des § 42 ArbnErfG zuwider, die die Innovationsbereitschaft an Hochschulen fördern will. Zwar trägt die Hochschule, wie bereits angesprochen, ein gewisses Risiko, dass die Einnahmen nicht die Patentierungskosten erreichen oder diese nur geringfügig überschreiten, was die Hochschule davon abhalten könnte, Erfindungen zu verwerten. Dann könnte es dazu kommen, dass der Erfinder eine entsprechend höhere Arbeitnehmererfindervergütung erhält. Dieses Risiko ist im Rahmen von Lizenzverträgen ebenfalls gegeben, wenn die Lizenzgebühr die vom Lizenznehmer übernommenen und aus den obigen Erwägungen hinzuzurechnenden Patentierungskosten nicht erreicht oder nur geringfügig überschreitet. Insoweit ist die Risikosituation für die Hochschule dieselbe, als wenn sie selbst das Schutzrecht angemeldet hätte. Dieses Risiko war dem Gesetzgeber angesichts der Bundesratsinitiative bewusst. Dennoch hat er sich ausdrücklich dafür entschieden, dass die Patentierungskosten nicht auf den Arbeitnehmererfinder durchschlagen, sodass eine andere Beurteilung dem ausdrücklichen Gesetzeswillen widerspräche.

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Eine andere Beurteilung wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer durch die hier vertretene Lösung besser gestellt werden würde, als bei einer Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte durch den Dienstherrn. Das wäre dann der Fall, wenn die Übernahme der Patentierungskosten keinen Einfluss auf die Lizenzgebühren gehabt hätte. Im Falle der Kostentragung der Patentierungskosten durch den Dienstherrn wäre es ihm verwehrt gewesen, die Einnahmen durch die Lizenzgebühren um diese Kosten zu reduzieren, so dass 30 % der Lizenzgebühren an den Arbeitnehmer abzuführen gewesen wären. Wenn dieselben Lizenzgebühren auch bei einer Kostenübernahme durch den Lizenznehmer erzielt worden wären, dann würde der Arbeitnehmer besser gestellt, wenn die Patentierungskosten berücksichtigt werden würden, da diese dann zusätzlich zu den Lizenzgebühren für die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung herangezogen werden würden.

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Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Zwar ist davon auszugehen, dass bei den Vertragsverhandlungen die Patentierungskosten nicht thematisiert worden sind. Dies heißt aber nicht, dass sie für die Höhe der Lizenzgebühren keine Rolle gespielt haben. Vielmehr bestand über die Übernahme der Patentierungskosten durch die A GmbH von vornherein Einigkeit, sodass sich weitergehende Verhandlungen hierüber erübrigt haben. Dies gilt umso mehr, als dass eine solche Regelung üblich war. Auf der Grundlage dieser Regelung sind die Lizenzgebühren ausgehandelt worden. Das war auch dann der Fall, wenn nicht ausdrücklich über den Zusammenhang zwischen Patentierungskosten und Lizenzgebühren gesprochen worden ist. Nach allgemeiner Lebenserfahrung ist zu davon auszugehen, dass beide Vertragsparteien unter wirtschaftlichen Erwägungen die Vertragsbedingungen ausgehandelt und die jeweiligen Kosten abgewogen haben. Es ist nicht ersichtlich, dass die A GmbH aus Kulanz oder ähnlichem der Kostenübernahme zugestimmt hat. Eine ausdrückliche Vereinbarung diesbezüglich gab es nicht. Der Kammer ist bekannt, dass die Kosten für ein Patent und für dessen Aufrechterhaltung, insbesondere für eine Internationalisierung des Patentschutzes, einen erheblichen Umfang annehmen können. Hinzu kommen Patentanwaltskosten. Angesichts der vereinbarten Meilensteinzahlungen im Vertrag vom 12. Februar 2004, die im Bereich zwischen 10.000,00 € und 30.000,00 € liegen, kann hier nicht davon ausgegangen werden, dass die Patentierungskosten, die eine vergleichbare Höhe haben können, keine Rolle gespielt haben. Dies wäre allenfalls dann denkbar, wenn in Relation zu den Lizenzgebühren die Patentierungskosten einen nur sehr geringen Anteil ausmachen und insgesamt kaum ins Gewicht fallen würden. Dies ist hier nicht ersichtlich. Hierfür spricht auch die vertragliche Regelung, dass bei einer vorzeitigen Beendigung der Lizenzverträge die Beklagte einen Teil der Kosten der A GmbH zu erstatten hat.

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Nach alledem können die Kläger die erforderliche Auskunft verlangen, da ohne Kenntnis der Höhe der Kosten der Patentgebühren und Patentanwaltskosten eine auf dieser Grundlage berechnete Vergütung nicht festgestellt werden kann. Sie ist der Beklagten auch zumutbar. Die entsprechenden Informationen sind, wie die Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen in ihrem Einigungsvorschlag vom 24. September 2009 ausführt, ohne weiteres von der A GmbH zu erhalten.

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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

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